КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/4582/2019
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Шкоріної О.І., Соколової В.В.

за участю секретаря судового засідання Голопапи Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , поданою представником ОСОБА_2 Андрієм Павловичем, на рішення Солом`янського районного суду міста Києва, ухваленого під головуванням судді Усатової І.А. 29 грудня 2018 року,

у справі за позовом ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАГАР-ГРУПП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАГАР-НИВКИ" до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , треті особи: ОСОБА_4 , фізична особа-підприємець ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,-

встановив:

У вересні 2018 року ОСОБА_3 , ТОВ "ТАГАР-ГРУПП", ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" звернулись до суду з позовом та просили ухвалити рішення, яким:

- визнати свідоцтво України НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг недійсним повністю;

- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вимоги обґрунтовують тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є власниками нерухомого майна - укомплектованого гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із КВЕД 55.10 ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" займається господарською діяльністю "Діяльність готелів і подібних засобів розміщення", має відокремлений підрозділ - філію "НИВКИ", що знаходиться за вищевказаною адресою.

24 грудня 2012 року між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" в особі філії "НИВКИ" укладено Договір оренди блоків 8, 10-30 загальною площею 1900 кв.м.

ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" згідно із КВЕД 55.10 займається господарською діяльністю "Діяльність готелів і подібних засобів розміщення", 20 грудня 2013 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з цим товариством укладено Договір оренди укомплектованого гуртожитку.

09 січня 2013 року між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 укладено Договір про створення за замовленням об`єкта права інтелектуальної власності - збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки", згідно із яким створено логотип, вказівник напрямку руху, візитку, рекламу на транспортні засоби, банер, листівки, які містять позначення "Нивки готель".

19 січня 2010 року зареєстровано доменне ім`я h НОМЕР_2 , яке на підставі Договору про передачу права на використання доменного імені, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , передано у користування ОСОБА_3 , а 15 січня 2015 року останнй став власником виключних майнових прав на зазначене доменне ім`я.

ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" має невиключну ліцензію на право використання збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки" та субліцензію на право використання доменного імені.

ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" має невиключну ліцензію на право використання збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки" та невиключну ліцензію на право використання доменного імені.

Інформація про готель є відомою, його послугами користуються громадяни, перегляд інформації про готель через мережу Інтернет значно більшою, тобто позначення активно використовується.

Позивачам стало відомо, що 25 квітня 2018 року ОСОБА_1 отримала свідоцтво України НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг "НИВКИ ГОТЕЛЬ" щодо 43 класу МКТП, перелік послуг за яким є тотожним тому, що надаються позивачами, остання звернулась із вимогою до ОСОБА_3 про припинення незаконного використання знака для товарів і послуг.

Позивачі вказують, що комерційне найменування "Нивки готель" з 2013 року активно використовується ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" та ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" у сфері надання послуг із забезпечення тимчасовим житлом в укомплектованому гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 , зазначене позначення набуло доброї відомості у споживачів відповідних послуг та стало засобом індивідуалізації послуг.

Назва позивача ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" включає в себе частину комерційного найменування "Нивки готель", що побічно вказує на зв`язок позначення "Нивки готель" з особами позивачів.

Позивачі вважають, що свідоцтво має бути визнано недійсним повністю, оскільки знак за свідоцтвом не відповідає умовам правової охорони згідно із абз.5 ч.2, абз.4 ч.3 ст.6 , п. а) та в) ч.1 ст. 19 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг", суперечить ч.1 ст.4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", а також ч.2 ст.ст. 489, 499 ЦК України.

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 29 грудня 2018 року вирішено:

Визнати свідоцтво України № НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг недійсним повністю.

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В позові ОСОБА_3 , ТОВ "ТАГАР-ГРУПП", ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" до Державної служби інтелектуальної власності України відмовити.

Вирішено питання щодо судових витрат.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення в частині визнання свідоцтва недійсним скасувати.

В апеляційній скарзі посилається на те, що суд не встановив того, чи відповідає словесне позначення "Готель "Нивки" критеріям правової охорони для комерційного найменування.

Вказує на те, що позивачам не належить комерційне найменування "Нивки Готель"/"готель "Нивки", оскільки ОСОБА_3 не міг на законних підставах, не будучи при цьому суб`єктом господарювання за відповідним видом економічної діяльності, бути власником зазначеного комерційного найменування.

Посилається на те, що позивачі не є тими особами, які вперше використали позначення " Нивки Готель ". Наводить приклади, згідно із якими в 2011 році видано свідоцтво на знак для товарів і послуг "НИВКИ ПЛАЗА" для 43 класу МКТП, з 2010 році існує веб-ресурс https://nyvkyhotel.comтощо.

Вказує, що суд не з`ясував, чи було відоме словесне позначення "Нивки Готель " як комерційне найменування, як таке, що належить позивачам і вони одержали право на нього до дати подання заявки щодо таких же споріднених з ними товарів і послуг.

Зазначає, що суд не встановив чи має риси оригінальності фрагмент твору - словесне позначення " Нивки Готель ", що нанесене на логотипі із домінуючою літерою "Н" по центру на червоному фоні. Звертає увагу на те, що слово "Нивки" - це історична назва місцевості, "готель" - це тип будинку, а отже знак не має оригінальності і його не можна вважати результатом творчої діяльності.

Посилається на те, що суд не з`ясував чи мають позивачі - юридичні особи право надавати послуги готелю в житловому будинку, який при цьому є гуртожитком, чи є готель цілісним майновим комплексом або його частиною, чи оснащені вони технічними комунікаціями. Вказує, що згідно із договорами оренди орендарі не сплачують комунальні послуги, не надано доказів оренди земельної ділянки.

Ставить під сумнів Договір про створення за замовленням об`єкта права інтелектуальної власності від 09 січня 2013 року, оскільки неможливо встановити дату його укладення, він не містить істотних умов, строк дії договору в договорі та акті приймання-передачі зазначені очевидні описки, місце укладання договору, строк надання послуги за договором збігається із датою передання твору, відсутні штрафні санкцій за договором та розрахункові документи щодо оплати винагороди за договором, наявність відносин контролю між ОСОБА_3 та виконавцем Левкович О.М., яка є керівником однієї з філій Комп`ютерної Академії ШАГ при тому що, ОСОБА_3 є власником однойменного знаку для товарів і послуг тощо.

Вказує, що судом не застосовано до правовідносин сторін абз.2 ч.1 ст.31 Закону України "Про авторське право і суміжні права", згідно із яким майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Оскільки у договорі відсутні вказівки на конкретний твір, право на який передається, сторонами не визначено предмет договору, а отже він є неукладеним і ОСОБА_3 відповідно не набув виключних майнових прав на твір й не мав повноважень передавати його в користування третім особам.

Зазначає, що суд невірно встановив обставину, що ОСОБА_3 є власником доменного імені НОМЕР_3та судом не надано оцінки доказам недостовірності Договору про передання виключних майнових права на доменне ім`я, яке не є об`єктом права інтелектуальної власності.

Вказує, що суд невірно встановив обставину, що позивачі - юридичні особи з 2013 року здійснюють господарську діяльність, використовують позначення "Нивки готель", посилаючись на звіти про діяльність колективного засобу розміщування та на незавірені копії електронних документів - роздруківок з мережі Інтернет (копій веб-сторінок), незавірені копії нагород компанії Booking.com за 2014-2015 роки.

Зазначає, що 2013 рік, як дату першого використання, суд першої інстанції безпідставно вираховує із додаткових угод до договорів оренди, відповідно до змісту яких зазначено назву твору "збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки". Факт передачі авторського права на твір не було доведено, а факт передачі права користування на твір товариствам не відбувся, оскільки в силу відсутності істотних умов в додаткових угодах визначених законом (способу використання твору, території, на яку поширюється передане право, переліку прав тощо) додаткові договори є не укладеними.

В Звітах про діяльність колективного засобу розміщування, респондента ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" та ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" зазначається не комерційне (фірмове) найменування, а найменування колективного засобу розміщення. Звіт є внутрішнім документом підприємства та не підлягає оприлюдненню, згідно із ст.22 Закону України "Про державну статистику" є конфіденційною інформацією. ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" та ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" в звітах по різному зазначають найменування колективного засобу розміщення як: філія "Нивки", "Нивки" тощо.

Вказує, що судом та судовим експертом не вірно установлено, що Договір про надання готельних послуг від 24 січня 2013 року з компанією BOOKING.COM B.V, у якому зазначена назва готельного об`єкту як Готель "Нивки", був укладений із ТОВ "ТАГАР-ГРУПП", хоча насправді договір укладено між СПД ОСОБА_11 та компанією BOOKING.COM B.V.

Посилається на те, що судом не вірно встановлено, що на підставі договору суборенди №0106/15-2 від 01 червня 2015 року між ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" та ФОП ОСОБА_5 . надаються послуги за КВЕД 56.10 (ресторани), оскільки даний договір закінчився 31 грудня 2017 року.

Зазначає, що судом неправомірно застосовано пункт "в" ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб). Факти використання незареєстрованого знаку для товарів і послуг іншими особами, можуть бути підставою для визнання права попереднього користувача, а не скасування належним чином зареєстрованого знаку для товарів і послуг.

Вказує, що судом не застосовано до правовідносин сторін (щодо оцінки змісту додаткових договорів до договорів оренди) частин 3, 6 ст.1109 ЦК України, згідно із якими у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а якщо права на використання об`єкта права інтелектуальної власності та способи його використання не визначені у ліцензійному договорі, вони вважаються такими, що не надані ліцензіату. Оскільки позивачі не визначили конкретні права на використання об`єкта права інтелектуальної власності та способи його використання в додаткових договорах (щодо передачі ліцензії на використання твору та доменного імені) то відповідно товариства не отримали й не могли отримати жодних прав на твори.

Посилається на те, що судом в контексті встановлення факту наявності правових підстав охорони частини твору до правовідносин сторін не застосована ст.9 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Вказує, що судом невірно застосовано ч.4 ст.489 ЦК України, оскільки товариства не можуть одночасно володіти однаковим фірмовим найменуванням, надаючи при цьому тотожні послуги.

Посилається на порушення норм процесуального права, а саме ч.2 ст.102 ЦПК України рішення суду обґрунтоване висновком експерта предметом якого були питання права, які повинен був з`ясувати суд, а не експерт. Так, висновком експерта №149 від 19 листопада 2018 року судовим експертом вирішено питання права. Експерт протиправно встановив факт відомості в Україні фірмового найменування "Нивки Готель" та належність зазначеного фірмового найменування ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ".

Посилається на те, що роздруківки із написами Google Реклама , та інші зображення, які містять слово "Нивки", "Отель Нивки" тощо не підтверджують обставини, щодо використання цих позначень позивачами, оскільки не можливо встановити дату їх першого використання, а також місце де вони могли використовуватись. Щодо результатів пошуку Google, суд не взяв до уваги, що оскільки пошукова система Googleформує результат пошуку за спеціальними алгоритмами, й результат пошуку є актуальним лише на певний час, навіть на певні декілька секунд часу, то будь-які роздруківки з веб-браузера не можуть свідчити про будь-які юридично значимі факти або підтверджувати обставини, які мають значення для вирішення справи по суті. Окрім того, всі додані роздруківки з веб-сайтів належить до електронних доказів, які мають подаватися в оригіналі (електронній копії, завіреній електронним цифровим підписом) чи в паперовій копії, завіреній відповідно до закону.

Посилається на порушення територіальної підсудності справи. Так, вказує, що позов подано за місцезнаходженням Державної служби інтелектуальної власності, проте Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 №320 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, відповідно Державна служба інтелектуальної власності є неналежним відповідачем.

Окрім того, вказує, що суд не вірно розподілив судові витрати між сторонами, не врахувавши чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес. Так, згідно із висновком експерта - кількість годин, що необхідна для складання висновку становить 175 годин. Проте, справа перебувала у експерта 8 робочих днів, експертиза проводилась 1 робочий день. При умові, що експерт приділяв проведенню експертизи половину робочого дня, то фактична кількість витрачених ним годин становила б 32, відтак витрати на проведення експертизи склали б 4576 грн. Вартість експертизи 25025 грн. є явно завищено по відношенню до того, що спір носить немайновий характер і справа розглянута в спрощеному порядку. Окрім того, експертиза проведена на замовлення ОСОБА_3 , проте витрати за її проведення суд стягнув на користь ТОВ "ТАГАР-ГРУП".

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивачів посилається на те, що доводи апеляційної скарги не спростовують доводів позовної заяви та висновків суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову. У додаткових поясненнях посилається на належну підсудність справи.

У поясненнях на апеляційну скаргу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зазначає, що підтримує апеляційну скаргу.

У запереченнях на апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_5 посилається на обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, висновки суду вважає законними.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_1 - адвокат Петриченко А.П. , а також представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Запорожець Л.Г. апеляційну скаргу підтримали.

Представник позивачів адвокат Білицький П.В., а також представник третьої особи ОСОБА_4 - адвокат Єгоров Б.С. проти задоволення апеляційної скарги заперечували, посилаючись на законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені судом належним чином.

Відповідно до ст.372 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, що з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до ч.2 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та ( або) відзиві на неї.

Згідно із ч.4 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до ст.263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що на дату подання ОСОБА_1 заявки №m201619183 на знак для товарів і послуг "НИВКИ ГОТЕЛЬ" (01 вересня 2016 року), позивачі протягом тривалого часу (принаймні з 2013 року) використовували в Україні позначення "Нивки готель" для інформування широкого кола осіб про свою господарську діяльність, як безпосередню здійснювану, так і здійснювану на основі взаємодії з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язану із наданням послуг готелів (забезпечування тимчасовим житлом) та послуг кафе "Нивки" (послуги із забезпечування їжею та напоями). Мотивуючи наведеним, суд дійшов висновку про те, що заявка №m2016 19183 від 01 вересня 2016 року подана з порушенням прав всіх позивачів та уважав установленим факт невідповідності знака для товарів і послуг за спірним свідоцтвом умовам надання правової охорони.

Розподіляючи витрати за проведення експертизи, суд виходив з того, що такі підтверджені договором про надання послуг з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №02-10/2018 від 02 жовтня 2018 року, рахунку №03-10/18 СЄ від 03 жовтня 2018 року та актом здавання-приймання послуг від 19 листопада 2018 року, та сплачені ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" в сумі 25025 грн.

Проте з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів не погоджується з огляду на таке.

Установлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є співвласниками об`єкту нерухомого майна - укомплектованого гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна від 07 листопада 2006, укладеного позивачем з ВАТ "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-2".

ОСОБА_3 , відповідно до Договору №090113 про створення за замовленням об`єкта права інтелектуальної власності від 09 січня 2013 року, укладеного з ФОП ОСОБА_6 , є власником авторського права на твір "Збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки".

ОСОБА_3 з 2013 року є користувачем, а з 2015 року власником доменного імені НОМЕР_2, що підтверджується даними Договору про передачу права на використання доменного імені НОМЕР_2 від 15 січня 2013 року, укладеного з ОСОБА_7 , а також договором про передачу виключних майнових прав на доменне ім`я НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року.

ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" засноване у 2012 році з метою ведення діяльності щодо готелів і подібних засобів розміщення, має відокремлений підрозділ - філію "НИВКИ", місцезнаходженням якої є: м.Київ, вул. Туполєва Академіка, 16-Є, метою діяльності якої є ведення підприємницької діяльності товариства та отримання прибутку від виконання комплексу робіт та надання послуг, задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в сферах комплексного обслуговування об`єктів, управління нерухомим майном, надання в оренду майна та діяльність готелів, подібних і інших засобів тимчасового розміщення.

24 грудня 2012 року між ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укладено договір оренди, відповідно до якого, ТОВ "ТАГАР ГРУПП" орендує приміщення блоків 8, 10-30 загальною площею 1 900 кв.м, які АДРЕСА_2 , а також Додаткову угоду від 31 січня 2013 року до зазначеного договору, відповідно до умов якої, ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" використовує збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки" і доменне ім`я НОМЕР_2

ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" засноване у 2013 році, основним видом його діяльності є діяльність готелів і подібних засобів розміщення.

ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" 20 грудня 2013 року та 24 грудня 2015 року уклало з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 договори оренди, відповідно до яких, ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" орендує укомплектований гуртожиток (літ. А), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, а також додаткові угоди до зазначених договорів.

01 вересня 2016 року ОСОБА_1 подано заявку №m2016 19183 на реєстрацію словесного знаку "НИВКИ ГОТЕЛЬ" для послуг 43 класу МКТП "Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом".

На підставі ст.12 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснило в офіційному бюлетені "Промислова власність" №8 публікацію про видачу на ім`я відповідача ОСОБА_1 свідоцтва України НОМЕР_4 від 25 квітня 2018 року на знак для товарів і послуг "НИВКИ ГОТЕЛЬ", правова охорона якому надана для послуг 43 класу МКТП: "Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом".

Згідно висновку експерта №149 від 19 листопада 2018 року, складеного експертом Жилою Б.В. на замовлення представника позивача ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" (відповідно до висновку він складений на замовлення ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", а в справі наявний Договір №02-10/2018 про надання послуг з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02 жовтня 2018 року, що укладений цим експертом та ОСОБА_13 , який діє в інтересах ОСОБА_3 ):

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 відтворює фрагмент творів, які входять до збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки", а саме логотип "Нивки готель".

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням "НИВКИ ГОТЕЛЬ", що відоме в Україні і належить ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ".

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає вказані в свідоцтві послуги 43 класу МКТП, а саме: "послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом".

Відповідно до ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За змістом ст.5 цього Закону:

1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

2. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до ст.6 цього Закону:

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

5. Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 цього Закону та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Відповідно до ч.1 ст.489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті установлено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ч.4 цієї статті особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За змістом ч.1 ст.490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання ;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч.2 цієї статті майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Тобто, за змістом наведених правових норм основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб`єктів - учасників цивільного обороту, право на комерційне найменування можуть мати лише суб`єкти підприємництва.

Згідно з приписами ст.ст. 489, 490 ЦК України та ст.159 ГК України умовою надання правової охорони комерційному найменуванню є розрізняльна здатність, яка полягає в тому, що позначення дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Виходячи з цього, правова охорона комерційному найменуванню надається як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням, і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

При цьому, особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються, тобто відсутня небезпека введення в оману споживачів.

Майнові права на комерційне найменування належать до невідчужуваних прав інтелектуальної власності, тобто таких, що за ч.2 ст.490 ЦК України можуть бути передані лише за умови передання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що заявка №m2016 19183 від 01 вересня 2016 року подана з порушенням прав всіх позивачів та уважав установленим факт невідповідності знака для товарів і послуг за спірним свідоцтвом умовам надання правової охорони.

Проте з огляду на положення ст.ст. 489, 490 ЦК України, а також ст.159 ГК України, позивачами не визначено та судом першої інстанції не установлено, кому з позивачів належать майнові права на комерційне найменування "Нивки готель", тобто хто є його володільцем.

Твердження представника позивачів з посиланням на ч.4 ст.489 ЦК України в тій частині, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, колегія суддів відхиляє, оскільки за приписами цієї правової норми не виключено участь у цивільному обороті суб`єктів, які мають однакові комерційні найменування, а не використання одного комерційного найменування декількома особами, що нівелює розрізняльну здатність такого найменування та не вирізняє одну особу з-поміж інших.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність порушеного права щодо позивачів, суду необхідно було встановити чи має товариство (кожне окремо) комерційне найменування, яке саме та з якого моменту воно його використовує, беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації у комерційних відносинах, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання.

Звертаючись до суду, позивач ОСОБА_3 посилається на те, що комерційне найменування "Нивки готель" вперше ним було використано в діловій документації, а саме в Договорі про створення за замовленням об`єкта права інтелектуальної власності - збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки". Далі вказує на те, що він є співвласником гуртожитку, в якому інші позивачі здійснюють господарську діяльність з використанням позначення " Нивки готель", авторське право на яке належить ОСОБА_3 та невиключне право на використання якого, відповідно до додаткових угод до Договору оренди від 24 грудня 2012 року, Договору оренди від 20 грудня 2013 року, Договору оренди від 24 грудня 2015 року належить іншим позивачам, а також рекламування яких здійснюється в мережі Інтернет, зокрема через веб-сайт НОМЕР_2, належний ОСОБА_3 та право на використання якого на підставі укладених угод мають інші позивачі.

Тобто, обґрунтовуючи позовні вимоги, позивачі стверджують, що комерційне найменування "Нивки готель" позивачами безперервно використовується з 2013 року, вперше було використано ОСОБА_3 , а саме 09 січня 2013 року у Договорі про створення на замовлення об`єкта права інтелектуальної власності, далі ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" - 31 січня 2013 року і 20 грудня 2013 року відповідно у додаткових угодах до договорів оренди, укладених ОСОБА_3 та третьою особою.

Також позивачі вказують, що оскаржуване свідоцтво порушує права та інтереси ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", як осіб, які отримують прибуток від надання послуг із забезпечення тимчасовим житлом в укомплектованому гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 з використанням позначень " Нивки готель", "Нивки кафе", від здачі в оренду якого позивач ОСОБА_3 , в свою чергу, також отримує прибуток, а також порушує права позивачів, як осіб, які вперше почали використовувати комерційне найменування "Нивки готель".

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25 листопада 2018 року ОСОБА_3 з 24 вересня 2004 року був зареєстрований як фізична особа-підприємець, 13 грудня 2012 року внесено рішення про припинення підприємницької діяльності, 22 лютого 2013 року проведено державну реєстрацію про припинення підприємницької діяльності.

З матеріалів справи убачається, що 09 січня 2013 року між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 укладено Договір №090113 про створення за замовленням об`єкта права інтелектуальної власності. Договір містить додатки, які відображають результат виконаної роботи, а Актом приймання-передачі твору "збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе "Нивки" від 09 січня 2013 року засвідчено передачу результатів роботи та їх оплату (том 2 а.с. 126, 132, 139).

З огляду на презумпцію правомірності правочину та предмет і підстави цього позову, апеляційний суд не надає оцінку цьому договору, проте зазначає, що договір укладено ОСОБА_3 як фізичною особою, отже твердження позивачів про те, що 09 січня 2013 року (дата укладення договору) є датою першого використання комерційного найменування "Нивки готель", далі ОСОБА_3 передав свої права інтелектуальної власності на це комерційне найменування іншим позивачам ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", яке останніми тривалий час використовується, колегія уважає є неспроможними, ураховуючи, що ОСОБА_3 як фізична особа не є суб`єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.

Посилання позивачів, як на підставу позовних вимог, на обставину використання веб-сайту із доменним ім`ям НОМЕР_2/; дані Договору від 15 січня 2013 року на передачу права на використання доменного імені ям НОМЕР_2, предметом якого є право використання цього доменного ім`я, укладеного між ОСОБА_3 (користувач) та ОСОБА_7 (реєстрант); дані Договору від 15 січня 2015 року про передачу виключних майнових прав на доменне ім`я НОМЕР_2/, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , відхиляються колегією суддів, ураховуючи, що під доменним ім`ям розуміється частина адресного простору, що ідентифікує комп`ютер або комп`ютери та ресурси у мережі Інтернет, являє собою унікальне словесне або словесно-цифрове позначення, проте позивачами не доведено використання у цьому доменному імені такого об`єкту інтелектуальної власності як комерційне (фірмове) найменування (а не, зокрема, географічне позначення).

Колегія суддів погоджується також з доводами апеляційної скарги в тій частині, що позивачами ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" не доведено право окремо кожного з цих товариств на комерційне найменування та з якого моменту таке використовується (за його наявності), з огляду на те, що, як зазначене вище, за приписами ст.489 ЦК України не допускається спільне використання комерційного найменування декількома особами.

Посилання позивачів на дані Договору від 24 січня 2013 року з компанією Booking . com B.V., заснованою відповідно до законодавства Нідерландів, згідно із яким, з урахуванням Загальних умов, компанія Booking.com B.V. розміщує на своїй платформі в мережі Інтернет інформацію про готель та інші послуги, відхиляються колегією суддів, оскільки такий договір укладено з СПД ОСОБА_15 , який не є стороною у цій справі (т.1 а.с. 69-95).

Доводи позивачів з посиланням на те, що:

27 лютого 2015 року Державним управлінням статистики України зареєстровано Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2014 рік, що подане ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", який стосується готелю "Нивки" ( т.1 а.с.115);

28 лютого 2018 року Державним управлінням статистики України зареєстровано Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2017 рік, що подане ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", який стосується готелю "Нивки" (т.1 а.с.131);

такі саме Звіти щодо готелю "Нивки" подані ТОВ "ТАГАР-ГРУП" за 2015-2017 роки, на яких проставлено штампи Державного управління статистики України без дати, крім останнього від 28 лютого 2018 року (т.1 а.с. 137, 143, 149);

а також на Звіти про діяльність колективного засобу розміщування за 2015 та 2016 роки, що подані ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", який стосується готелю "Нивки". Звіти містять штампи Державного управління статистики України без дати (т.1 а.с. 120, 126)

колегією суддів відхиляються, оскільки зазначене не підтверджує використання комерційного найменування саме у комерційних правовідносинах, а не у публічно-правових.

Надаючи оцінку висновку експерта №149 від 19 листопада 2018 року, складеного експертом Жилою Б.В. на замовлення представника позивача ТОВ "ТАГАР-НИВКИ", колегія суддів зазначає про те, що вихідними даними цього висновку слугували обставини належності комерційного (фірмового) найменування позивачам, які є питанням права та підлягали вирішенню судом у цій справі. Відтак цей висновок відхиляється колегією суддів, оскільки не несе доказового навантаження і не має правового значення для вирішення цієї справи.

Окрім того, самі по собі звіти про діяльність колективного засобу розміщення - "Нивки готель" в період з 2014-2017 років, роздруківки з мережі Інтернет щодо відвідування офіційного веб-сайту НОМЕР_2, відомості Google analytics за період з 01 січня 2015 року по 29 серпня 2018 року щодо кількості переходів на веб-сайт НОМЕР_2, кругова діаграма по кількості переходів на веб-сайт позивачів за період 14 лютого 2013 року по 30 серпня 2018 року, статистична довідка по веб-сайту НОМЕР_2 щодо кількості трафіків переходів на сторінку " Нивки готель" за період з липня 2016 року по липень 2018 року, відгуки споживачів, які розміщені в мережі Інтернет починаючи з 2011 року на веб-сайтах: booking .com, турправда, hotel-nivki.kiev.ua/uk/, hotels24 .ua, нагородами компанії Booking.com. за 2014 і 2015 роки, на які посилається суд першої інстанції, обґрунтовуючи встановлення факту здійснення, починаючи з 2013 року, ТОВ "ТАГАР-ГРУПП" і ТОВ "ТАГАР-НИВКИ" господарської діяльності з надання послуг забезпечення тимчасовим житлом з використанням позначення " Нивки готель" в укомплектованому гуртожитку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , не є належними, достатніми та допустимими доказами, які б давали підстави для задоволення позовних вимог.

З огляду на наведене вище, колегія уважає, що позивачами не доведено порушення права, яке підлягало б захисту, що є підставою для відмови в задоволенні позовних вимог.

Вирішуючи спір, суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, зокрема, ст.ст. 489, 490 ЦК України, ст.ст. 5, 6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та дійшов помилкового висновку про задоволення позовних вимог.

Ураховуючи конкретні обставини цієї справи та підстави відмови в задоволенні позовних вимог, колегія суддів не надає детальної оцінки іншим аргументам апеляційної скарги, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини в частині застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст.376 ЦПК України невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального права, є підставами для скасування рішення суду та ухвалення нового рішення.

Виходячи із приписів ч.4 ст.367 ЦПК України суд апеляційної інстанції не обмежується вимогами апеляційної скарги (щодо скасування рішення суду першої інстанції в частині) та скасовує рішення суду повністю, оскільки установлено судом неправильне застосування норм матеріального права.

Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану представником ОСОБА_8 , задовольнити.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 29 грудня 2018 року скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким в задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАГАР-ГРУПП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАГАР-НИВКИ" до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , треті особи: ОСОБА_4 , фізична особа-підприємець ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії - відмовити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 03 липня 2019 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді О.І. Шкоріна

В.В. Соколова