КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Київ

колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого Болотова Є.В.,

суддів: Лапчевської О.Ф., Музичко С.Г.,

при секретарі Маштаковій Т.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністрества економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95», третя особа: державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 жовтня 2017 року, зобов`язання вчинити дії,

за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95» на рішення Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2019 року, ухваленого під головуванням судді Батрин О.В.,-

встановила:

У червні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду із названим позовом.

Просив: визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданого товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95» та опублікованого 10.10.2017 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 на позначення«ІНФОРМАЦІЯ_1» від 10.10.2017 року повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95», в тому числі його власникам, посадовим особам та працівникам, будь-яке використання без згоди позивача зареєстрованого за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.12.2017 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» або позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві № НОМЕР_2 та споріднених з наведеними у свідоцтві товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 11.12.2017 року за індексом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реалізації знаків та переліку товарів і послуг 35, 38, 41, 42-го класу. ТОВ «Консалтингова група «А-95» є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.10.2017 року за індексом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реалізації знаків та переліку товарів і послуг 16-го класу.

Позивач зазначає, що свідоцтво № НОМЕР_1 від 10.10.2017 року є схожим з раніше зареєстрованим позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Враховуючи, що належний позивачу знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умовам надання правової охорони, тому спірне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданого ТОВ «Консалтингова група «А-95» має бути визнаним судом недійсним відповідно до п.п. 2, 3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2019 року позов задоволено частково.

Визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданого товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95» та опублікованого 10.10.2017 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 10.10.2017 повністю щодо всіх товарів та послуг 16-го класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Проведено розподіл судових витрат.

В апеляційній скарзі ТОВ «Консалтингова група «А-95» просить скасувати рішення суду першої інстанції, та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи.

У відзиві на апеляційну скаргу представник ОСОБА_1 зазначила, що рішення суду законне і обґрунтоване, судом повно і всебічно з`ясовані обставини справи та досліджені докази.

У судовому засіданні представник ОСОБА_1 проти апеляційної скарги заперечила.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вважає, що дії міністерства відповідають вимогам закону.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про його час і місце повідомлені належним чином.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, заслухавши пояснення учасників справи, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що відносно всіх товарів 16 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_1 від 10.10.2017 року, спірний знак для товарів і послуг за цим свідоцтвом є схожим з раніше зареєстрованим відносно споріднених послуг 35 та 41 класів МКТП знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.12.2017 року настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Проте погодитись з такими висновками суду не можна.

З матеріалів справи вбачається, що 04 квітня 2017 року ОСОБА_1 подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № НОМЕР_4 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 35, 38, 41 та 42 класів МКТП.

28 квітня 2017 року ТОВ «Консалтингова група «А-95» до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подало заявку № НОМЕР_3 на словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 16 класу МКТП.

10 жовтня 2017 року ТОВ «Консалтингова група «А-95» виданосвідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1.

11 грудня 2017 року ОСОБА_1 видано свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи поданий позов, ОСОБА_1 зазначив, що заявку на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 він подав самостійно 04 квітня 2017 року, тобто раніше ніж ТОВ «Консалтингова група «А-95». Заявка позивача відповідає вимогам ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таким чином позивач мав переважне право на одержання (реєстрацію) свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позивач зазначає, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.10.2017 року повинно бути визнано недійсним, з підстав, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.12.2017 року.

Підставою для визнання свідоцтва № НОМЕР_1 від 10.10.2017 року позивач вказує п. п. 2, 3, ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до положень ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

За результатами проведеного експертного дослідження, судовим експертом Жилою Б.В. складено висновок експерта № 145 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04 вересня 2018 року, відповідно до якого експерт дійшов висновків:

1. Відносно всіх товарів, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, знак за вказаним свідоцтвом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію відносно споріднених послуг 35 та 41 класів МКТП знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2;

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 16 класу МКТП, вказані в свідоцтві.

На думку колегії суддів, і без спеціальних знань можна встановити, що така схожість має очевидний характер.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані абозаявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Вбачається, що торговельну марку позивача згідно свідоцтва № НОМЕР_2 зареєстровано для послуг: клас 35 (рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи), клас 38 (телекомунікаційні послуги), клас 41 (освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштування спортивних і культурних заходів), клас 42 (наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп`ютерного апаратного і програмного забезпечення).

Торговельну марку ТОВ «Консалтингова група «А-95» згідно свідоцтва № НОМЕР_1 зареєстровано для товарів класу 16 (папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; креслярські матеріали та приладдя для художників; пензлі для малювання; навчальні матеріали; пластмасові листи, плівки та пакети для обгортання і пакування; друкарські шрифти; друкарські кліше).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести воманущодотовару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з нимитоварів і послуг.

Отже закон передбачає можливість реєстрації схожих знаків, але не для таких самих товарів і послуг.

Оскільки позивачу видано свідоцтво про знак для послуг, а товариству - для товарів, та враховуючи, що послуги класів МКТП № 35, 38, 41, 42 не є спорідненими з товарами класу МКТП № 16, не є схожими та не є тотожними, тому підстави для застосування до торговельної марки ТОВ «Консалтингова група «А-95» положень п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» немає.

Протилежний висновок суду є помилковим.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин справи, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріальногоправа.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що рішення суду від 06 червня 2019 року постановлено з неповним з`ясуванням обставин справи, з неправильним застосуванням норм матеріального права, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову.

В порядку розподілу судових витрат, з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Консалтингова група «А-95» підлягає стягненню судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 3 171 грн 60 коп.

Керуючись ст. ст. 367, 374, 376, 382 Цивільного процесуального кодексу України, колегія суддів,-

постановила:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95» задовольнити.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2019 року скасувати.

Ухвалити нове рішення.

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Міністрества економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95», третя особа: державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 жовтня 2017 року, зобов`язання вчинити дії відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «А-95» судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 3 171 грн 60 коп.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного судового рішення.

Повний текст постанови виготовлено 20 грудня 2019 року.

Головуючий Є.В. Болотов

Судді: О.Ф. Лапчевська

С.Г. Музичко