КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2019 року

справа 761/78983/18

провадження № 22-ц/824/12639/2019

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача: Музичко С.Г.,

суддів: Болотова Є.В., Лапчевської О.Ф.,

при секретарі: Щербенко А.С.

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1

відповідач - ОСОБА_2 , Міністерство економічного розвитку і торгівлі, товариство з обмеженою відповідальністю « Авалон+»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Парфумерна-виробнича компанія «Авалон+» - Максименюка Дмитра Віталійовича на рішення Шевченківського районного суду від 24 червня 2019 року ухваленого під головуванням судді Піхур О.В. в справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю «Парфумерно-виробнича компанія «Авалон+» про дострокове припинення дій свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У травні 2018 року ОСОБА_1 звернувся із позовом ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю «Парфумерно-виробнича компанія «Авалон+» про дострокове припинення дій свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 20 червня 2006 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Парфумерно-виробничий комбінат «Aвалон» було подано до Українського інституту інтелектуальної власності заявку на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 (заявка № m2006 08923 ). 26 листопада 2007 року за результатом розгляду заявки було зареєстровано знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до чого видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 (дата публікації - 26.11.2007 року, бюл. № 19), що підтверджується бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Власником Свідоцтва, відповідно до відомостей, що містяться в бібліографічних даних Свідоцтва, є громадянка України, ОСОБА_2 . Також, відповідно до відомостей, що містяться в бібліографічних даних Свідоцтва, Знак зареєстровано стосовно товарів та послуг 3, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Позивачу стало відомо, що ОСОБА_2 без поважних причин з моменту реєстрації Знаку до дати подання цієї позовної заяви (більше п`яти років) ні разу не використовував його у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що підтверджується відсутністю вчинення нею на території України будь-яких дій, передбачених ч. 4 ст. 16 Закону, та які б свідчили про факт використання Знаку .

Рішенням Шевченківського районного суду від 24 червня 2019 року позов ОСОБА_1 задоволено.

Достроково припинено повністю дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак.

Зобов`язано Міністрество економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Здійснено розподіл судових витрат.

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ «Авалон +» просить рішення суду скасувати та ухвалити нове про часткове задоволення позову, а саме : достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 щодо окремих товарів і послуг, для яких зареєстровано знак: клас 3, 16, 35. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про дострокове припинення свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 частково та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, судом першої інстанції не надано достатньої уваги та належної оцінки поданим доказам та показанням свідка ОСОБА_4 внаслідок чого прийшов до висновків, які не відповідають обставинам справи та виніс необґрунтоване рішення.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Посилається на те , що подані апелянтом документи не є належними та допустимими, оскільки є належним чином не засвідчені. Крім того, на підтвердження свої вимог апелянтом не надано розрахункових документів щодо оплати товару.

В судовому засіданні представники ТОВ «Авалон+» апеляційну скаргу підтримали, просили її задовольнити.

В судовому засіданні представник позивача проти задоволення апеляційної скарги заперечував, просив рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Перевіривши законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20 червня 2006 року ТОВ «Парфумерно-виробничий комбінат «Aвалон» було подано до Українського інституту інтелектуальної власності заявку на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 (заявка № m2006 08923).

26 листопада 2007 року за результатом розгляду заявки було зареєстровано знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до чого видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 (дата публікації - 26.11.2007 року, бюл. № 19), що підтверджується бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Знак зареєстровано стосовно товарів та послуг 3, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: Клас 3: вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу, в тому числі: косметичні препарати до ванн; солі для ванн, крім лікувальних; духмяна вода; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; запашники (ефірні олії); основи для квіткових духів; креми косметичні; лосьйони косметичні; мийні препарати; обкурювальні препарати (парфуми); одеколони; олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; парфумерні вироби; пральні препарати; туалетна вода; шампуні. Клас 16: папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу. Клас 35: реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу.

Відносини, що виникають у зв`язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»., а також Угодою про асоціацію між України, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Україною та набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Згідно з п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачили, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно якої вона зареєстрована, і відсутні належні причини не використання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньо підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що відповідачем не використовувався знак для товарів і послуг протягом п`яти років без поважних на те причин.

Проте погодитись із таким висновком суду не можна.

Судом також встановлено, що власником знаку з 26.11.2007 року до 27.06.2017 року було ТОВ «Парфумерно- виробничий комбінат «Aвалон», а з 27.06.2017 року до 18.09.2018 року - ОСОБА_2 , а з 18.09.2018 року - ТОВ «Парфумерно-виробнича компанія «Авалон+».

Позов подано до суду 18.05.2018 року.

Тобто за період з 18.05.2013 року до 18.05.2018 року відповідачі повинні були надати докази використання знаку або поважні причини його невикористання

Відповідно до ч. 4 ст. 16 ЗУ « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 4 ст . 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України « Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012 р. вказано, що на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Відповідно до матеріалів справи, на підтвердження використання знаку «Pаrfums Bar», відповідачами подано до суду ряд документів, а саме:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.02.2018 року , об`єктом дослідження якого були парфумерні вироби (туалетні води та одеколони ) ,з окрема марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (а.с. 77-79, т.1).

- докази використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» у формі «ІНФОРМАЦІЯ_2» під контролем власника ТОВ « ПВК «Авалон», що підтверджують:

здійснення експорту до республіки Молдова товару , а саме туалетної води «ІНФОРМАЦІЯ_2» (рахунок фактура № 12 від 24 жовтня 2017 року, (а.с.190, т.1),

здійснення експорту товару під спірним знаком до Російської Федерації (копія договору купівлі продажу від ; 3 від 16.11.2016 р., копії рахунку - фактури, митних декларацій та специфікацій ( а.с. 191-201 ,т .1 ).

- на підтвердження фактичного використання ТОВ «ПВК «АВАЛОН+» () знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1 надано договори та видаткові накладні, що містять інформацію про господарські операції з продажу товарів, маркованих спірним знаком : копії договорів купівлі-продажу № 1 від 01.04.2018р., № 2 від 01.04.2018р., б/н від4.04.2018р., містять п. 3.6. «Покупець не має права торгувати у відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 іншою продукцією, ніж ІНФОРМАЦІЯ_2 .»; копії видаткових накладних № 5 від 17.04.2019р., № 7 від 23.04.2018р. містять інформацію про обсяги продажу продукції, а саме туалетної води, з використанням спірного знаку. ( а.с. 11 -20 т.2).

- на підтвердження наявності господарських зв`язків надано копію видаткової накладна № 1 від 19.02.2018р., що підтверджує наявність господарських зв`язків між компаніями ТОВ «ПВК «АВАЛОН» (, м. Вінниця) і ТОВ «ПВК «АВАЛОН+» (, м. Вінниця) з приводу використання спірного знака під час продажу туалетної води ( а.с. 152, т. 2).

- на підтвердження наявності протягом досліджуваного в спорі періоду часу відносин фактичного та безпосереднього контролю між ОСОБА_4 як співвласником ТОВ «ПВК «АВАЛОН» (), співвласником ТОВ «ПВК «АВАЛОН» () та ОСОБА_5 як діловим партнером ОСОБА_4 та співвласником ТОВ «ПВК «АВАЛОН» надано паперові копії електронних листів щодо оплати продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1»,, узгодження процесу формування замовлень, пропозиції щодо нових зразків продукції, розробки візитних карток та ін.. ( а.с. 21 -41 т.3)

Надані відповідачами документи в якості доказів на підтвердження використання спірного знаку протягом п`ятирічного періоду є достатніми та переконливими доказами введення в цивільний обіг товарів, маркованих знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

Таким чином, судом першої інстанції не в повній мірі досліджено усі обставини, неправильно застосовані норми матеріального права, тому колегія суддів вважає, що рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням нового про часткове задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин справи, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 376, 381, 382 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Парфумерна-виробнича компанія «Авалон+» задовольнити.

Рішення Шевченківського районного суду від 24 червня 2019 року скасувати. Постановити нове наступного змісту.

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю «Парфумерно-виробнича компанія «Авалон+» про дострокове припинення дій свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 щодо окремих товарів та послуг , для яких зареєстровано знак:

Клас 3: вибілювальні препарати та інші речовини для прання , чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило, ефірні олії , косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; косметичні препарати до ванн; солі для ванн, крім лікувальних; духмяна вода; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; запашники (ефірні олії) основи для квіткових духів; креми косметичні; лосьйони косметичні; мийні препарати; обкурю вальні препарати (парфуми); олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; пральні препарати; шампуні.

Клас 16: матеріали для книжкових оправ; канцелярські товари; клеї канцелярські та побутові; товари для художників; пензлі , друкарські машинки та канцелярське обладдя ( крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше;

Клас 35: керування справами, канцелярські роботи

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 частково та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

В іншій частині позову відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту прийняття, може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Повний текст постанови виготовлено 06 грудня 2019 року.

Суддя-доповідач

Судді