печерський районний суд міста києва
Справа № 757/495/19-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козлова Р.Ю.,

при секретарі судового засідання Іваненку С.С.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту України НОМЕР_5 на корисну модель та зобов`язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним позовом до відповідачів, просив суд ухвалити рішення, яким визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_5 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2». Також позивач просить суд зобов`язати відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_5 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» і опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що він є співвласником мережі чоловічих перукарень та займається наданням перукарських послуг. З метою індивідуалізації своїх послуг Позивач (як співвласник) зареєстрував і використовує комбіновану торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_6 від 25.04.2016 (Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6 ).

Позивач стверджує, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 власником якого на момент подання позову є відповідач ОСОБА_2 не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим ч. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 не була новою (відсутня новизна) на дату подання заявки - 17.05.2016 року, оскільки корисна модель за цим патентом була частиною рівня техніки, який включав усі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи - 17.05.2016 року. Тому Позивач просить визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_5 на спірну корисну модель на підставі пункту (а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечував, посилаючись на те, що оскаржуваний патент був зареєстрований у повній відповідності до вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Так, відповідно до ч.9 ст. 16 Закону України " Про охорону прав на винаходи і корисні моделі " після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза. За належності об`єкта, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у ч. 2 ст. 6 цього Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них ст. 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановлених вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно: патенту на корисну модель - рішення Установи про видачу патенту на корисну модель.

На підставі рішення про видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Установа здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Відповідно до ст. 25 Закону патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної молі умовам патентоздатності.

Таким чином, під час видачі патенту України № НОМЕР_5 на корисну модель Міністерство діяло відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Установа (наразі її правонаступником є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) не порушувала вимог законодавства України та діяло у відповідності до Закону.

За таких обстави представник просив відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 06 березня 2019 року відкрито провадження в справі.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 06 березня 2019 року було задоволено заяву про забезпечення позову та постановлено заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (код в ) вносити будь-які зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України НОМЕР_5 «ІНФОРМАЦІЯ_2» іншим особам та щодо припинення дії патенту за патентом України НОМЕР_5 «ІНФОРМАЦІЯ_2» на корисну модель у зв`язку із відмовою від нього власника повністю або частково до набрання рішенням суду по даній справі законної сили. Заборонити ОСОБА_2 повністю або частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України НОМЕР_5 «ІНФОРМАЦІЯ_2» та припиняти дію патенту України НОМЕР_5 «ІНФОРМАЦІЯ_2» на корисну модель шляхом відмови від нього повністю або частково до набрання рішенням суду по даній справі законної сили.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

У судове засідання 03 червня 2019 року з`явився представник позивача, пред`явлені вимоги підтримав у повному обсязі та наполягав на їх задоволенні.

Також у судове засідання 03 червня 2019 року з`явився представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який заперечував проти задоволення позову у повному обсязі відповідно до наявного в матеріалах справи відзиву на позовну заяву.

Відповідач ОСОБА_2 у судові засідання не з`являвся, про дату, час і місце розгляду справи неодноразово повідомлявся належним чином за зареєстрованим місцем свого проживання та шляхом розміщення оголошення про виклик в судові засідання на офіційному веб-порталі «Судова влада», відзиву на позовну заяву не надав.

Суд дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону, об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Судом встановлено, що 17.05.2016 року відповідачем ОСОБА_2 було подано заявку № НОМЕР_7 на видачу патенту України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2».

За результатами розгляду заявки № НОМЕР_7 , відповідачу ОСОБА_2 26.09.2016 року було видано патент України НОМЕР_5 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2»

Відповідно до ч. 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до ч. 1 ст.6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

У ч. 2 ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» , вказано, що, Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно з ч. 3 зазначеної статті винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

Так, відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України " Про охорону прав на винаходи і корисні моделі " після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза під час якої: встановлює дата подання заявки на підставі ст. 13 цього Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється до об`єктів технології, зазначених у частині 2 ст. 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об`єктів технології, зазначених у ч. 3 ст. 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам ст. 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документи про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановлених вимог. За належності об`єкта, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині 2 ст. 6 цього Закону , відповідності документів заявки формальним вимогам до них ст. 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановлених вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно: патенту на корисну модель - рішення Установи про видачу патенту на корисну модель. Відповідно до ст. 25 Закону патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної молі умовам патентоздатності.

В ході розгляду справи встановлено та не заперечувалося сторонами у письмових поясненнях, що видача спірного патенту була здійснена за ознаками формальної експертизи.

При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_2 належать виключні майнові права на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_5.

Позивач стверджує, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 власником якого на момент подання позову є відповідач ОСОБА_2 не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 не була новою (відсутня новизна) на дату подання заявки - 17.05.2016 року, оскільки корисна модель за цим патентом була частиною рівня техніки, який включав усі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи -17.05.2016 року.

Відповідно до положень ст. Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, разом з позовом позивач подав висновок експерта № G-001-MCA/18 складеного 09 листопада 2018 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складеного атестованим судовим експертом Матвієнком Сергієм Анатолійовичем.

Судовим експертом зазначено, що даний висновок підготовлено для подання до Печерського районного суду м. Києва в межах розгляду даної справи, про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України експерт попереджена.

Відповідно до ст.110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч.1 та ч.2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до змісту висновку експерта № G-001-MCA/18 складеного 09 листопада 2018, який було надано позивачем в порядку ст. 106 ЦПК (а.с. 28-44), судовим експертом у сфері інтелектуальної власності вбачається, що «Корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 від 26.09.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_2» не відповідала критерію патентоздатності «новизна» (на дату подання заявки № НОМЕР_7 від 17.05.2016)».

В описовій частині висновку судовий експерт зазначив ті самі технічні рішенні, що були зазначені у висновку експертизи Відповідача-1, які на його думку є найбільш близькими за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак, що ідентичні всім ознакам, які є в запропонованій Відповідачем-2 формулі корисної моделі.

Так, у висновку експертизи щодо умов патентоздатності, проведеної ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на замовлення позивача на підставі ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що за результатами проведеної ДП «Український інститут інтелектуальної власності» експертизи складено Висновок експертизи № 21284/ЗУ/17 від 18.08.2017 щодо умов патентоздатності оспорюваної корисної моделі, у якому експертом встановлено, що запатентована корисна модель за патентом № НОМЕР_5 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме: за пунктами 1-2 формули не є новою.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_3 , який має науковий ступінь кандидата технічних наук, наукове звання старший науковий співробітник, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень-спеціаліст), є представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), реєстраційний номер №447. Та атестованим судовим експертом з правом проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № НОМЕР_8 від 07 жовтня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України. термін дії до 07 жовтня 2019 року) стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2010 року.

Суд вважає, що вищезазначений висновок експерта є таким, що повністю узгоджується з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи та приймається судом в якості належного доказу невідповідності патенту України НОМЕР_5 на корисну модель, умовам патентоздатності - «новизна».

Суд вважає, що визначення суттєвих ознак спірних промислових зразків узгоджується з Положеннями п. 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в міністерстві юстиції України 15.04.2002 № 364/6652.

Відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Аналізуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 не є новою, а тому не відповідає умові патентоспроможності, встановленій в ч. 1 ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

За приписами ст. 33 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» невідповідность запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону є підставою для визнання патенту недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_5 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є новим, суд вважає, що спірний патент підлягає визнанню недійсним.

Згідно з Положенням про Державний реєстр патентів України, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу патенту) в силу вказаного положення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, позовні вимоги щодо зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснити публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів , зокрема, юридичних осіб.

Суд вважає, що звернення позивача до суду з позовом про визнання недійсним спірного патенту відповідає способу захисту, що передбачений нормами чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Відповідно до ст. 25 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

З огляду на те, що на час видачі патенту України № НОМЕР_5 закладом Установи не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати підлягають стягненню з відповідача ОСОБА_2 .

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом судової справи, зокрема, належать:

1) витрати по сплаті судового збору;

2) витрати, пов`язані із залученням перекладачів, проведенням судових експертиз;

3) витрати на професійну правничу допомогу;

Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

З матеріалів справи вбачається, позивачем понесено витрати за проведення експертизи у розмірі 12012 (дванадцять тисяч) дванадцять грн. 00 коп.; витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі - 1536 (одна тисяча п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.; позивачем сплачено судовий збір за подання заяви про забезпечення позову - 768 грн. 40 коп.; очікується здійснення оплати за правову допомогу адвоката у суді першої інстанції у розмірі орієнтовно 40 000 (сорок тисяч) грн. 00 коп. витрати на правову допомогу адвоката згідно договору про надання правової допомоги № 10/18 від 18.10.2018 року у суді першої інстанції склали 19000 (дев`ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Згідно акту здачі-приймання правничої допомоги до протоколу № 1 від 22 жовтня 2018 та акту здачі-приймання правничої допомоги до протоколу № 2 від 03 травня 2019 сума витрат на правничу допомогу становить 19000 (дев`ятнадцять тисяч) 00 коп. Згідно копії виписки по особовому рахунку НОМЕР_3 за період з 25.01.2019 по 26.01.2019 копії виписки по особовому рахунку НОМЕР_3 за період з 03.06.2019 по 03.06.2019 позивач сплатив 19 000, 00 грн. за надання правничої допомоги.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з ч.ч.4,5,6 ст.137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Таким чином, обов`язок щодо доведення підстав зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката покладається саме на сторони.

Керуючись, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст.16, 461, 469 ЦК України, ст.ст. 2, 4, 5, 76-81, 133,137, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту № НОМЕР_5 на корисну модель задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_5 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_5 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» і опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) суму судового збору у розмірі 1536 грн. 80 коп. та 768 грн. 40 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) суму судових витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності у розмірі 12012 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) суму витрат на правову допомогу адвоката у розмірі 19000 грн. 00 коп.

Повне рішення суду буде складено 26 червня 2019 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Оскільки в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя