КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року м. Київ

Унікальний номер справи № 757/65235/17-ц

Апеляційне провадження № 22-ц/824/8937/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: головуючого - Левенця Б.Б.,

суддів - Лапчевської О.Ф., Саліхова В.В.,

при секретарі - Слободяник Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2019 року, ухвалене під головуванням судді Козлова Р.Ю., у справі за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в :

У листопаді 2017 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому зазначив, що згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, заявка № m 2014 05306, дата подання заявки 16 квітня 2014 року, дата набрання чинності прав 11 квітня 2016 року. Публікацію відомостей про видачу знака для товарів і послуг здійснено Державною службою інтелектуальної власності України 11 квітня 2016 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» №7. Зазначений знак для товарів і послуг зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 внесене до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг: «».

Звертав увагу на те, що знак для товарів та послуг «» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 не відповідає умовам надання правової охорони, що визначені у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», оскільки не має розрізняльної здатності, не набув та не може набути розрізняльну здатність внаслідок використання; є загальновживаним позначенням; складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними. Як наслідок, вказаний знак для товарів і послуг не може виконувати основну задачу торговельної марки - розрізняти товари та послуги одних осіб від інших.

Для обґрунтування доводів позовної заяви позивачем було замовлено незалежне експертне дослідження у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. За результати дослідження був складений висновок № 553 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 11 липня 2017 року, що був підготовлений судовим експертом Дорошенко О.Ф.

За результатами проведення експертного дослідження було встановлено, що позначення є описовим та загальновживаним.

Окремо зауважував, що висновку щодо невідповідності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам правової охорони дійшли й експерти Силка О.П. , Савченко В.Б. , які проводили кваліфікаційну експертизу позначення. За результатами експертизи був складений висновок від 28 липня 2015 року №16754 про відсутність у позначення розрізняльної здатності, описовість позначення тощо.

Крім того, як зазначав позивач, основний напрямок діяльності ОСОБА_1 - продаж уживаного товару з Європи, у тому числі реалізація товару «за вагою», що перетинається з одним із видів діяльності позивача - реалізація товару під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Відповідно «монополія» на словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що є загальновживаним та описовим, яка отримана після реєстрації оспорюваного знаку для товарів та послуг позбавляє права третіх осіб, у тому числі позивача, законно використовувати загальновживане та описове позначення щодо товарів та послуг у власній діяльності.

Стверджував, що неправомірні дії з боку ОСОБА_1 , що відбулися внаслідок зловживання правами та неправомірно зареєстрованою торговельною маркою « », створюють перешкоди у господарській діяльності позивача шляхом можливої заборони використовувати власний бренд, виникненню додаткових витрат та можуть фактично безпідставно зупинити діяльність позивача.

За таких обставин, просив визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку з визнанням недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнути з відповідача судові витрати пропорційно розміру задоволених позовних вимог (т. 1 а.с. 4-59).

05 лютого 2018 року представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подав відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю, оскільки вважав, що позовні вимоги є необґрунтованими та безпідставними. Зазначав, що відповідно до наказу Державної служби інтелектуальної власності України від 17 лютого 2016 №70-Н «Про затвердження рішення Апеляційної палати від 18 січня 2016 року», прийняте рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг, на підставі ст. 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» була здійснена публікація відомостей про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 11 квітня 2016 року, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знаку та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Рішення про реєстрацію оскаржуваного знаку прийняті на підставі та у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому є законними. Звертав увагу на те, що колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України проаналізувала заявлене позначення і встановила, що воно не підпадає під перелік об`єктів, які не мають розрізняльної здатності. Висновок № 553 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, що наданий позивачем, оцінював критично, оскільки матеріали, на підстави яких було видано свідоцтво Апеляційною палатою ДСІВ та складений висновок №553 є різними (т. 1 а.с. 79-88).

17 травня 2018 року ОСОБА_5 подав до суду відповідь на відзив, в якому заперечував проти вищезазначеного та вказував, що не погоджується з твердженням щодо законності та обґрунтованості рішення Державної служби інтелектуальної власності України. Посилався на те, що у разі прийняття суб`єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг подальше оспорювання права власності на цей знак має вирішуватися в порядку цивільної (господарської) юрисдикції. Таким чином, позивач звернувся до суду з позовною заявою щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільки на етапі реєстрації знака для товарів і послуг законодавство передбачає можливість оскарження рішення за заявкою лише заявником (ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Також позивач у відповіді на відзив вказував на те, що має об`єктивні права за для звернення до суду за захистом власних прав та законних інтересів, оскільки ОСОБА_1 не тільки неправомірно отримав правову охорону на загальновживане позначення, що є описовим та не може набути розрізняльну здатність, а й намагається створювати перешкоди у веденні господарської діяльності іншим суб`єктам господарювання, зокрема, позивачу (т. 3 а.с. 179-183).

Представником ОСОБА_1 - ОСОБА_6 подано відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити у задоволенні позову повністю. Зазначав, що позначення за свідоцтвом НОМЕР_3 має свої унікальні властивості, які не мали, та не набули ознак загальновживаності. Вказував, що знак для товарів і послуг є словесним, виконаним латиницею, але із використанням унікальних елементів: безмежового написання двох слів (відсутність проміжків між словами); відтворення першої букви другого слова «С» більшим розміром, розділяючи все позначення, стилізованим потовщеним шрифтом, яка за зовнішнім виглядом нагадує вішалку гачок; торговельна марка «» є досить розповсюдженою на території України (використання має місце у понад 300 магазинів), що можна прослідувати (наглядно) з офіційного сайту мережі магазинів. До того ж торговельна марка «» є орендованою назвою, яка відома споживачам та зображення якої асоціюється саме з діяльністю відповідача ОСОБА_1 . Вважав, що доданий до позовної заяви висновок №553 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 28 липня 2017 року, є недопустимим доказом, оскільки вказаний висновок не містить жодної вказівки про попередження експерта щодо кримінальної відповідальності за надання завідомо неправдивого висновку, на розсуд експерта був наданий не повний обсяг матеріалів, не міститься жодних відомостей про процес аналізу наданого експерту рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 18 січня 2016 року. Висновки експертного дослідження об`єктів інтелектуальної №553 суперечать висновкам іншої судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №10530 від 23 березня 2017 року, проведеної експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого проф. М. С. Бокаріуса на підставі ухвали судді Господарського суду Харківської області від 05 жовтня 2016 року по справі № 922/3136/16, а тому не може доводити загальновживаність, описовість знаку «». Висновок №10530 проведений в межах судового провадження, за яким експерта повідомлено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. У вказаному висновку №10530 вказується навпаки про те, що знак для товарів і послуг «» має розрізняльну здатність. Також зазначав, що 11 квітня 2014 року за НОМЕР_4 було зареєстровано знак для товарів і послуг «» у якості торговельної марки Європейського Союзу, такий факт реєстрації підтверджує те, що торговельна марка « » відповідає абсолютно всім вимогам міжнародної стандартизації об`єкту інтелектуальної власності (т. 2 а.с. 1-216).

11 травня 2018 року позивач подав відповідь на відзив представника ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , в якому зазначив, що висновок експертного дослідження № 553 складено відповідно до законодавства; при проведенні експертного дослідження, експерт керувався Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень тощо. Вказував, що у провадженні по справі №922/3136/16 було прийнято остаточне рішення Верховним Судом від 20 лютого 2018 року, згідно якого касаційну скаргу ОСОБА_5 задовольнили у повному обсязі, рішення попередніх інстанцій скасовані. Предметом спору були вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_5 , зокрема, щодо схожості до ступеня змішування позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що наразі зареєстроване у якості знаку для товарів та послуг на позивача. ОСОБА_1 було у якості доказу надано висновок результату експертизи в сфері інтелектуальної власності №10530 від 23 березня 2017 року. Відповідний висновок є безпідставним та складений всупереч фактичним обставинам справи, не прийнятий Верховним Судом, оскільки він встановлює схожість позначень, що були предметом спору, та є протилежним до висновку Верховного Суду; експерт Копитько А.П. безпідставно зміг дійти до висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є відомим в Україні виключно на підставі даних з ліцензійного договору на використання знаку, веб-сайту ОСОБА_1 , групи та спілки в мережі Інтернет, що є неможливим. Оскільки ніякими незалежними опитуваннями, висновками та об`єктивними даними висновок експерта № 10530 від 23 березня 2017 року не підтверджено, та суперечить рішенню Верховного Суду, вважав його неналежним. Звертав увагу на те, що торговельна марка НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстрована у Європейському союзі, зареєстрована на іншу особу, а саме - Econom Class Sp. z o.o. (Piotrkowska 190, Lodz (90-368) PL). У графі «(521)Acquired distinctiveness», що у перекладі «(521) Набуття відмітності/розрізняльної здатності», стоїть визначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», що у перекладі «помилковий/хибний/фальшивий» тощо. Дане визначення окремо підтверджує відсутність розрізняльної здатності знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 3 а.с. 99-109).

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2019 року позов ОСОБА_5 до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії задоволено. Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 витрати у вигляді сплати судового збору та витрати на проведення експертизи у розмірі 19298 грн. (т. 5 а.с. 32-52).

Не погодившись з рішенням районного суду, 15 травня 2019 року представник ОСОБА_1 - адвокат Мариничев Ю.П. звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, незаконність та необґрунтованість рішення Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2019 року, просив його скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

На обґрунтування скарги зазначив, що висновок експерта №553 від 28 липня 2017 року є виключно письмовим доказом, оскільки не відповідає вимогам, передбаченим ч. 7 ст. 102 та ч. 5 ст. 106 ЦПК України. Вважав, що суд при ухваленні рішення брав лише до уваги докази позивача. При цьому консультативний висновок, наданий відповідачем, суд не дослідив та не надав йому правової оцінки. Зазначав, що суд також неправомірно відмовив відповідачу у задоволенні клопотання про призначення повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки у матеріалах справи містяться два абсолютно протилежні висновки, які суперечать один одному. Крім того, як зазначав апелянт, суд при розгляді справи невірно ідентифікував знак для товарів та послуг « » за свідоцтвом України НОМЕР_3, оскільки експерти у висновках по-різному досліджували об`єкт інтелектуальної власності: як словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та як слово «ІНФОРМАЦІЯ_1». Також звертав увагу на те, що висновок експерта №222/18 від 12 жовтня 2018 року не є належним доказом, оскільки містить тільки суб`єктивну думку експерта та не відповідає дійсним обставинам справи, а тому не міг бути підставою для ухвалення рішення на користь позивача (т. 5 а.с. 56-88).

Представником позивача ОСОБА_5. - адвокатом Грабовим А.М. поданий відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення без змін. На обґрунтування відзиву зазначено, що консультативний висновок не спростовує висновків судової експертизи, а дослідивши обставини і докази районний суд дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позову (т. 5 а.с. 112-123).

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Тюріна Л.А. подала відзив в якому апеляційну скаргу просила задовольнити, оскаржуване рішення районного суду скасувати і ухвалити нове про відмову в задоволенні позову. На обґрунтування відзиву зазначено, що суд першої інстанції не врахував, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію оскаржуваного знаку прийняте на підставі, у межах повноважень та у спосіб визначений законодавством України, позивачем не доведено невідповідності оскаржуваного ним знаку для товарів і послуг умовам правової охорони відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», висновки судової експертизи, яку районний суд поклав в основу оскаржуваного рішення є необґрунтованими (т. 5 а.с. 146-158).

У судовому засіданні представники ОСОБА_1 - адвокат Мариничев Ю.П., адвокат Лиска П.О., адвокат Зарицька К.Ю., представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Потоцький М.Ю., Фінагіна В.Б. підтримали скаргу і просили її задовольнити. Представник позивача ОСОБА_5 - адвокат Грабовий А.М. заперечував проти скарги і просив залишити її без задоволення.

Інші особи, які беруть участь у справі до суду не прибули, про час та місце розгляду справи були сповіщені шляхом вручення повідомлень представникам, про що у справі є докази. Факт належного сповіщення сторін їх представники в суді апеляційної інстанції визнали, про що свідчить протокол та звукозапис судового засідання (т. 6 а.с. 53-55).

Зважаючи на вимоги ч. 9 ст. 128, ч. 5 ст. 130, ч. 2 ст. 372 ЦПК України колегія суддів визнала повідомлення належним, а неявку такою, що не перешкоджає апеляційному розглядові справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду, судова колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3, заявка № m 2014 05306, дата подання заявки 16 квітня 2014 року, дата набрання чинності прав 11 квітня 2016 року. Публікацію відомостей про видачу знака для товарів і послуг здійснено Державною службою інтелектуальної власності України 11 квітня 2016 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» №7. Зазначений знак для товарів і послуг зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (т.1 а.с. 160-161, 172).

Зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 внесене до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг: «» (т. 1 а.с. 172).

Знаки для товарів та послуг «» є зареєстрованими за заявками ОСОБА_1 у Республіці Польща і Латвійській Республіці (т. 1 а.с. 109-120, 165-167).

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 березня 2019 року, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1083 від 27 червня 2019 року, визнано знак « » (зображення) добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1 для послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах» станом на 01 листопада 2018 року (т. 6 а.с. 8-23).

Для підтвердження невідповідності знака для товарів та послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 умовам надання правової охорони, позивачем долучено до позовної заяви висновок №553 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 28 липня 2017 року, складений судовим експертом Дорошенком О. Ф., за яким:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв`язку з ними;

- позначення «», зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, є загальновживаним, як позначення товарів і послуг певного виду;

- оскільки на дослідження не було надано жодної інформації або документів, що могли б досліджуватися на предмет доказування набуття позначенням «» розрізняльної здатності, експерт не може надати відповіді на це питання (т. 1 а.с. 12-25).

Такий висновок суперечить іншим наявним у справі доказам.

Так, представником ОСОБА_1 подано до суду висновок судової експертизи в сфері інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса № 10530 від 23 березня 2019 року і висновок №1352 від 14 травня 2018 року (т. 2 а.с. 52-92 т. 3 а.с. 190-215).

Останній висновок, складений судовим експертом Копитько А.П., за яким позначення «», що зареєстроване як знак для товарів та послуг свідоцтвом НОМЕР_3 не є таким, що не мав розрізняльної здатності на дати 11 квітня 2016 року і 15 січня 2018 року; не складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду та не складається лише з позначень, що є описовими позначеннями або загальновживаними символами або термінами (т. 3 а.с. 190-215).

Колегія суддів відхилила посилання представника позивача на постанову Верховного Суду від 20 лютого 2018 року у справі №922/3136/16, оскільки у господарській справі, відмовивши в задоволенні позову ОСОБА_1 , касаційний суд виходив із наявності у позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке використовувалось ФОП ОСОБА_5 , розрізняльної здатності по відношенню до знака для товарів і послуг «» (т. 3 а.с. 112-122).

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07 червня 2018 року призначено по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, виконання якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (т. 3 а.с. 240-242).

Судовим експертом Чабанець Т.М. складений висновок експерта №222/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 12 жовтня 2018 року, відповідно до якого:

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, можна віднести до загальновживаних позначень, як позначення товарів і послуг певного виду;

- знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України НОМЕР_3 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв`язку з ними;

- знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_3 не є таким, що набув розрізняльну здатність.

У висновку №222/18 судовий експерт Чабанець Т.М. зазначає, що в зв`язку з тим, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» виконане літерами англійської мови та не має дослівного перекладу, необхідно записати їх літерами національного алфавіту. Тобто, споживачами «ІНФОРМАЦІЯ_1» сприймається як усталене словосполучення: «ІНФОРМАЦІЯ_4» (російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_4»), виконане літерами латинської абетки (т. 4 а.с. 62-76).

Заперечуючи проти вказаного висновку представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Мариничев Ю.П. просив призначити у справі повторну судову експертизу і подав до районного суду консультативний висновок спеціаліста за результатами аналітичного дослідження висновку судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №222/18 від 12 жовтня 2018 року, складений 27 листопада 2018 року патентним повіреним України (реєстр. № 419) ОСОБА_8 , за яким, вищевказаний висновок №222/18 судової експертизи проведений з методичними помилками, є неповним, необ`єктивним та необґрунтованим (т. 4 а.с. 160-185).

Крім того, апелянт посилався і додав до апеляційної скарги висновок експертів №007-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної комісією судових експертів Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (Голова комісії - експерт Стародубов І.В., експерти Ткачук Т.М. , Андрєєва А.В .) 22 квітня 2019 року, тобто після ухвалення оскаржуваного рішення районного суду, за висновками якої знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3: станом на дату подання заявки (16.04.2014) мав розрізняльну здатність; не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення послуг певного виду; не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення послуг певного виду; не складається лише з позначень, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві послуг або в зв`язку з ними; не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами (т. 5 а.с. 57-74, 188-223).

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ч. 1 ст. 110 ЦПК України).

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. (ч. 2 ст. 367 ЦПК України).

Відповідно до протоколу судового засідання від 03 квітня 2019 року районний суд відмовив в задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи і цього ж дня ухвалив рішення по суті спору, а тому, колегія суддів дійшла висновку про необхідність перевірки доводів апелянта, на які він посилався в апеляційній скарзі, долучивши до скарги вищевказаний висновок (т. 5 а.с. 26-31, 57-74, 188-223).

Як вбачається із ухвали суду першої інстанції про призначення експертизи і висновків судового експерта на дослідження експерту районним судом визначено і експертом досліджено позначення знаку для товарів і послуг у вигляді словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що не є тотожнім знаку для товарів і послуг «» права на який за вищевказаним Свідоцтвом України НОМЕР_3 зареєстровані за ОСОБА_1 , як власником цього знаку.

Крім того, дослідження питання відсутності у позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» розрізняльної здатності експертом проведено не на час подання заявки по оскаржуваному свідоцтву, тобто 16 квітня 2014 року, а виходячи з аналітичних матеріалів станом на липень 2017 року - жовтень 2018 року, тобто час проведення експертизи.

З огляду на вищезазначене та положення ч. 2 ст. 89, ч. 1 ст. 110, ст. 367 ЦПК України, колегія суддів визнала помилковим визначений районним судом предмет експертного дослідження - словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», а вищевказаний висновок №222/18 судового експерта Чабанець Т.М. неналежним доказом та такий доказ відхилила.

У суді апеляційної інстанції колегія суддів забезпечила право заявити клопотання про призначення експертизи, поставивши на обговорення сторін вищевказане питання, оголосивши по справі перерву. Проте, представники апелянта - адвокати Мариничев Ю.П., Зарицька К.Ю. не висловили узгоджену позицію відповідача ОСОБА_1 з питання призначення судової експертизи і витрат на її проведення, представник позивача - адвокат Грабовий А.М. заперечував проти призначення експертизи судом апеляційної інстанції, представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Зарицька К.Ю. не заявила клопотання про призначення експертизи, про що свідчить протокол та звукозапис судового засідання (т. 6 а.с. 53-55).

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, серед іншого, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частиною 1 ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. 494 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 2 ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відносини, що виникають у зв`язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частиною 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

За змістом ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

За змістом ч. 4 вказаної статті з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Згідно з ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством: Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою Конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15 квітня 2005 року №228, наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також те, що власник добре відомого знака вправі вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Відповідна правова позиція міститься в постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року у справі №910/18195/17 (провадження №12-159гс18).

Відповідно до п. 9 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 15 квітня 2004 року, рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено в судовому порядку.

На час розгляду цієї справи до суду не надано доказів скасування вищевказаного рішення про визнання добре відомим знаку для товарів і послуг «».

Відповідно до частини 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

З огляду на вищезазначені вимоги законодавства та обставини справи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивачем не доведено наявності передбачених вищевказаним Законом підстав для визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року, а відтак й відсутні підстави для задоволення похідних вимог про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку з визнанням недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 11 квітня 2014 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Щодо розподілу судових витрат.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 133 Цивільного процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до вимог ст. 382 ЦПК України суд апеляційної інстанції у постанові визначає новий розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення.

Згідно із ч. 13 ст. 141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові на позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, оскаржуваним рішенням стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 19 298,00 грн., з яких 1 280, 00 грн. - сума судового збору, 18 018,00 грн. - сума витрат, пов`язаних із проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

У зв`язку з тим, що апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено та скасовано рішення, з позивача підлягає стягненню на користь ОСОБА_1 2 305,20 грн. судового збору за подання апеляційної скарги (т. 5 а.с. 56).

Керуючись ст. 367, п. 5 ч. 1 ст. 374, ст. 376, ст.ст. 381-384 ЦПК України, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Рішення Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2019 року - скасувати, ухвалити нове рішення.

Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_5 до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії.

Стягнути з ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) - 2 305,20 грн. судового збору за розгляд справи судом апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили негайно з моменту прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складання повного судового рішення - 16 липня 2019 року.

Судді Київського апеляційного суду: Б.Б. Левенець

О.Ф. Лапчевська

В.В. Саліхов