КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/6778/2019
справа №760/7625/16-ц
УХВАЛА

10 червня 2019 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Шкоріної О.І., Соколової В.В.

за участю секретаря судового засідання Голопапи Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , поданою представником Романенком Олександром Миколайовичем, на рішення Солом`янського районного суду міста Києва, ухваленого під головуванням судді Українця В.В. 19 грудня 2016 року,

у справі за позовом WD-40 Manufacturing Company до ОСОБА_1 , Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання свідоцтва недійсним, зобов`язання вчинити дії,-

встановив:

В квітні 2016 року WD-40 Manufacturing Company звернулось до суду з позовом, у якому просило визнати свідоцтво України №127240 на знак для товарів і послуг "AD-50" недійсним повністю; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України №127240 на знак для товарів і послуг "AD-50" недійсним повністю до Державного реєстру Свідоцтв України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року позовні вимоги WD-40 Manufacturing Company задоволено, вирішено:

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг №127240 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1 , недійсним повністю.

Зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №127240 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та прийняти нове про відмову у задоволенні позову.

Представником ОСОБА_1 заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи, на вирішення якої просить поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг "WD-40", який визнаний рішенням Апеляційної палати МЕРТ від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні, настільки, що їх можна сплутати?

- чи є знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або юридичної особи - виробника товарів і послуг зі знаком "WD-40" Manufacturing Company, яка виробляє товари і який визнано рішенням Апеляційної палати МЕРТ від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні?

Проведення експертизи просить доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

В судовому засіданні представник позивача заперечував проти призначення експертизи, представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українипідтримав клопотання про призначення експертизи.

Відповідно до частин 1-6 ст.103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Колегія суддів вважає, що існує необхідність у призначенні експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Колегія враховує, що розгляд справи в суді першої інстанції відбувся за відсутності відповідача, що в свою чергу унеможливило подання цією стороною відповідних письмових доказів або заявити клопотання про призначення такої експертизи.

Проведення експертизи доцільно доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Колегія уважає за необхідне роз`яснити учасникам процесу положення ст.109 ЦПК України, а також на час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Керуючись ст.ст. 103-113, 252, 253 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Призначити у справі №760/7625/16-ц за позовом WD-40 Manufacturing Company до ОСОБА_1 , Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником кого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання свідоцтва недійсним, зобов`язання вчинити дії експертизу з питань інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг "WD-40", який визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні, настільки, що їх можна сплутати?

- чи є знак для товарів і послуг "AD-50" за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або юридичної особи - виробника товарів і послуг зі знаком "WD-40" Manufacturing Company, яка виробляє товари і який визнано рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні?

Проведення експертизи доручити експерту (експертам) Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

В розпорядження експертної установи надати матеріали цивільної справи №760/7625/16-цСолом`янського районного суду міста Києва.

Витрати з оплати проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

Провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08 жовтня 1998 року. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та/або у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

Роз`яснити сторонам, що у відповідності до ст.109 ЦПК України у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

На час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на ухвалу в частині зупинення провадження у справі може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 13 червня 2019 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді О.І. Шкоріна

В.В. Соколова