печерський районний суд міста києва
Справа № 755/3335/17-ц
УХВАЛА

про призначення судової експертизи

03 квітня 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі судових засідань - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_4 про визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2017 року позивач ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» звернулося до суду із вказаним позовом до відповідачів просив, суд ухвалити рішення яким:

визнати недійсним частково Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 року, в частині незаконного використання слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» у зв'язку з порушенням видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 року внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбаченим п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

визнати недійсним частково Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» за № 121586 від 26.04.2010 року, в частині незаконного використання слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» у зв'язку з порушенням видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» за № 121586 від 26.04.2010 року внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбаченим п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;У лютому 2017 року позивач ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» звернулося до суду із вказаним позовом до відповідачів просив, суд ухвалити рішення яким:

визнати недійсним частково Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 року, в частині незаконного використання слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» у зв'язку з порушенням видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 року внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбаченим п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

визнати недійсним частково Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» за № 121586 від 26.04.2010 року, в частині незаконного використання слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» у зв'язку з порушенням видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» за № 121586 від 26.04.2010 року внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбаченим п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни в Свідоцтво на знак для товарів та послуг «ТРИ МЕДВЕДІ ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» за № НОМЕР_1 шляхом вилучення слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» із комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни в Свідоцтво на знак для товарів та послуг «ТРИ МЕДВЕДІ ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» за № 121586 шляхом вилучення слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» із комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

зобов'язати ОСОБА_4 припинити та заборонити використовувати слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» в комбінованому позначенні знака для товарів та послуг, згідно Свідоцтва за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 року, внаслідок порушення прав ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ», що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № 19356 від 16.04.2001 року.

зобов'язати ОСОБА_4 припинити та заборонити використовувати слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» в комбінованому позначенні знака для товарів та послуг, згідно Свідоцтва за № 121586 від 26.04.2010 року, внаслідок порушення прав ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ», що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № 19356 від 16.04.2001 року.

В ході підготовчого судового засідання позивач через свого представника звернувся до суду з клопотанням про призначення по справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. В обґрунтування клопотання послався на те, що станом на день подання даної заяви у матеріалах справи наявні надані представником відповідача ОСОБА_4 декілька висновки експертів, зокрема Висновок № 474 від 12.12.2014 року, експерт Дорошенко О.Ф. та Висновок № 1077 від 17.03.2016 року, експерт Петренко С.А., які є співробітниками однієї установи, а саме ІДІ інтелектуальної власності, в якому здійснені вищевказані висновки. Таким чином, для повного, законного та об'єктивного вирішення спору, представник позивача вважає за необхідне провести судову експертизу в сфері інтелектуальної власності щодо спірних Свідоцтв, яка буде призначена саме судом. При цьому, представник позивача просив суд Доручити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності: Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Посилаючись на ці обставини, представник позивача просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

В судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання про призначення експертизи.

Представники відповідача ОСОБА_4 - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечувала, вважали недоцільним проведення експертизи на даній стадії, оскільки розбіжності щодо правильності поданих представниками відповідача висновків можливо усунути шляхом надання пояснень експертом, який склав дані висновки. Крім того, представники відповідача категорично заперечували проти доручення проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, оскільки існують обставини, які можуть свідчити про необ'єктивність та упередженість деяких експертів даної установи.

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти призначення експертизи не заперечувала.

Заслухавши думку у часників процесу, дослідивши матеріали справи та вивчивши доводи клопотання про призначення експертизи, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 103 Цивільного процесуального кодексу України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Оскільки вищенаведені обставини, на які як на підставу своїх вимог посилається представник позивача, можливо лише підтвердити чи спростувати шляхом вирішення питань поставлених представником позивача, що потребують спеціальних знань в галузі науки, суд вважає необхідним проведення у справі судової експертизи з питань об'єктів інтелектуальної власності.

Разом з тим, клопотання представника позивача в частині поставлених перед експертом питань підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Зі змісту позовної заяви та її обґрунтування вбачається, що позивач просив суд визнати оспорювані свідоцтва повністю недійсними з підстав, визначених п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: спірні свідоцтва є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 настільки, що їх можна сплутати.

Однак 24 січня 2019 року через канцелярію суду надійшло клопотанням представника заява представника позивача про зміну предмета та підстав позову, а саме визнання недійсними свідоцтв з підстав того, що Знаки за свідоцтвами є такими що можуть ввести в оману щодо особи виробника вказаних у свідоцтві товарів 29, 30 класів МКТП.

Оскільки представником позивача подано заяву про зміну одночасно підстав та предмету позову, судом відмовлено у прийнятті даної заяви та роз'яснено право позивача звернутися до суду з окремим позовом у загальному порядку.

Таким чином, оскільки судом відмовлено у прийнятті даної заяви з вищевикладених підстав, питання поставлені перед експертом, які стосуються того чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 121586 та № 121586 від такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника вказаних у свідоцтвах товарів 29, 30 класів МКТП не можуть бути включені до переліку питань, як такі що не стосуються предмета судового дослідження.

Як вбачається зі змісту клопотання, представник позивача просить доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

В той же час, представники відповідача ОСОБА_4 заперечують щодо проведення експертизи саме в цій установі.

Таким чином між сторонами не досягнуто згоди щодо особи (установи), які можуть забезпечити експертне дослідження.

Відповідно до ч.3 ст.103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Таким чином, оскільки сторонами не досягнуто згоди стосовно особи, яка буде проводити експертизу, з урахуванням ч. 3 ст. 103 ЦПК України вважає за необхідне визначити експерту установу самостійно та доручити проведення експертного дослідження Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Визначаючи саме вказану експерту установу для проведення експертного дослідження, суд враховує наявність у зазначеній установі спеціалістів, які можуть провести експертизу у даній сфері, яка стосується об'єкта дослідження.

При цьому суд роз'яснює сторонам положення ч. 1 ст. 109 ЦПК України, згідно якої у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 103-109 ЦПК України, п.15.5) Перехідних положень ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Призначити по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, виконання якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експерта поставити питання:

Який елемент є домінуючим в складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.04.2010?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.04.2010 схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 настільки, що їх можна сплутати?

Який елемент є домінуючим в складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 настільки, що їх можна сплутати?

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У розпорядження експертної установи надати:

- матеріали цивільної справи №755/3335/17-ц у чотирьох томах;

Висновок скласти на підставі наданих судом матеріалів.

Оплату за проведення експертизи покласти на позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ».

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Провадження по справі на час проведення експертизи зупинити до отримання висновку експерта.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її складання до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя: