Справа № 296/3367/18
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" березня 2019 р. м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді Драча Ю.І.,

за участі секретаря Івашко Т.А.,

за участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ» про заборону використання знаку для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Новатум» використання знаку для товарів і послуг «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF» у всіх товарах 9 класу та послугах 35, 42 класів МКТП до приведення програмних продуктів ТОВ «Новатум», що реалізуються на ринку під торговою маркою «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF», у відповідність до Стандартів якості товарів і послуг, які виробляються чи надаються під торговими марками «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF», які затвердженні 20.01.2016 року.

Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що він є власником знаків для товарів і послуг «ДОК ПРОФ» та «ВОС PROF», що підтверджується договором № 0203/15 від 02 березня 2015 р. про передачу прав на знаки для товарів і послуг, укладеним між мною та Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та виданими на підставі вказаного правочину:

- Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 р. № 19023, яким засвідчено наявність в мене права власності на знак «ДОК ПРОФ», зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 164785 від 10 грудня 2012 р.

- Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 р. № 19022, яким засвідчено наявність в мене права власності на знак «DOC PROF», зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 164784 від 10 грудня 2012 р.

До моменту укладення вказаних договорів з ним, Дочірнє підприємство «КМ Техно» видано Товариству з обмеженою відповідальністю «Новатум» одиничні ліцензії на використання належних мені знаків для товарів і послуг, що підтверджується наступним:

06 лютого 2014 р. між Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ» укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - «ДОК ПРОФ».

06 лютого 2014 р. між Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ, укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - «DOC PROF».

Відповідно до ч. 2 ст. 1113 ЦК України, укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

За таких обставин, наразі між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ» існують правовідносини, засновані на договорах за якими були передані одиничні ліцензії, на належні йому знаки для товарів і послуг «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF».

Протягом багатьох років ним здійснювались колосальні зусилля для розвитку належних мені торгових марок, з метою підтримки їх авторитету на ринку та отримання поваги від споживачів до продуктів, що надаються під моїми брендами.

При цьому високий рівень конкуренції змушує постійно працювати над удосконаленням методів реклами, дизайну продукції та її якості, а також здійснювати захист торгових марок від посягань зі сторони третіх осіб.

Вище вказані зусилля призвели до того, що споживачі сприймають програмний продукт зі знаками «ДОК ПРОФ» або «DOC PROF», ж такий, що походить від одного виробника програмного забезпечення.

Наразі в України торгові марки «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF» є добре відомими та завдяки цьому відбувається успішна реалізація програмних продуктів під вказаними знаками, в багатьох органах державної влади та на великих приватних підприємствах, в результаті чого, покупець готовий заплатити більш високу ціну за програмний продукт, що реалізується під торговою маркою «ДОК ПРОФ» або «DOC PROF», які чудово зарекомендували себе на ринку, ніж придбати порівняно дешевий та ймовірно неякісний товар невідомого виробника програмного забезпечення.

27 січня 2016 року він надіслав ТОВ «Новатум» наступні документи:

Лист щодо зміни власника знаків та у звязку з цим, прохання надати мені інформацію, яка підтверджує, що програмний продукт ТОВ «Новатум», який може реалізуватись на ринку під торговими марками «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF», відповідає встановленим стандартам якості, за умови наявності яких можливе використання знаків для товарів і послуг - «DOC PROF» та «ДОК ПРОФ». При цьому, в листі до ТОВ «Новатум» я зазначив, що перевірка на якість може бути здійснена мною безкоштовно за умови надання вихідного коду програми або шляхом надання доступу до програми, з відповідними транспортними витратами.

Стандарти якості товарів і послуг, які виробляються чи надаються під торговими марками «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF», затверджені «20» січня 2016 р. документи підтверджуючі, набуття мною права власності на знаки для товарів і послуг «ДОК ПРОФ» та «DOC PROF».

проекти змін до ліцензійних договорів, в частині зміни ліцензіара.

Однак, відповіді на лист не отримав, а сам лист від 27.01.2016 року повернувся у звязку із закінченням терміну його зберігання у поштовому відділенні, яке обслуговує адресу відповідача.

Ухвалою суду від 07.08.2018 року позовну заяву прийнято до свого провадження та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 12.12.2018 року закрито підготовче судове засідання та справу призначено до розгляду по суті.

05.02.2019 року від представника відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву (а.с.222-224).

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив задовольнити з підстав викладених в позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечував проти задоволення позовних вимог з підстав викладених у відзиві на позовну заяву.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Судом встановлено, що ОСОБА_3, є власником знаків для товарів і послуг «ДОК ПРОФ» та «ВОС PROF», що підтверджується договором № 0203/15 від 02 березня 2015 р. про передачу прав на знаки для товарів і послуг, укладеним між ним та Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та виданими на підставі вказаного правочину: рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 р. № 19023, яким засвідчено наявність в мене права власності на знак «ДОК ПРОФ», зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 164785 від 10 грудня 2012 р.; рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 02 грудня 2015 р. № 19022, яким засвідчено наявність в мене права власності на знак «DOC PROF», зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 164784 від 10 грудня 2012 р.

До моменту укладення вказаних договорів з ОСОБА_3, Дочірнім підприємством «КМ Техно» видано Товариству з обмеженою відповідальністю «Новатум» одиничні ліцензії на використання належних йому знаків для товарів і послуг.

06 лютого 2014 р. між Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ» укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - «ДОК ПРОФ».

06 лютого 2014 р. між Дочірнім підприємством «КМ ТЕХНО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАТУМ, укладено ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг - «DOC PROF»

Після укладання зазначених договорів відповідач ТОВ «НОВАТУМ» правомірно, у відповідності до умов вказаних договорів та положень законодавства України почав використовувати зазначені знаки у своїй господарській діяльності та продовжує їх використання по даний час.

Посилання позивача на відсутність у ТОВ «НОВАТУМ» експертного висновку, зареєстрованого в Держспецзв'язку України, який засвідчує, що комплекс заходів захисту програмного забезпечення відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні є недостовірними, оскільки на офіційному веб-порталі Держспецзв»язку України міститься «Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом»

За порядковим номером 225 міститься інформація, що «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ» - «Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на комплекс засобів захисту комп'ютерної програми «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ». Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Також, у вказаному переліку міститься інформація і щодо експертного висновку, а саме: № 799, дійсний з 22.12.2017 до 22.12.2020 року.

За результатами експертизи було встановлено, що програмне забезпечення «ДОК ПРОФ ВЕБ» відповідає:

- вимогам до архітектури рівня гарантій Г-2;

- вимогам до середовища розробки рівня гарантій Г-2;

- вимогам послідовності розробки рівня гарантій Г-2;

- вимогам до середовища функціонування рівня гарантій Г-2;

- вимогам до документації рівня гарантій Г-2;

- вимогам до випробувань рівня гарантій Г-2;

- безпечній конфігурації та містить всі необхідні механізми захисту інформації, які реалізують визначену в детальному проекті політику безпеки.

Відповідно до ч. 2 ст. 1113 ЦК України, укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 1107 Цивільного кодексу України встановлено, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійний договору.

Відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частина 3 стаття 1108 Цивільного кодексу України поділяє ліцензії за обсягом прав та вказує, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Відповідно до п. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. При цьому сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру. За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Інформування є правом, а не обов'язком сторін договору і відтак дійсність договору визначається: письмовою формою договору; підписанням договору сторонами (уповноваженими представниками сторін).

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 114 ЦПК України учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо: 1) застосування аналогії закону чи аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

Відповідно до ч. 1 ст.81 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог та заперечень.

Відповідно до ч. 5 ст.81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно зі ч. 6 ст.81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

За умовами ч. 3 ст. 12, ч.1 ст. 13 ЦПК України обов'язок доказування покладається на сторони у справі.

Статтею 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів, системний аналіз положень чинного законодавства України, суд приходить до висновку, що позов в є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтями 15, 16 ЦК України, статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 141, 223, 259, 263-265, 268, 353, 354 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Новатум» про заборону використання знаку для товарів і послуг відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Житомирського апеляційного суд.

Суддя Ю. І. Драч