У Х В А Л А

24 липня 2019 року місто Київ

справа № 760/15604/16-ц

провадження 22-ц/824/5814/2019

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Станішевської Б.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Публічного акціонерного товариства «Фармак» про призначення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності,

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Фармак», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Солом`янського районного суду м.Києва від 29 листопада 2018 року позов ПАТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №212183.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 212183 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відмовлено у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до ПАТ «Фармак» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії.

Вирішено питання розподілу судових витрат.

Додатковим рішенням від 1 лютого 2019 року Солом`янського районного суду м.Києва заборонено ОСОБА_1 використання позначення «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» зареєстрованого відповідно до свідоцтва України № 212183 від 25 травня 2016 року шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.», продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет. Вирішено питання розподілу судових витрат.

Не погоджуючись з рішенням та додатковим рішенням суду, ОСОБА_1 через свого представника подав апеляційні скарги, в яких просив скасувати рішення та додаткове рішення суду першої інстанції і прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак», посилаючись на недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими. Крім цього зазначив, що оскаржувані рішення ухвалені судом з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.

22 липня 2019 року представником ПАТ «Фармак» - адвокатом Шум О.М. подано до суду клопотання про призначення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

В обґрунтування клопотання представник ПАТ «Фармак» посилався на те, що задля винесення повного і об`єктивного рішення, з метою спростування тверджень ОСОБА_1 та усунення будь-яких сумнівів щодо об`єктивності та правомірності висновків судового експерта Петренко С.А. наданих у висновку № 1143 від 14 березня 2017 року, а також на підтвердження невідповідності та незаконності висновків експертів від 21 березня 2018 року № 1201, від 20 березня 2018 року № 5761/18-53, від 21 березня 2018 року № 004-СІВ/18, від 1 грудня 2016 року № 536, просив призначити судову комісійну експертизу, в рамках якої поставити на вирішення експерту питання, що досліджувалися судовим експертом Петренко С.А. під час проведення судової експертизи. Також зазначив, що оскільки матеріали справи не містять судової експертизи проведеної стосовно питань загальновживаності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, № 31171 як позначень товарів певного виду та як загальновживаних термінів, що входять до предмету доказування а зустрічним позовом ОСОБА_1 , тому вважав за необхідне для вирішення судом питань, що потребують спеціальних знань, призначити судову експертизу в сфері інтелектуальної власності. Крім того, просив проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та експерту Соповій К.А.

В судовому засіданні представник ПАТ «Фармак» - адвокат Картушин Д.М. клопотання підтримав. В свою чергу заперечував проти клопотання представника ОСОБА_1 в частині визначення експертної установи, а також наполягав на проведення комісійної експертизи з урахуванням наявності в матеріалах справи семи висновків експертиз.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Жухевич І.Ю. підтримав клопотання представника ПАТ «Фармак» в частині питань, які мають бути поставлені на вирішення експертам, в свою чергу заявив також клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, крім судового експерта Голови І.Г., яка склала висновок № 5761/18-53. Заперечуючи проти призначення комісійної експертизи, а також проти доручення проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та експерту Соповій К.А., представник посилався на те, що клопотання позивача про призначення судової комісійної експертизи в частині запропонованих позивачем експертів, суперечить нормам процесуального права, а саме ст.ст.102, 104 ЦПК України, якими не передбачено призначення судом для проведення комісійної експертизи одночасно експертну установу та експерта, який не працює в такій установі. Також представник заперечував проти доручення проведення експертизи НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності, так як в матеріалах справи міститься висновок комісійної експертизи цього центру.

Представник Мінекономрозвитку - Запорожець Л.Г. проти призначення експертизи не заперечувала , запропонувала питання, які слід поставити на вирішення експертизи, а також три спеціалізовані експертні установи, яким може бути доручено проведення експертизи.

Обговоривши заявлені клопотання, суд вважає, що клопотання ПАТ «Фармак» та ОСОБА_1 , заявлене його представником, підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку ( комісійна або комплексна експертиза.

В матеріалах справи наявні висновки експертних досліджень (судової експертизи), а саме:

-висновок судової експертизи №1143 від 14 березня 2017 року, складений судовим експертом Петренко С.А., відповідно до якого знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА» за свідоцтвом України №212183 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 30054, № 7323 та №31171; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №212183 є таким, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПАТ «Фармак».»;

-висновок експертного дослідження об`єктів права інтелектуальної власності № 12-09/2016, складений експертом Жилою Б.В. від 12 вересня 2016 року, відповідно до якого відносно всіх товарів 5 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 212183, комбінований знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за вказаним свідоцтвом, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Диазолин Diasolinum» за свідоцтвом України № 7323, знаком для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН» за свідоцтвом України № 30054, знаком «DIAZOLINE» за свідоцтвом України №31171; Комбінований знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України № 212183 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, вказаних у свідоцтві;

-висновок експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності № 536 від 1 грудня 2016 року складений експертом Дорошенко О.Ф. , відповідно до якого знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, №30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001року такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами;

-висновок експертів Чабанець Т . М. , Фоя O.A. №019/18 від 28 лютого 2018 року за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054 та № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054 та № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами;

-висновок експерта Голови І.Г. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20 березня 2018 №5761/18-53, відповідно до якого знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №7323, №30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, у відповідності до наданих матеріалів справи; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, №30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року є такими, що складається лише з позначань, що є загальновживаними термінами у відповідності до наданих матеріалів справи;

-висновок експертів Дорошенко О.Ф . , Мінченко Н.В. за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності за цивільною справою № 760/15604/16-ц від 21 березня 2018 р. № 1201, відповідно до якої знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами;

-висновок експерта Стародубова І.В. № 004- СІВ/18 у сфері інтелектуальної власності від 21 березня 2018 року, відповідно до якого знак для товарів і послуг «Диазолин Diasolinum»за Свідоцтвом України № 7323 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31 травня 1993 року - дату подання заявки № 93052264; знак для товарів і послуг «Диазолин Diasolinum» за Свідоцтвом України № 7323 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31 травня 1993 року - дату подання заявки №93052264; знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН» за Свідоцтвом України № 30054 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14 березня 2001 року - дату подання заявки № ; знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН» за Свідоцтвом України № 30054 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними термінами на 14 березня 2001 року - дату подання заявки №; знак для товарів і послуг «DIAZOLINE»за Свідоцтвом України № 31171 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14 березня 2001 року - дату подання заявки №; знак для товарів і послуг «DIAZOLINE» за Свідоцтвом України № 3117 був таким, що складався лише з позначень, що є загальновживаними термінами на 14 березня 2001р. - дату подання заявки №.

Оскільки в матеріалах справи наявні сім висновків експертних досліджень, в тому числі і висновок судової експертизи, які містять думки восьми судових експертів, в рамках яких експерти дійшли різних висновків, що суперечать один одному, наявні підстави для призначення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Зважаючи на те, що в матеріалах справи наявний висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, проведення судової комісійної експертизи доцільно доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, крім судового експерта Голови Інни Георгіївни, яка склала висновок № 5761/18-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20 березня 2018.

Враховуючи, що клопотання про призначення експертизи заявлено обома сторонами, а саме позивачем ПАТ «Фармак» та ОСОБА_1 , тому витрати за проведення судової комісійної експертизи мають нести сторони, що заявили клопотання, в рівних частинах.

З питаннями, які запропоновані сторонами для вирішення експертам, суд погоджується.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України передбачено право суду зупинити провадження по справі у випадку призначення експертизи.

Керуючись ст. ст. 103, 104, 252 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Публічного акціонерного товариства «Фармак» про призначення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності - задовольнити частково.

Призначити у справі судову комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України №212183 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30054, № 7323 та № 31171 ?

2) Чи є знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України №212183 такім, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар?

3) Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, №31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду?

4)Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 7323, № 30054, № 31171 станом на відповідні дати подання заявок 31 січня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами?

Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, крім судового експерта Голови Інни Георгіївни, яка склала висновок № 5761/18-53, попередивши експертів про кримінальну відповідальність по ст..ст.384,385 КК України.

У розпорядження експертам надати матеріали цивільної справи ун. № 760/15604/16-ц, апеляційне провадження № 22-ц/824/5814/2019.

Витрати за проведення судової експертизи покласти на ПАТ «Фармак» та ОСОБА_1 в рівних частинах.

Провадження у справі зупинити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом п`ятнадцяти днів.

Суддя-доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова