Провадження № 2/760/1693/18
РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Назарчук Н.О., Січкар Д.О., Кривулько С.В.,

за участю представника позивача -Отцевича Є.Ю., Бабіщевич Т.В.

представника відповідача-1 -ОСОБА_3

представника відповідача-2 Державної служби інтелектуальної власності України-Потоцького М.Ю.

представника відповідача -2 Міністерства економічного розвитку та торгівлі України- Потоцького М.Ю. та Романенко Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол" до ОСОБА_6, Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Приватне науково-виробниче підприємство "Сітон" про визнання недійсним патенту України на винахід та зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В :

21.11.2014 Позивач - ТОВ «Біол» звернувся до суду з позовом до відповідачів ОСОБА_6 та Державної служби інтелектуальної власності України та просив:

- визнати повністю недійсним патент України НОМЕР_1 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", зареєстрований 12.11.2007 року на ім'я ОСОБА_6,

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі) відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", зареєстрований 12.11.2007 року на ім'я ОСОБА_6 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність",

- судові витрати покласти на відповідачів.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, позивач є одним із провідних виробничих компаній, яка виготовляє литий алюмінієвий посуд з антипригарним та керамічним покриттям, а також чавунний посуд.

Позивач зазначає, що 22.01.2014 на його адресу надійшов лист - претензія № 25/14 від 22.01.2014, підписаний представником Приватного науково - виробничого підприємства фірми «Сітон», що ТОВ «Біол» виготовляє свій чавунний посуд з використанням способу, який захищений патентом України на винахід НОМЕР_1, зареєстрованим на ім`я ОСОБА_6, який було опублікований 12.11.2007 у бюлетені «Промислова власність» №18.

В даній претензії від позивача вимагали припинити виробництво, пропонування до продажу і продаж чавунного посуду, який виготовлено з використанням способу, захищеного патентом України на винахід НОМЕР_1.

Позивач зазначає, що ОСОБА_6 є директором ПНВПФ «Сітон», яке здійснює виробництво чавунного посуду та якому на підставі Ліцензійного договору №2 від 01.03.2011, укладеного з ОСОБА_6, належить дозвіл (виключна ліцензія) на використання винаходів ОСОБА_6, у тому числі винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 «Спосіб виготовлення чавунного посуду».

Крім того, ПНВПФ «Сітон» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Біол» та ТОВ «Торговельно-будівельний дім «Олді» про припинення порушення прав інтелектуальної власності, в обгрунтування вимог за яким посилалось на неправомірне використання ТОВ «Біол» у своїй господарській діяльності винаходу за патентом НОМЕР_1.

На думку позивача, патент України на винахід НОМЕР_1 «Спосіб виготовлення чавунного посуду», зареєстрований на ім'я ОСОБА_6, не відповідає умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень, оскільки сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом НОМЕР_1 стала відома в світі до дати подання заявки на отримання цього патенту, тобто до 12.12.2005 р та відповідно заявлене технічне рішення є очевидним для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки.

22.12.2014 представник позивача подав до суду заяву про збільшення позовних вимог де посилався також на те, що патент України на винахід НОМЕР_1 не є промислово придатним, оскільки за допомогою заявленої сукупності суттєвих знак, на думку позивача не досягається вказаний в описі винаходу технічний результат у вигляд підвищення корозійної стійкості посуду.

Таким чином, позивач зазначає, що винахід за патентом України НОМЕР_1 не відповідає усім умовам патентоздатності, а саме новизні, винахідницькому рівню та промислової придатності.

В обґрунтування права на звернення до суду з даним позовом позивач посилається на фактичну заборону позивачу вільно здійснювати господарську діяльність, зокрема виготовляти та реалізовувати власну продукцію (чавунний посуд), оскільки патент на винахід НОМЕР_1 «Спосіб виготовлення чавунного посуду», зареєстрований на ім'я ОСОБА_6, порушує його права та охоронювані законом інтереси.

З урахуванням вищенаведеного, позивач просив задовольнити позов у повному обсязі.

Відповідач - ОСОБА_6 в особі своїх представників ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_3 з пред'явленим позовом не погодився, подав письмові заперечення в яких зазначає, що до позовної заяви не додано жодного джерела (доказу) в якому описувався б об'єкт, в якому містилася би та ж сама сукупність суттєвих ознак, що і в оспорюваному винаході або еквівалентна їм. Тому, вважає, що винахід відповідає умові патентоспроможності - новизна.

Відповідач зазначає, що оскільки до дати подання заявки на оспорюваний винахід у світі не проводилось теоретичних та практичних досліджень щодо оксидування чавунного посуду, то винайдення власником патенту і винахідником ОСОБА_6 такої сукупності суттєвих ознак не є очевидним для відповідного фахівця, а тому винахід відповідає умові патентоспроможності - винахідницький рівень.

Також, посилається на те, що оскільки в описі винаходу у відповідності до вимог чинного законодавства зрозуміло і чітко викладені умови вирішення поставленої технічної задачі і досягнення технічного результату, а матеріалами позовної заяви не спростовується ця обставина і не доводиться неможливості виготовлення посуду з використання цього винаходу, а тому відповідач стверджує, що винахід відповідає такій умові патентоспроможності, як промислова придатність.

При цьому, відповідач ОСОБА_6 зазначає, що якщо на думку позивача винахід не відповідає умові промислова придатність, тобто, що неможливо виготовити посуд за способом, описаному у спірному патенті , то це вказує на те, що у позивача відсутні порушені права або охоронювані законом інтереси.

Крім цього, відповідач ОСОБА_6 зазначає, що винаходи з такою самою сукупністю суттєвих ознак були запатентовані також в Республіці Білорусь (патент НОМЕР_2) та Російській Федерації (патент НОМЕР_3 та НОМЕР_4), що на його думку вказує на те, що патентні відомства в трьох державах проводили патентні експертизи винаходу і незалежно одна від одної дійшли однакових висновків про відповідність винаходу умовам надання правової охорони.

Також, відповідач ОСОБА_6 вказує на те, що позивачем пропущений строк позовної давності, оскільки ще з 13.08.2004р. між позивачем та третьою особою - ПНВПФ «Сітон» (засновником та керівником якого є ОСОБА_6 і яке на підставі ліцензійного договору здійснює використання винаходу по оспорюваному патенту) виникли господарські відносини щодо виробництва позивачем компонентів для чавунного посуду, що виробляється ПНВПФ «Сітон», а тому позивач не міг не знати про існування винаходу за патентом НОМЕР_1.

На цій підставі позивачем подано заяву про застосування строку позовної давності в порядку ч.3 ст. 267 ЦК України .

На підстав викладених заперечень відповідач ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні позову повністю.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України подав відзив на позовну заяву в якому проти позову заперечував та просив відмовити у його задоволенні посилаючись на те, що винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умовам надання правової охорони, а тому, Державна служба інтелектуальної власності України видала зазначений патент у повній відповідності до вимог законодавства України. Посилається на необхідність застосування до вирішення справи спеціальних знань.

В судовому засіданні 27.06.2017р. представник відповідача -2 заявив клопотання про заміну відповідача на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, мотивуючи її тим, що згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2017р. №320 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України» Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності України, яка ліквідовується.

Ухвалою суду від 27.06.2017 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України залучено до участі у справі в якості співвідповідача.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечив з підстав, наведених у відзиві Державної служби інтелектуальної власності України, та просив відмовити у його задоволенні.

Третя особа- Приватне науково-виробниче підприємство «Сітон» в судове засідання не з'явилася та участі у розгляді даної справи свого представника не забезпечила. Своїх пояснень щодо поданого позову до суду не подала та про причини неявки суд до відома не поставила.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 24.11.2014 провадження по даній справі було відкрито та призначено до судового розгляду на 17.12.2014 о 11.30 год.

Ухвалою суду від 24.11.2014 за заявою позивача були вжиті заходи забезпечення позову у спосіб заборони відповідачу -1 передавати будь-якій особі право власності та видавати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу по патенту України НОМЕР_1; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів стосовно винаходу по патенту України НОМЕР_1 та здійснювати пов'язані з цим публікації.

За клопотанням представника позивача, ухвалою суду від 22.12.2014 по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру інтелектуальної власності.

18.03.2015 на адресу суду надійшов лист від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з проханням про залучення для проведення екпертизи спеціалістів у галузі термообробки металів і сплавів.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 08.04.2015 та на виконання вимоги експерта було залучено спеціалістів для проведення експертизи, призначеної відповідно до ухвали суду від 22.12.2014.

Згідно Висновку №210/14 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.09.2015, проведеного Науково - дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності зазначено:

- що в матеріалах справи не містяться відомостей, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи;

- винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи;

- винахід за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи.

11.12.2015 представник відповідача ОСОБА_6 - ОСОБА_8 заперечуючи проти даного висновку заявив клопотання про проведення повторної експертизи у даній справі, зазначивши, що висновок експертизи №210/14 від 24.09.2015 є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи.

Крім того, 11.12.2015 від представника відповідача - 1 на адресу суду надійшла заява про відвід судового експерта та спеціаліста.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 11.12.2015 клопотання представника відповідача - 1 про відвід судового експерта та спеціаліста було залишено без задоволення.

Ухвалою суду від 16.12.2015 у справі було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 01.03.2016 було залучено спеціалістів у галузі термообробки металів і сплавів для проведення експертизи, призначеної відповідно до ухвали суду від 16.12.2015.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 09.03.2016 було виправлено описку в ухвалі суд від 01.03.2016.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 31.03.2016 було залучено додатково спеціалістів для проведення експертизи, призначеної відповідно до ухвали суду від 16.12.2015.

14.04.2017 на адресу суду від Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експерта № 29/17 (ІВ) від 03.04.2017 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності разом з матеріалами цивільної справи, в якого зазначено про те, що:

- в матеріалах справи відсутні відомості, що свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи;

- відповідно до матеріалів справи на дату подання заявки до Установи, винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень»;

- відповідно до матеріалів справи на дату подання заявки до Установи, винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

20.11.2017 в судовому засіданні представником позивача Отцевич Є.Ю. заявлено клопотання про призначення повторної експертизи.

01.12.2017 в судовому засіданні було допитано судового експерта ОСОБА_9

06.12.2017 представником відповідача - 1 до суду було подано заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи, заява про застосування строку позовної давності та скасування заходів забезпечення позову.

07.12.2017 від судового експерта ОСОБА_9 до суду надійшли письмові пояснення щодо проведеного експертного дослідження.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 27.02.2018 відмовлено в задоволенні клопотання представника позивача про призначення повторної судової експертизи.

Суд, заслухавши представників позивача та відповідачів, допитавши експерта, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 12.11.2007 Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я ОСОБА_6 зареєстрований патент України НОМЕР_1 на винахід «Спосіб виготовлення чавунного посуду» (заявка №а200511854, дата подання 12.12.2005р.).

У відповідності до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Згідно із ч. 1 ст. 459 ЦК України винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно із ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач в позові посилається на таку підставу для визнання патенту недійсним, як невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності.

Згідно із п.3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. «Про порядок введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру патентів України на винаходи, заявка на видачу оскаржуваного патенту подана 12.12.2005.

Отже, на дату подання заявки на видачу патенту України НОМЕР_1 чинним був Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року №3687-XII з останніми змінами від 22.05.2003.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції за станом на 22.05.2003 правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Згідно із ст. 7 названого Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Як вбачається з наданих відповідачем -2 матеріалів заявки №а200511854, дата подання 12.12.2005., (т.1 а.с. 109-140) поданої відповідачем -1 на видачу оспорюваного патенту, суттєвими ознаками винаходу є:

Спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашоподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскострумну обробку виливка і формування на виливку захисного покриття з оксиду заліза F3O4 шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза F3O4 його нагрів ведуть до температури 680-800 С.

Описання вказаних ознак та суті винаходу наведена в описі до патенту на винахід.

В позовній заяві позивач стверджує, що винахід за оспорюваним патентом не відповідає таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень (т.1 а.с.3).

В якості обґрунтування посилається на довідник «Справочник по чугунному литью» (изд.3-е, переработанное и дополненное под ред. Д.т.н. проф. Гришовича. - Ленинград. Машиностроение, 1978г), (т.1 а.с.44-46) на книгу «Технология литейного производства. Издание 2» по ред. Титова Н.Д. та на деякі роздруківки з мережі Інтернет (т.1 а.с. 47-51).

Також в ході судового розгляду позивачем надано Заключение ДП «УкрНДІспецсталь» від 20.10.2014р. №22-ВД-170 (т.1 а.с.101-102).

Суд критично відноситься до наданих позивачем роздруківок з мережі Інтернет, та не приймає їх до уваги в якості доказів, оскільки вони не завірені, не містять дати, з якої вказана в них інформація стала загальнодоступною, а отже не можуть вважатись належними, достовірними та допустимими доказами в розумінні вимог ст.ст.76-78 ЦПК України.

Також, суд не приймає до уваги вказане Заключение ДП «УкрНДІспецсталь», оскільки в ньому здійснено лише технічне порівняння посуду виробництва ТОВ «Біол» та ПНВПФ «Сітон» та не міститься аналізу суттєвих ознак винаходу по оспорюваному патенту НОМЕР_1 або еквівалентних їм, а також в ньому відсутні посилання на невідповідність вказаного патенту умовам надання правової охорони. Вказане Заключение не містить посилань, що воно здійснене судовими експертами, або має силу висновку експертизи.

Тому, суд вважає, що дане Заключение не відповідає вимозі щодо допустимості та достовірності доказів встановленим ст.ст.78, 79 ЦПК України.

В ході судового розгляду справи позивачем 22.12.2014 подано заяву про збільшення позовних вимог, яких позивач зазначає, що винахід за оспорюваним патентом НОМЕР_1 також не відповідає такій умові патентоспроможності як «промислова придатність».

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України ( в редакції 2003 року), для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань в галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, що беруть участь у справі.

Оскільки вирішення питання щодо сукупності суттєвих ознак винаходу, наявності винахідницького рівня та промислової придатності потребує спеціальних знань то за клопотанням представника позивача, ухвалою суду від 22.12.2014 по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 08.04.2015 до проведення призначеної експертизи було залучено спеціалістів в галузі термообробки: ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Згідно Висновку №210/14 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.09.2015 (т.2 а.с. 168-209) встановлено:

- що в матеріалах справи не містяться відомостей, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи;

- винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи;

- винахід за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи.

Таким чином, вказаним висновком підтверджено відповідність винаходу за оспорюваним патентом таким вимогам патентоздатності як «новизна» та «винахідницький рівень».

Аналізуючи матеріали справи та пояснення сторін у судовому засіданні, суд вважає за необхідне зазначити про те, що позивачем висновки експерта від 24.09.2015 в частині відповідності спірного винаходу умові новизни та винахідницького рівня не оспорювалися .

Тобто, фактично позивач визнав ту обставину, що винахід за патентом НОМЕР_1 відповідає таким умовам патентоздатності як «новизна» та «винахідницький рівень». Тому, ця обставина не повинна доводиться в силу вимог ч.1 ст.82 ЦПК України.

Ухвалою суду від 16.12.2016 було задоволене клопотання відповідача -1, з яким погодився позивач (т.3 а.с.91) та призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Ухвалами суду від 01.03.2016 та від 31.03.2016 до участі у експертизі було призначено спеціалістів в галузі термообробки: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Згідно висновку експерта №29/7 (ІВ) від 03.04.2017 (т.3 а.с.211-237) надано відповіді про те, що:

- в матеріалах справи відсутні відомості, що свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи;

- відповідно до матеріалів справи на дату подання заявки до Установи, винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень»;

- відповідно до матеріалів справи на дату подання заявки до Установи, винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Таким чином, зазначеним висновком підтверджено відповідність винаходу за оспорюваним патентом усім умовам патентоспроможності.

З вказаним висновком судового експерта погодились відповідачі, та не погодився позивач, який подав клопотання про призначення повторної судової експертизи, яке було відхилене судом з підстав, зазначених в ухвалі від 27.02.2018.

Оцінюючи наданий висновок експерта №29/7 (ІВ) від 03.04.2017 у сукупності з дослідженими у суді матеріалами справи, суд вважає, що зазначений експертний висновок є об'єктивним, повним, та таким, який відповідає іншим матеріалам справи, а тому визнається судом як належний, допустимий та достовірний доказ.

Так, судом встановлено, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

Висновок № 29/7 (ІВ) судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.04.2017 містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань.

Допитаний в судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_9 підтримав складений ним Висновок та надав повні відповіді на запитання представника позивача щодо проведеного дослідження. Підтвердив, що в матеріалах справи було достатньо доказів для складання даного Висновку.

Крім того, експертом додатково направлено до суду письмові пояснення щодо складеного Висновку в яких останній пояснив щодо неможливості проведення експериментальних досліджень за відстуністю відповідної методики та нормативної регламентації.

Щодо відсутності посилань на джерела технічної літератури звернув увагу, що в матеріалах справи відстуні джерела інформації, які описують процес виробництва чавунного посуду та стосуються об"єктів, які б можна було протиставити оспорюваному патенту за кожною ознакою окремо, що зазначено на стор.4 Висновку.

Також пояснив, що при складанні Висновку ним було враховано висновки спеціалістів, які в більшій своїй частині були тотожними.

З матеріалів справи та пояснень наданих експертом в суді вбачається, що експертом здійснювалося дослідження по вихідним даним в рамках доказів, що містяться в матеріалах цивільної справи, що узгоджується з вимогами чинного законодавства, які регламентують порядок проведення судової експертизи.

З огляду на викладене вище, суд не знаходить підстав, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку повторної судової експертизи чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Оцінивши зібрані у справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає усім умовам патентоспроможності, як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність, виходячи з наступного.

Згідно із ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та п.6.5.2. Правил розгляду заявки за винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197, в редакції від 15.03.2002р.винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Суд погоджується із думкою відповідачів та висновками судових експертів про те, що в матеріалах справи відсутні джерела, в яких би описувався спосіб виготовлення чавунного посуду, який мав би таку ж саму сукупність суттєвих ознак або еквівалент них їм, що і винахід по патенту НОМЕР_1.

В наданих позивачем теоретичних джерелах містяться посилання про виробництво чавунних виливків та не міститься інформації стосовно виготовлення чавунного посуду.

Також з пояснень, залучених до проведення експертиз спеціалістів (відповідні додатки до висновків судових експертиз) слідує, що до дати подання заявки 12.12.2005р. на видачу оспорюваного патенту не проводилось досліджень щодо виготовлення чавунного посуду та формуванні на його поверхні захисної плівки F3O4.

Таким чином, суд вважає, що винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає такій умові патентоспроможності, як «новизна».

Згідно із ст. 7 названого Закону та п.6.5.3. вищенаведених Правил винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Оцінюючи оспорюваний патент на предмет відповідності винаходу умові патентоспроможності - «винахідницький рівень» суд також бере до уваги ту обставину, що з наявних в матеріалах справи джерел не випливає очевидність запатентованого способу виробництва чавунного посуду та не випливає очевидність формування на його поверхні захисної плівки F3O4 описаним способом та за допомогою зазначених температурних та інших параметрів.

Також, така неочевидність спірного винаходу випливає з пояснень залучених спеціалістів, які підтвердили, що до дати подання заявки 12.12.2005р. на видачу оспорюваного патенту не проводилось ні теоретичні, ні практичні дослідження щодо виготовлення чавунного посуду та формуванні на його поверхні захисної плівки F3O4. Тобто, винайдення запатентованого способу було неочевидним.

Таким чином, суд вважає, що винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає такій умові патентоспроможності, як «винахідницький рівень».

У відповідності до ст. 7 названого Закону винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Згідно із п. 6.5.1. вищезазначених Правил для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування); наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Оцінюючи оспорюваний патент на предмет відповідності винаходу умові патентоспроможності - «промислова придатність» суд погоджується з висновком судового експерта №29/7 (ІВ) від 03.04.2017 (т.3 а.с.211-237) та відзначає, що твердження позивача про те, що наявність промислової придатності винаходу означає досягнення заявленого технічного результату таким, що не узгоджується з нормами законодавства, відповідно до якого під промисловою придатністю розуміється можливість використання винаходу в даному разі в промисловості.

В даному разі позивач надав суду Заключение ДП «УкрНДІспецсталь» від 20.10.2014 №22-ВД-170 (т.1 а.с.101-102), в якому зазначено про виготовлення посуду з використанням патенту України НОМЕР_1.

В наданих позивачем джерелах не міститься інформації стосовно виготовлення чавунного посуду або захисних плівок F3O4. Тобто, такі джерела не заперечують можливості виготовлення чавунного посуду з сформованій на його поверхні плівкою F3O4, яка виконує захисну протикорозійну функцію.

Суд погоджується з доводами відповідача-1, що в описі до патенту України на винахід НОМЕР_1 чітко описані різні режими формування такої захисної плівки та наведені повні данні стосовно параметрів, які необхідні для формування такої плівки відповідної якості. Тобто, винахід, відповідає умовам, вказаним в п.6.5.1. вищезазначених правил.

Також можливість виготовлення чавунного посуду з заявленими характеристиками не заперечили залучені до проведення судових експертиз фахівці в галузі металообробки.

Таким чином, суд приходить до висновку, що винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає такій умові патентоспроможності, як «промислова придатність».

Згідно із ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст. 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Згідно із ч. 2 цієї ж статті обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За змістом ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

У відповідності до ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Аналізуючи матеріали справи та відповідність їх нормам матеріального права, суд вважає, що позивач не довів ті обставини, на які посилався як на підставу в обґрунтування своїх позовних вимог.

З огляду на викладене вище, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявленого позову, а тому в задоволенні позову ТОВ «Біол» слід відмовити у повному обсязі.

Щодо доводів відповідача-1 про відмову у задоволенні позову з підстав пропуску позивачем строку на звернення з даним позовом до суду, слід зазначити.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Згідно з ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 267 ЦК України).

Суд вважає, що позивачем не пропущено строк позовної давності на звернення до суду з даним позовом, оскільки про порушення своїх прав позивач дізнався у січні 2014 року отримавши претензію № 25/14 від Приватного науково - виробничого підприємства фірми «Сітон», що ТОВ «Біол» виготовляє свій чавунний посуд з використанням способу, який захищений патентом України на винахід НОМЕР_1, зареєстрованим на ім`я ОСОБА_6.

Доказів того, що позивач до січня 2014 року був обізнаний про наявність спірного патенту НОМЕР_1, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6, відповідачем-1 не надано та з матеріалів справи не вбачається.

Та обставина, що між позивачем та третьою особою здійснювалася господарська діяльність у період 2004-2006, 2009-2011 р.р., жодним чином не свідчить про обізнаність позивача про реєстрацію спірного патенту .

Так, з наданих відповідачем-1 видаткових накладних за період з 2004-2006, 2009-2011 та договору поставки №74П від 01.03.2011 вбачається, що поставка товару здійснювалася щодо «ручки кришки пластмасової», що не охороняється спірним патентом. Крім цього, в наданих документах відповідача-1 відсутнє посилання на наявність спірного патенту та поставку продукції позивачу, що ним охороняється (т.4 а.с. 77-89).

З даним позовом до суду позивач звернувся 21.11.2014, тобто в межах строку позовної давності.

За таких обставин, заява відповідача-1 про застосування строку позовної давності, задоволенню не підлягає, оскільки не підтверджена відповідними доказами по справі.

З огляду на те, що суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні позову, підстави для стягнення з відповідачів на користь позивача понесених судових витрат в порядку ст.141 ЦПК України, відсутні.

Керуючись ст.ст. 459- 462, 469 ЦК України, ст.ст. 6, 7, 33 Закону України «Про винаходи і корисні моделі», ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 89, 102-104, 113, 133, 141, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол" до ОСОБА_6, Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Приватне науково-виробниче підприємство "Сітон" про визнання недійсним патенту України на винахід та зобов»язання вчинити дії, відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у раз і розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя : О.М. Букіна