Провадження № 2/760/2690/18
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді - Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря - Гак Г.М.

представника позивача - Огнев»юка Я.В.

представника відповідачів 1,3 - Расенчука В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного общєства «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання незаконним рішення, Свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов»язання вчинити дії, суд

В С Т А Н О В И В:

Позивач в грудні 2017 року звернулися до суду з позовом і з урахуванням поданих уточнень позовних вимог просить:

- визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року, згідно заявки m 201508320 від 08 червня 2015 року;

- визнати свідоцтво України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року недійсними повністю для всіх товарів та послуг 1, 4, 7 та 9 класів МКТП і послуг, для яких знак зареєстрований;

-зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, стосовно всіх товарів 1, 4, 7 та 9 класів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Посилається в позові на те, що ПАО «Нафтова компанія «Лукойл» є однією з найбільших у світі нафтових та нафтохімічних компаній, в сферу діяльності якої входить видобуток та продаж нафти і товарів з неї, виробництво автомобільних мастил та інших паливно-мастильних матеріалів.

Торгівельна марка «Лукойл» за міжнародною реєстрацією №678644 від 12 травня 1997 року зареєстрована для товарів та послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, та 42 класу МКТП.

Свого поширення на території України торгівельна марка набула 12 травня 1997 року та діє до 12 травня 2027 року.

27 березня 2017 року було зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 для товарів і послуг 1, 4, 7 та 9 класів МКТП, який зареєстрований на ім'я відповідача ОСОБА_2

Зазначений знак є схожим до ступеня змішуваності з належною йому торговельною маркою і зареєстрований для споріднених з нею товарів і послуг, а її використання без його дозволу порушує його права.

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав

Представник відповідачів - Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечував.

Посилався на те, що датою подання заявки №m201508320 на знак для товарів і послуг є 08 червня 2015 року.

Зазначений знак поданий на реєстрацію для товарів 1, 4, 7 та 9 класів МКТП.

При видачі свідоцтва була проведена експертиза відповідно п. 1 до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», яка виконувалася ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не відкликана або не вважається відкликаною , відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявою, що набирає чинності після затвердження його установою та на підставі такого рішення установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову у реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Таким чином, ДСІВ в даній ситуації виконує лише процедурну дію щодо затвердження позитивного або негативного висновку закладу експертизи.

Вчиняти будь - яку перевірку висновку закладу експертизи після проведення ним кваліфікаційної експертизи ДСІВ не має повноважень.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів від 23 серпня 2016 року №585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» ДСІВ було ліквідовано та покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Таким чином, на дату проведення експертизи за заявкою відповідача №m201508320 та видачі оскаржуваного свідоцтва НОМЕР_1 Міністерство не виконувало функцій та повноважень, передбачених пп. 47 п. 4 Постанови КМУ №459.

Зазначені повноваження і функції виконувались ДСІВ.

Крім того, вважає, що всі кваліфікуючі ознаки, визначені Законом, правилами та методичними рекомендаціями, за результатами комплексного та всебічного співставлення, дослідження та аналізу окремо взятих ознак та їх оцінки в цілому, дозволяє зробити висновок, що перше та загальне зорове враження від порівнюваних знаків є різним.

Виходячи з цього, просить відмовити в прозові.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 ЦПК України учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з'явилися в судове засідання без поважних причин.

Виходячи з цього, повідомлення особи про неможливість прибуття в судове засідання є її обов'язком, а не правом.

Крім того, відповідно до ст. ст. 43, 49 ЦПК України учасники справи зобов'язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процессу, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи, з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою.

Виходячи з цього, суд приходить до висновку про розгляд справи в відсутності відповідача.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Судом встановлено, що з 12 травня 1997 року на території України діє міжнародна реєстрація торгівельної марки «Лукойл» за міжнародною реєстрацією №678644, яка зареєстрована для товарів та послуг 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Строк дії реєстрації зазначеної торгівельної марки встановлено до 12 травня 2027 року.

08 червня 2015 року відповідачем ОСОБА_2 до Державної служби інтелектуальної власності була подана заявка №m201508320 на реєстрацію торгівельної марки «Луксоил», на підставі якої 27 березня 2017 року було зареєстровано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 для товарів і послуг 1, 4, 7 та 9 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

/ а.с.22 - 34 /

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовуючиь вимоги і заперчення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Так, в ході судового розгляду представником позивача було подано клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, а саме висновок експерта №124 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 31 січня 2018 року судовим експертом ОСОБА_3

Судовим експертом зазначено, що даний висновок підготовлено для подання до Солом'янського районного суду м. Києва, про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України попереджений.

Відповідно до ст.110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до Висновку експрета № 124 від 31 січня 2018 року:

- відносно всіх товарів 02, 04, 07 та 09 класів МКТП, вказаних у свідоцтві України НОМЕР_1, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаком за міжнародною реєстрацією №678644 настільки, що їх можна сплутати.

Вказаних висновків судовий експерт дійшов, встановивши спочатку схожість спірного позначення відповідача із протиставленим знаком позивача, що відповідає вимогам, встановленим абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зокрема, на стор. 9-10 п. 1.1. Висновку експерта зазначено, що з представлених даних видно, що переважна більшість чинників вказує на наявність між порівнюваними позначеннями звукової схожості.

Між порівнюваними позначеннями присутня також часткова смислова схожість.

Зазначено також, що за рахунок використання у порівнюваних написах різної кольорової гами та присутності у складі знака за свідоцтвом України НОМЕР_1 зображувального елементу, породжуване позначеннями загальне зорове враження суттєво різниться, чим обумовлюється відсутність між ними графічної схожості.

Пунктом 2.2. Висновку експертом визначалась смислова (семантична) схожість позначень, та з приведених даних видно, що всі товари 02, 04, 07 та 09 класів МКТП, відносно яких надано зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1, є спорідненими з товарами, щодо яких надано правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією №678644.

Оцінивши Висновок експертного дослідження в сукупності з іншими доказами в справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знаходить підстав, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, позивач має право використовувати та забороняти використовувати належний йому знак для товарів і послуг іншим особам для товарів, для яких він зареєстрований, а також для інших товарів, споріднених з ним.

Згідно з абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зазначене положення Закону прямо передбачає право власника свідоцтва на торговельну марку забороняти іншим особам використовувати без його згоди такі позначення, які внаслідок використання та у зв'язку з їх схожістю (не обов'язково до ступеню сплутування) із зареєстрованою торговельною маркою можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виходячи з викладеного вище обгрунування, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача та їх задоволення.

Також, відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про товарні знаки» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Крім того, згідно з п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року за №64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів.

Виходячи з цього, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1, стосовно всіх товарів 01,04, 07 та 09 класів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Що стосується вимоги про визнання незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року, згідно заявки №m201508230 від 08 червня 2015 року, суд виходить з наступного.

Відповідно п. 1 до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» експертиза заявки має статус науково - технічної експертизи та складається з формальної та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Закладом експертизи є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Відповідно до п. 15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовується інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково - пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не відкликана або не вважається відкликаною , відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявою, що набирає чинності після затвердження його установою та на підставі такого рішення установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову у реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Враховуючи викладене, висновки закладу експертизи за результатами проведення кваліфікаційної експертизи у будь - якому випадку є визначальними для прийняття рішення ДСІВ.

Таким чином, ДСІВ в даній ситуації виконує лише процедурну (технічну) дію, щодо затвердження позитивного або негативного висновку закладу експертизи та вчинення будь - якої перевірки висновку закладу експертизи після проведення ним кваліфікаційної експертизи не входило до повноважень ДСІВ, а також виходило за межі її, визначеної законодавством, компетенції.

Враховуючи викладене, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивача в цій частині.

Суд при вирішенні спору також враховує наступне.

За змістом ч.ч. 1, 2, 3,4 ст. 12 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

За правилами ч. 1 ст. 20 ЦК України право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Таким чином, законодавством України кожній особі гарантовано та закріплено право на судовий захист своїх прав та вільний вибір способів такого захисту.

Відповідач, не з»явившись до суду, своїм правом не скористалися, проти вимог позивача заперечень не подали і надані ним докази в обгрунтування пред»явлених вимог не спростував.

В свою чергу докази, надані представниками позивача, є належними та відповідають способам доказування, визначених ст.ст.76-78 ЦПК України, і є достатніми для вище приведеного висновку суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, у разі задоволення позову покладаються на відповідача.

Відповідно до ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Так, представником позивача було надано суду рахунок №26-01/18-СЕ від 26 січня 2018 року, наданий судовим експертом ОСОБА_3, відповідно до якого складання висновку судової експертизи по цивільній справі №760/26774/17 щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак, за заявою адвоката Огнев?юка Я.В. становило 14 300, 00 гр.

Відповідно до платіжного доручення №402 від 29 січня 2018 року зазначена сума була перерахована в повному обсязі судовому експерту ОСОБА_3

Таким чином, суд приходить до висновку про стягнення з відповідача ОСОБА_2 5 600, 00 гр. судового збору, сплаченого позивачем при зверненні до суду, та 14 300, 00 гр. судових витрат, понесених позивачем за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Керуючись ст.ст.15,16, 20, 495ЦК України, ст. ст. 10,16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.19 Закону України « Про товарні знаки», ст. ст. , ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76 - 82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити частково.

Визнати недійсним повністю Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 224137 від 27 березня 2017 року для вісх товарів 1,4,7 та 9 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований.

Зобов»язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України/ 01008 м.Київ вул. Грушевського, 12/2, / внести зміни до державного реєстру Свідотцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 224137 від 27 березня 2017 року стосовно вісх товарів 1,4,7 та 9 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В решті позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного общєства «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ»/ 101000 Російська Федерація м.Москва Срєтєнський бульвар 11, Ідентифікаційний код господарювання / 19 900, 00 гр. судового збору.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 14 лютого 2018 року.

Суддя: Л.А.Шереметьєва