печерський районний суд міста києва
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження у режимі відеконференцзв'язку цивільну справу за позовом компанії Цвак Унікум Лікьоріпарі Керешкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг (Цвак Унікум Нірт.) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,-

за участю представника позивача - ОСОБА_3,

представників відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -

Запорожець Л.Г.,

Тюріної Л.А.,

Фінагіної В.Б.,

представника відповідача ОСОБА_2 -

ОСОБА_7,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2017 року позивач компанія Цвак Унікум Лікьоріпарі Керешкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг (Цвак Унікум Нірт.) через свого представника звернувся до суду з даним позовом до відповідачів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ОСОБА_2, просив ухвалити рішення яким визнати свідоцтво України № 223343 на знак для товарів і послуг недійсними повністю, для усіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 223343 на знак для товарів і послуг повністю, для усіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування пред'явлених вимог позивач послався на те, що 27 лютого 2017 року Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступником якого в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) було здійснено реєстрацію торговельної марки «ENERGY &anb; UNIQUM», за результатами якої видане свідоцтво на знак для товарів та послуг № 223343 та опубліковано відомості про це в Офіційному бюлетені «Промислова власність» №4 від 27 лютого 2017 року. Власником свідоцтва № 223343 вказаної торговельної марки є відповідач ОСОБА_2 Позивач вважає, що торговельна марка відповідача є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336, виключне право на використання яких на території України належать позивачу, і таким чином не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони для усіх товарів класів 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг. Позивач отримав виключну ліцензію від власника Міжнародних реєстрацій № 882776 та № 541336, компанії Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ (Z&aас;U Spirituosen Marketing GmbH) на будь-яке використання торговельних марок за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 та захист прав на них, в тому числі на території України. Таким чином, реєстрація Торговельної марки відповідача за свідоцтвом № 223343, схожої настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача, безпосередньо порушує право позивача на використання торговельних марок за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.

До початку розгляду справи по суті представник позивача звернулася до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи, в обґрунтування своїх вимог висновку складеного судовим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, ОСОБА_8 на прохання компанії (Цвак Унікум Нірт.). Згідно складеного висновку всі товари 32 і 33 класу, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 223343, є частково такими самими та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336. Також у висновку зазначено, що знак за свідоцтвом України №223343 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 стосовно товарів 32, 33 класів.

08 лютого 2018 року представником Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подано відзив на позовну заяву, в якому представник зазначила, що вимоги позивача є необґрунтованими та такими що не підтвердженні належними засобами доказування. Також представник у своєму відзиві вказала, що оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач ОСОБА_2 забороняв або створював перешкоди позивачу у реалізації його прав при використанні торговельних марок позивача, то право позивача не є порушеним.

В свою чергу 05 березня 2018 року представником позивача через канцелярію суду подано відповідь на відзив відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в якому представник зазначила про необґрунтованість посилань відповідача та невідповідність їх дійсним обставинам справи та обґрунтуванням позову.

Також 27 березня 2018 року представником відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_7 у порядку ст. 178 ЦПК України було подано відповідь на відзив, відповідно до якого представник просить відмовити у задоволенні вимог позивача у повному обсязі. Заперечуючи проти задоволення позову, представник відповідача зазначила, що оскаржуване свідоцтво було зареєстровано у встановленому законом порядку, а отже, перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони. Позначення позивача є абсолютно відмінним від позначень відповідача, оскільки є різним за семантичним, графічним та фонетичним критеріями.

У відповіді на відзив представника відповідача ОСОБА_9, представник позивача наполягала на обґрунтованості позову, посилаючись на наявні в матеріалах справи докази та висновок експерта, який поданий нею у порядку ч. 1 ст. 106 ЦПК України.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Судом встановлено, що на території України діє міжнародна реєстрація торговельної марки «UNICUM» за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.

Міжнародна реєстрація № 882776 діє на території України у повному обсязі з 15 лютого 2006 року, а Міжнародна реєстрація № 541336 - з 15 червня 1989 року.

Також встановлено, що торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 882776 зареєстрована для товарів класу 33 МКТП а торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 541336 - для товарів класу 32 та 33 МКТП. Зазначені обставини підтверджуються відповідними повідомлення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" № 10608/3 від 7 вересня 2016 року та Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 47683/3 від 29 грудня 2014 року щодо дії на території України Міжнародних реєстрацій № 882776, № 541336.

10 серпня 2016 року відповідачем ОСОБА_2 до Державної служби інтелектуальної власності було подано заяву № m 2016 17295 на комбіноване позначення «ENERGY &aко; UNIQUM» відносно товарів 32, 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме:

Клас 32: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; виноградне сусло; зельтерська вода; літієва вода; води (напої); столові води; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольний напій); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; складники для виготовляння мінеральних вод; мигдалеве молоко (напій); напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неачкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої); яблучний сік;

Клас 33: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; медівка (гідромель); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; м'ятні настоянки; перегінні алкогольні напої; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

На підставі зазначеної заявки відповідним закладом було проведено формальну експертизу на відповідність умовам надання знаку правової охорони, яка визначена Законом. За результатами позитивної експертизи ОСОБА_2 було видано свідоцтво України № 223343 на комбінований знак «ENERGY &aлі; UNIQUM» та опубліковано відомості про видачу даного свідоцтва в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 за 27 лютого 2017 року.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач отримав виключну ліцензію від компанії Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ (Z&aап;U Spirituosen Marketing GmbH), власника Торговельних марок, на будь-яке їх використання та захист прав на них, в тому числі на території України. Позивач має виключне право на використання торговельної марки за Міжнародною реєстрацією №882776 з 15 лютого 2006 року, а Торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 541336 - з 26 березня 1993 року. Вказані обставини підтверджується витягом від 16 грудня 2014 року із Ліцензійного договору стосовно використання торговельних марок від 26 березня 1993 року, засвідчена копія якого міститься в матеріалах справи.

Згідно ч.ч. 2 та 5 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Обґрунтовуючи свої вимоги, представник позивача посилається на те, що реєстрація Торговельної марки відповідача за свідоцтвом № 223343, схожої настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача, безпосередньо порушує право позивача на використання торговельних марок за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.

Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, до початку розгляду справи по суті, представником позивача було подано клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, а саме висновку експерта №001-ТТМ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеного 16 січня 2018 року судовим експертом ОСОБА_8.

Судовим експертом зазначено, що даний висновок підготовлено для подання до Печерського районного суду м. Києва в межах розгляду даної справи, про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України експерт попереджена.

Відповідно до ст.110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч.1 та ч.2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до висновку експерта №001-ТТМ/18: всі товари 32 і 33 класу, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 223343, є частково такими самими та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336. Також в ході експертного дослідження встановлено, що знак за свідоцтвом України №223343 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 стосовно товарів 32, 33 класів.

Вказаних висновків судовий експерт дійшов, встановивши спочатку схожість спірного позначення відповідача із протиставленими знаками позивача, що відповідає вимогам, встановленим абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, схожість спірної торговельної марки з торговельними марками позивача настільки, що їх можна сплутати, підтверджується належним чином оформленим та поданим до суду висновком експерта.

Не приймаються до уваги судом посилання представника відповідача, який є власником спірного свідоцтва на те, що висновок експерта є недопустимим доказом у справі, оскільки поданий на невідповідній стадії процесу, а саме після звернення до суду з даним позовом.

Як вбачається з матеріалів справи, вказаний висновок представником позивача було додано до матеріалів справи в обґрунтування своїх вимог до початку розгляду справи по суті. Будь-якого імперативного обов'язку щодо подання стороною висновку у порядку ч. 1 ст. 106 ЦПК України до відкриття провадження у справі процесуальний Закон не містить.

Крім того, у відповідності до ч. 10 ст. 83 ЦПК України докази, які не додані до позовної заяви чи відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

На виконання вимог зазначеної статті, представник позивача звернулася до суду з даним клопотанням про доручення висновку до матеріалів справи, яке судом задоволено.

В той же час, відповідно до протоколу судового засідання при вирішенні питання про долучення до матеріалів справи висновку експерта у судовому засіданні 8 лютого 2018 року була присутня представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яка не заперечувала проти додання даного доказу до матеріалів справи.

Тому, твердження відповідачів про те, що висновок експерта поданий без додержання вимог ЦПК України є надуманим та безпідставним.

Крім того, аналіз положень Глави 3 ЦПК України, який регламентує порядок проведення підготовчого провадження, дає підстави для висновку, що будь-яка сторона до початку розгляду справи по суті може звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи чи подати відповідний висновок у порядку ст. 106 ЦПК України.

Оцінивши Висновок експертного дослідження в сукупності з іншими доказами в справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знаходить підстав, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі.

Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Виходячи з викладеного вище, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача та їх задоволення.

Також, відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про товарні знаки» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Крім того, згідно з п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року за №64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг №223343, стосовно всіх товарів 32, 33 класів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв'язку із розглядом справи, складає 23 198,72 грн., до якої входить сума судового збору 3 200,00 грн. та сума витрат на проведення експертизи, за результатами якої складений Висновок експерта у розмірі 19 998,72 грн.

Оригінал квитанції № 14498065 від 7 грудня 2017 року на підтвердження сплати судового збору був доданий до позовної заяви від 7 грудня 2018 року. Копія рахунку Центру судової експертизи та експертних досліджень державного підприємства "Інформаційні судові системи" за надання послуги з проведення експертизи № 1-Екс від 11 січня 2018 року та відповідні платіжні доручення № 14875435 та № 14875453 від 15 січня 2018 року - до відповіді позивача на відзив відповідача від 5 березня 2018 року.

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_2 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ними під час розгляду справи, які складаються з суми сплаченого судового збору в розмірі 3200, 00 грн. та витрат на проведення експертизи, за результатами якої складений висновок експерта у розмірі 19 998,72 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 10,16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.19 Закону України «Про товарні знаки», ст. ст., ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов компанії Цвак Унікум Лікьоріпарі Керешкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг (Цвак Унікум Нірт.) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 223343 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 223343 для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) на користь компанії Цвак Унікум Лікьоріпарі Керешкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг (Цвак Унікум Нірт.) витрати у вигляді сплати судового збору та витрати на проведення експертизи у розмірі 23 198,72 грн.

Повне рішення суду складено 30 липня 2018 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Оскільки в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя