АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №760/18843/15-ц Головуючий у 1-й інстанції суддя: Оксюта Т.Г.

07 лютого 2018 року м. Київ

Апеляційний суд міста Києва у складі:

головуючого Саліхова В.В.

суддів: Лапчевської О.Ф., Левенця Б.Б.

секретаря судового засідання Дячук І.М.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство) «Львівський холодокомбінат» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року в справі за позовом Приватного акціонерного товариства (Товариство з обмеженою відповідальністю) «ХЛАДОПРОМ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «КАШТАН», про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37310,

ВСТАНОВИЛА:

У жовтні 2015 року ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» звернулося до суду із позовом до ДСІВ, ОСОБА_1 та просило:

визнати словесний знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком позивача відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000;

зобов'язати ДСІВУ опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного знака для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком ПАТ «ХЛАДОПРОМ» для товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000;

зобов'язати ДСІВУ відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m2015 17568 від 08.10.2015 на ім'я ОСОБА_1;

зобов'язати ОСОБА_1 виконати передбачені п. 3.2.9 Ліцензійного договору №12 від 03.03.2015 умови та подати до ДСІВУ клопотання про продовження строку дії свідоцтва України №37310;

зобов'язати ДСІВУ внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України №37310 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному Бюлетені «Промислова власність».

№ апеляційного провадження: 22-ц/796/1150/2018
Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 позов задоволено. Визнано словесний знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000. Зобов'язано ДСІВУ опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного знака для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком ПАТ «ХЛАДОПРОМ» для товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000. Зобов'язано ДСІВУ відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m2015 17568 від 08.10.2015 на ім'я ОСОБА_1 Зобов'язано ОСОБА_1 виконати передбачені п. 3.2.9 Ліцензійного договору №12 від 03.03.2015 умови та подати до ДСІВУклопотання про продовження строку дії свідоцтва України №37310. Зобов'язано внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України №37310 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному Бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПрАТ«ХЛАДОПРОМ» судовий збір в сумі 487,20 грн.

В апеляційній скарзі ПАТ «Львівський холодокомбінат» просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Посилається на порушення судом норм матеріального та процесуального права. В обґрунтування своїх доводів вказує, що апелянт здійснює виробництво морозива «Львівський каштан» та «Каштан зі смаком ванілі», однак визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні за позивачем надає йому право забороняти використовувати ПАТ «Львівський холодокомбінат» вищевказаний знак для товарів і послуг, що обмежуватиме здійснення господарської діяльності останнього.

Відповідно до п. 8 ч. 1 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Згідно з ч. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Пунктом 3 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

У зв'язку з чим, справа підлягає розгляду Апеляційним судом м. Києва.

У судовому засіданні представник ПАТ «Львівський холодокомбінат» просив задовольнити апеляційну скаргу з викладених у ній підстав та відповідно до пояснень доданих до останньої.

ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» просив суд відхилити апеляційну скаргу, зазначивши, що доводи викладені в ній є необґрунтованими, просив закрити апеляційне провадження, оскільки вважав особу, яка подала апеляційну скаргу такою, що позбавлена можливості оскаржувати вищезгадане рішення суду за відсутності будь-яких порушень прав вищезгаданої особи.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України не заперечував проти апеляційної скарги.

ОСОБА_1 та його представник в судове засідання не з'явилися. Хоча суд апеляційної інстанції приймав усі міри щодо належного повідомлення відповідача по справі про час та місце слухання справи, у зв'язку з чим неодноразово відкладав розгляд справи.

Матеріали справи містять данні про те, що 26.12.2017 відповідач надавав до апеляційного суду свої заперечення на апеляційну скаргу та клопотання про закриття апеляційного провадження. Крім того, таке саме клопотання відповідач подав і 29.01.2018. Також матеріали справи містять данні про те, що ОСОБА_1 був повідомлений про час та місце слухання справи по місцю роботи (т. 4, а. с. 2). Крім того, суд здійснював оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України (т. 4, а. с. 1).

За наведеного, колегія суддів вважає, що відповідач був обізнаний про розгляд справи, що пітверджується матеріалами справи (т. 3, а. с. 43, 63-70, 190-191).

У рішенні ЄСПЛ від 03.04.2008 № 3236/03, § 41«Пономарьов проти України» суд вказав, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Крім того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

На підставі викладеного, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 372 ЦПК України, колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності відповідача.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд першої інстанції, дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог про визнання на ім'я ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» словесного знака для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні для товару 30 класу МКТП «морозиво» на 29.09.2000, а також про зобов'язання ДСІВУ відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m2015 17568 від 08.10.2015.

З таким висновком суду першої інстанції не може погодитись колегія суддів, враховуючи наступне.

З матеріалів справи вбачається, та встановлено при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, що 29.09.2000 ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» на підставі заявки № отримав свідоцтво України № 37310 від 16.02.2004 на знак «КАШТАН пломбір (комб.)» відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» та послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» і 42 класу МКТП «забезпечування морозивом» (т. 1, а. с. 16).

Подаючи вищезгаданий позов позивач надав договір від 03.03.2005, з тексту якого вбачається, що між ПрАТ «ХЛАДОПРОМ», як власником знака за свідоцтвом України № 37310 «КАШТАН» та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір № 12 на використання вказаного знака, пунктом п. 3.2.9. якого було передбачено обов'язок ліцензіата самостійно та за власний рахунок забезпечити продовження строку дії свідоцтва України № 37310 шляхом подання відповідного клопотання до Державного департаменту інтелектуальної власності України та оплати офіційного збору (т. 1, а. с. 235-238). Разом з тим, матеріали справи містять данні про те, що даний договір не підписаний відповідачем.

ПрАТ «ХЛАДОПРОМ», дізнавшись про те, що дія свідоцтва України № 37310 на знак для товарів і послуг припинена, у зв'язку із несплатою збору за продовження його дії, звернулося до ОСОБА_1 із претензією № б/н від 21.09.2015, в якій вимагало від останнього виконати свої зобов'язання за ліцензійним договором та звернутись до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про продовження строку дії зазначеного свідоцтва (т. 1, а. с. 239).

08.10.2015 ОСОБА_1 було подано заявку № m2015 17568 на видачу свідоцтва України на знак «КАШТАН пломбір (комб.)» для товарів 30 класу МКТП «морозиво» та послуг 35 класу МКТП «реклама морозива» і 42 класу МКТП «забезпечування морозивом».

На адресу позивача надійшов лист від відповідача, яким останній запропонував придбати свої права заявника на знак за заявкою № m2015 17568 (т. 1, а. с. 111).

Позивач зазначає, що він протягом тривалого часу використовує знак «КАШТАН» при виробництві морозива, дії ОСОБА_1 із подання ним заявки №m2015 17568 на реєстрацію спірного позначення є недобросовісними і направлені на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за цією заявкою позивачу або їх конкурентам.

Враховуючи наведене, позивач звернувся із відповідним позовом до суду.

Поняття добре відомого знака в Законі та міжнародних актах не визначено, але з аналізу їх змісту добре відомий знак можна визначити як знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власностіта цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

За наведеного, ч. 2 ст. 25 вказаного Закону встановлені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, однак не визначає заздалегідь такий висновок, який в кожному окремому випадку буде залежати від конкретних обставин.

Наказом Міністерства освіти науки України 15.04.2005 № 228 затверджений Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за N 471/10751).

Зазначений Порядок, як визначено у ньому, розроблений відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка є чинною в Україні з 25.12.1991, визначає порядок визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України.

Згідно з п. 3.2.3. вказаного Порядку до заяви про визнання знаку добре відомим мають бути подані фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

використання знака в рекламі;

комерційне використання знака в мережі Інтернет;

заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

кількість споживачів такої реклами;

витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

На підставі викладеного колегія суддів вважає, що для доведеності позивачем факту, що вищезгаданий товарний знак для товарів і послуг є добре відомим в Україні саме станом на 29.09.2000, він повинен довести суду факти використання та просування зазначеного знаку на відповідному ринку, в тому числі витрати на рекламу такого знаку підтвердженими належними та допустимим доказами на підтвердження вказаних обставин.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду щодо визнання вищезгаданого знаку добре відомим.

Приймаючи відповідне рішення суд першої інстанції послався на висновок судової експертизи.

Відповідно до висновку судового експерта №86 від 09.11.2015 встановлено, що надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, а також ступінь відомості знака у відповідному секторі суспільства, сукупність яких вказує на те, що станом на 29.09.2000 позначення «КАШТАН» стало добре відомим в Україні знаком ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво». Комбіноване позначення «Каштан Пломбір» за заявкою на знак для товарів і послуг № m2015 17568 від 08.10.2015 є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним позначенням «КАШТАН», яке використовує позивач для маркування товару 30 класу МКТП: «морозиво». Комбіноване позначення «Каштан Пломбір» за заявкою на знак для товарів і послуг № m2015 17568 від 08.10.2015 є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: «морозиво», а саме щодо особи позивача (т. 2, а. с. 26-53).

Відповідно до вимог ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Надання знаку статусу «добре відомий» передбачає надання йому широких меж охорони, зокрема, поза межами класів, для яких зареєстровано позначення.

При вирішенні питання про визнання знаку для товарів і послуг добре відомим визначальним має бути саме ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також тривалість, обсяг, географічний район використання та/або просування знака.

У якості доказу відомості знаку в матеріалах справи містяться, експертом досліджувалися та покладені в основу рішення судом першої інстанції відомості:

ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» є власником знака «КАШТАН», зареєстрованого стосовно товару «морозиво» за свідоцтвом України № 19356, права на яке діють від дати подання заявки - 22.02.1999, а також володів знаком «КАШТАН пломбір (комб.)», зареєстрованим відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» за свідоцтвом України №37310 з датою подання заявки 29.09.2000 та промисловим зразком за патентом України №4735 від 16.04.2001 з датою подання заявки 05.10.2000, об'єктом якого є обгортка для морозива «КАШТАН пломбір».

Станом на 29.09.2000 позивач використовував позначення «КАШТАН» для маркування морозива близько десяти років, на що вказує адресований президенту ЗАТ «Хладопром» лист Харківської торгово-промислової палати від 10.07.2001 вих. № 242/6302-4, в якому зазначається, що Харківська торгово-промислова палата підтверджує, що ЗАТ «Хладопром» здійснює випуск морозива «Каштан» (на лінії «Дерби») з 1990 року (т. 1, а. с. 26).

Фотокопія обгортки для морозива «КАШТАН» пломбір у шоколадній глазурі виробництва АТЗТ «Хладопром», з зазначенням на ній технічних умов ТУ У 46.39.096-96, затверджених Мінсільгосппродом України 23.12.1996 (т. 2, а. с. 31); протокол № 512/6 Исследования проб пищевых продуктов от 21.05.1999 щодо морозива пломбір «КАШТАН» виробництва АТЗТ «Хладопром» (т. 1, а. с. 28).

При аналізі географічного району використання позивачем знака «КАШТАН» експертом була взята до уваги інформація щодо позивача з інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за якою підприємство не здійснювало експорту своєї продукції за кордон. Зазначена інформація підтверджується довідкою ПрАТ «Хладопром» з таблицею із переліком контрагентів, об'єми продажів яких були найбільшими за результатами статистичних даних, починаючи протягом 1998-2000 років морозива під торговою маркою «КАШТАН» (близько 29579000 упаковок) було реалізовано українським споживачам (т. 1, а. с. 78-93).

Щодо положення виробника морозива «КАШТАН» на ринку - відомості, опубліковані в журналі «АГРОПЕРСПЕКТИВА» №6 (18)'2001 що найбільшим виробником в останні роки є ЗОТ «Хладопром» за підсумками 2000 року (т. 2, а. с. 22-27).

При визначенні відомостей або визнання знака у відповідному секторі суспільства, експерт зважав на присутні в матеріалах справи Звіт маркетингового (соціологічного) опитування щодо ідентифікації продукції, маркованої знаком «Каштан» від 17.02.2015 (т. 1, а. с. 34-52)та звіт по результатам анкетування для ПрАТ «Хладопром», проведеного в період з 25.02.2015 по 27.02.2015 (т. 1, а. с. 53-77).

За наведеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що наведені докази є належними та підтверджуються матеріалами справи.

Разом з тим, колегія суддів не може погодитись з тим, що розглянуті у висновку експерта № 86 від 09.11.2015 критерії та фактори передбачені в п. 3.2.3. Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 та п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.

Пунктом 3.2.3 вищевказаного Порядку передбачено, що використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Таким чином, для визнання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні необхідним є встановлення, зокрема, такого фактору як будь-якого просування знака саме з 2000 року та надання належних й допустимих доказів.

Колегія суддів, враховує, що станом на 29.09.2000, коли позивач просить визнати знак добре відомим були чинними положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до ч. 2 ст. 16 якої використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

За наведеного, на момент розгляду справи у судах та дату визнання знаку добре відомим нормами права передбачено обов'язковість використання знаку та його просування у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні та здійснення відповідних витрати на проведення зазначенийх дій.

Разом з тим, при розгляді справи в суді першої та апеляційної інстанції таких документів не надано, в зв'язку з чим неможливо встановити вчинення позивачем дій у спірний період щодо експонування знаку на виставках, ярмарках та його рекламування ПрАТ «Хладопром».

В матеріалах справи міститься лише лист ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 22.06.2015 №1483/16 про участь та перемогу ПрАТ «Хладопром» у Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів України» у 2010 році (т. 1, а. с. 108);

Каталог кращої продукції Харківщини регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - «100 кращих товарів України» у 2013 році (т. 1, а. с. 180-185).

Таким чином, вказані докази не охоплюють період зазначений у позові, в зв'язку з чим не можуть бути визнані судом належними та допустимими доказами в розумінні вимог ЦПК України на підтвердження зазначених обставин.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що у експерта були відсутні відомості на підтвердження просування знака, як одного із фактора необхідного для визнання знаку добре відомим в Україні, передбаченого Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України затвердженого Наказом Міністерства освіти та науки України 15.04.2005 № 228 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за № 471/10751).

Також висновки експерта не містять данних про витрати позивача на рекламу такого знаку на території України із зазначеної у позові дати з посиланням на оригінали бухгалтерських документів на підтвердження вказаних обставин.

Більш того, колегія суддів вважає недоведеним при проведені експертизи і факту випуску позивачем морозива з використання знаку «Каштан» з 1990 року, оскільки на підтвердження даних обставин позивач надав лише фотокопію листа Харьківської торгово-промислової палати від 10.01.2001 (т. 1, а. с. 26), але вказаний доказ не може бути визнаний судом належним та допустимим.

Відповідно до вимог ст. 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до вимог ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції представник позивача не повідомив суд про наявність у позивача оригіналу вищезгаданого доказу.

В зв'язку з наведеними обставинами, колегія суддів не може визнати вказаний доказ належним та допустимим у даній справі.

Відповідно до ч. ч. 1, 5, 6, 7 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, позивачем в порушення вищевказаних норм права не було надано належних та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог.

Таким чином, відсутні правові підстави для визнання словесного знаку для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні знаком позивача відносно товарів 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000 та як наслідок зобов'язання ДСІВУ опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» зазначенеі відомості.

На вищевикладене суд першої інстанції уваги не звернув, не дослідив належним чином обставини справи, всі фактори необхідні для визнання знака добре відомим в Україні, у зв'язку з чим дійшов невірних висновків про задоволення позовних вимог.

При цьому, приймаючи таке рішення, колегія суддів враховує і те, що тривалий час на території України різні виробники виготовляли морозиво з застосування знаку «Каштан».

Зазначені обставини, на думку колегії суддів, вказують на те, що назва «КАШТАН», як позначення не відрізняє товар одного виробника від аналогічних та подібних товарів інших виробників, це вид морозива. Знак КАШТАН відображає лише товарну природу виробу. Позначення КАШТАН є загальновживаним для товарів певного виду (виду морозива).

Щодо позовних вимог про зобов'язати ОСОБА_1 виконати передбачені п. 3.2.9 Ліцензійного договору №12 від 03.03.2015 умови та подати до ДСІВУ клопотання про продовження строку дії свідоцтва України №37310 та зобов'язати ДСІВУ внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зазначені відомості та опублікувати відомості про це у офіційному Бюлетені «Промислова власність», колегія суддів вважає наступне.

Приймаючи відповідне рішення суд першої інстанції послався на ліцензійний договір від 03.03.2005 між ПрАТ «ХЛАДОПРОМ», як власником знака за свідоцтвом України № 37310 «КАШТАН» та ОСОБА_1 та на обов'язки, які виникають у сторін з приводу його укладання.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов'язків серед юридичних фактів є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.ч. 1, 2ст. 509 ЦК Українизобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Аналіз зазначених норм права дає можливість дійти до висновку про те, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зі ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно дост. 420 ЦК Україниторговельна марка (знаки для товарів і послуг) належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно ч. 1ст. 494 ЦК Україниобсяг правової охорони торговельної марки визначається, зокрема, наведеним у свідоцтві переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 8, 9ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Згідно з нормами статті 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених угодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

Таким чином, ліцензіар може передати підприємству - ліцензіату ліцензію на об'єкт права інтелектуальної власності - торговельну марку (знак для товарів і послуг).

Судом першої інстанції встановлено, що 03.03.2005 між ПрАТ «ХЛАДОПРОМ», як власником знака за свідоцтвом України № 37310 «КАШТАН» та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір № 12 на використання знака «КАШТАН пломбір (комб.)».

Пунктом п. 3.2.9. даного договору було передбачено обов'язок ліцензіата самостійно та за власний рахунок забезпечити продовження строку дії свідоцтва України № 37310 шляхом подання відповідного клопотання до Державного департаменту інтелектуальної власності України та оплати офіційного збору.

ОСОБА_1 відмовив забезпечити продовження строку дії свідоцтва України №37310 шляхом подання відповідного клопотання до компетентного органу та оплати відповідного офіційного збору, що є порушенням ним взятих на себе обов'язків по виконанню умов ліцензійного договору №12 від 03.03.2005.

Разом з тим, при розгляді справи в суді апеляційної інстанції встановлено, що матеріали справи містять лише копію вказаного договору, яка не підписана відповідачем (т. 1 а. с. 235-238).

Також матеріали справи не містять данні про те, що судом першої інстанції оглядався оригінал вказаного договору, який було підписано сторонами договору.

В зв'язку з наведеними обставинами, колегія вважає, що при розгляді справи в суді першої та апеляційної інстанції позивач не довів, що такий договір взагалі було укладено відповідно до вимог діючого законодавства.

Представник позивача надав договір підписаний сторонами лише в суді апеляційної інстанції в останньому судовому засіданні, пояснити виключних обставин ненадання договору при розгляді справи в суді першої інстанції та тривалий час до суду апеляційної інстанції не зміг.

За наведених обставин, суд апеляційної інстанції, заслухавши думку учасників процесу, не задовольнив клопотання позивача про залучення вказаного доказу.

В зв'язку з наведеними обставинами, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції шодо покладення на відповідача обов'язків за вказаним договором, оскільки при розгляді справи в суді апеляційної інстанції не було встановлено, що такий договір було укладено.

При цьому, приймаючи таке рішення, колегія суддів враховує, що відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з ст. 16 даного Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

За наведеного, ОСОБА_1 строк дії свідоцтва України №37310 на торговельну марку за заявкою від 29.09.2000 продовжено не було, протягом шести місяців після встановленого строкудії Свідоцтва 29.09.2010 до компетентного органу не звертався, а тому торгова марка юридично припинила свою дію.

ПрАТ «ХЛАДОПРОМ» з відповідною претензією звернувся до ОСОБА_1 21.09.2015.

Пунктом 3.1.2. Ліцензійного договору передбачено, що Ліцензіар має право здійснювати контроль за використання Ліцензіатом Знаку та дотримання умов даного Договору.

Відповідно ст. 22 Закону власник торгової марки, яка припинила свою дію за несплату збору за продовження дії, має право здійснити повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Таким чином, свідоцтво України № 37310 від 16.02.2004, припинило свою дію 29.09.2010 внаслідок несплати відповідної суми збору за продовження його дії.

Аналіз законодавства, в тому числі міжнародних актів, що регулюють спірні правовідносини дають можливості прийти до висновку, що у разі недотримання строку для оплати продовження дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг власником цього знаку або іншою заінтересованою особою Установа звільняється від обов'язку застосовувати допоміжні заходи для відновлення прав такої особи.

Таким чином, у суду першої інстанції не було правових підстав для задоволення і вказаної частини позовних вимог.

В зв'язку з відмовою у задоволенні основних позовних вимог, на думку колегії суддів, не підлягають задоволенню і вимоги, які були висунуті позивачем до відповідача 1.

При цьому, колегія суддів приймає до уваги той факт, що згідно п. 7.8 Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, який затверджено Наказом Міністерства освіти і науки № 228 від 15.04.2006 до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, вносяться знаки, які визнані добре відомими за рішенням Апеляційної палати Держдепартаменту.

Згідно п. 8 цього ж Порядку, в офіційному бюлетені «Промислова власність» публікуються відомості про знак, визнаний добре відомим за рішенням Апеляційної палати Держдепартаменту.

За наведеного, чинним законодавством не передбачено обов'язку відповідача-1 робити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про визнання знаку добре відомим за рішенням суду.

Відтак, суд першої інстанції необгрунтовано зобов'язав Міністерство здійснити публікацію таких відомостей.

Посилання позивача та відповідача на необхідність закриття апеляційного провадження по справі, колегія суддів вважає необґрунтованими у зв'язку з тим, що при розгляді справи в суді апеляційної інстанції було встановлено, що рішенням, яке оскаржується, порушені права особи на користування знаку на товари і послуги «Каштан», оскільки встановлено, шо особа, яка подала апеляційну скаргу, виготовляє морозиво з назвою «Львівський каштан», «Каштан зі смаком ванілі».

За наведених обставин, сам факт відсутності свідоцтва у вищезгаданої особи на знак на товари і послуги «Каштан», на думку колегії суддів, не свідчить про відсутність факту наявності порушення прав ПАТ «Львівський Холодокомбінат» у зв'язку з прийняттям вищезгаданого рішення.

Також необґрунтованим, на думку колегії суддів, є посилання позивача та відповідача на відсутність права ПАТ «Львівський Холодокомбінат» на подачу апеляцій у зв'язку з тим, що він не є стороною у вказаній справі, оскільки таке право надано особі на підставі цивільно-процесуального законодавства.

У зв'язку з обґрунтуваннями, які надав апеляційний суд в своїй Постанові, посилання у відзивах на добровільне виконання рішення суду першої інстанції відповідачем-1, також не спростовують висновків апеляційної скарги.

Враховуючи наведені обставини, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового про відмову у задоволенні позову.

Отже, вимоги апеляційної скарги знайшли своє підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

Обґрунтовуючи своє рішення, колегія суддів приймає до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Враховуючи вищевикладене та вимоги п. 3 ч. 1 ст. 376 ЦПК України апеляційний суд задовольняє апеляційну скаргу і скасовує рішення суду першої інстанції з ухваленням нового про відмову у задоволенні позову.

Враховуючи вищевикладене та вимоги ст. 133 ЦПК України з ПАТ «ХЛАДОПРОМ» на користь ПАТ «Львівський холодокомбінат» підлягає стягненню судовий збір в розмірі 535,92 грн. за подачу апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 367-368, 371, 374, 376, 381-382, 389-390 ЦПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство) «Львівський холодокомбінат» задовольнити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2015 року скасувати.

Ухвалити нове рішення.

У задоволенні позову Приватного акціонерного товариства (Товариство з обмеженою відповідальністю) «ХЛАДОПРОМ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «КАШТАН», про визнання знаку «КАШТАН» добре відомим в Україні та про відновлення становища, яке існувало до порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37310 відмовити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства (Товариство з обмеженою відповідальністю) «ХЛАДОПРОМ» на користь Публічного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство) «Львівський холодокомбінат» судовий збір в розмірі 535,92 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови шляхом подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції.

Повний текст Постанови складено 12.02.2018.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: О.Ф. Лапчевська

Б.Б. Левенець