АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа: №760/20696/15-ц Головуючий у 1-й інстанції: Коробенко С.В.

31 січня 2018 року м. Київ

Апеляційний суд міста Києва в складі:

головуючого - Саліхова В.В.

суддів: Лапчевської О.Ф., Поліщук Н.В.

секретаря судового засідання Дячук І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» та ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна», третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України НОМЕР_3, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» та знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_11,

ВСТАНОВИЛА:

У листопаді 2015 року ТОВ «Амальгама Люкс» та ОСОБА_1 звернулися до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності, ТОВ «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», ТОВ «ДЦ Україна» та з урахуванням збільшених позовних вимог просили:

Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

№ апеляційного провадження: 22-ц/796/18/2018
Визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/3M/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201508643 від 11.06.2015 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Заборонити ТОВ «ФармаГруп Експорт» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Заборонити Діандра Іптерпрайзіс Лімітед використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/3м/16від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Заборонено ТОВ «ФАРМАГРУП ЕКСПОРТ» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та«ІНФОРМАЦІЯ_5».

Заборонено компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Заборонено ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Заборонено Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Заборонено ТОВ «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

В іншій частині позову відмовлено.

Вирішено питання розподілу судових витрат.

В апеляційній скарзі ТОВ «Дрогері Україна» просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове про відмову в задоволенні позову. Посилається на неповне з'ясування та недоведеність обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права. В обґрунтування своїх доводів вказує, що судом безпідставно були відкинуті докази, а саме науковий висновок від 10.01.2017, Висновок експертів №28/15 від 14.12.2015 та висновок №544. Зазначив про невідповідність Висновку експерта №9/2016 від 08.09.2016 нормам чинного законодавства України. Вказав, що спірні торговельні марки повинні порівнюватись експертом в цілому та введення споживачів в оману є неможливим, враховуючи, що власне пакування шампуню «ІНФОРМАЦІЯ_1», як і листи-вкладиші до нього містять чітку інформацію щодо особи виробника даного товару та зображення знаків, які не є описовими щодо зареєстрованих товарів є несхожими за графічними, фонетичними і семантичними ознаками. Вказав, що ТОВ «Дрогері Україна» не виготовляє товари, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивачів, що не може порушувати права останніх.

Зазначив, що провадження в частині позовних вимог ТОВ «Амальгама Люкс» по захисту добре відомого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_6» має бути закрите, оскільки підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, а вимога визнати позначення за заявками на знак для товарів і послуг №№ m201412533 та m 201508643 такими, що не відповідають умовам надання правової охорони та зобов'язати ДСІВ не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знаків за вказаними заявками носить публічно-правовий характер та має бути розглянута в порядку адміністративного судочинства України.

ТОВ «Дрогері Україна» посилається на неналежне повідомлення про розгляд справи відповідача нерезидента України - «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед».

Відповідно до п. 8 ч. 1 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Згідно з ч. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Пунктом 3 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

У зв'язку з чим, справа підлягає розгляду Апеляційним судом м. Києва.

У судовому засіданні представники позивачів - ТОВ «Амальгама Люкс» та ОСОБА_1 просили залишити без задоволення апеляційну скаргу з підстав викладених в поясненнях.

ОСОБА_3 представник відповідача - ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», ОСОБА_4 в інтересах Державної служби інтелектуальної власності, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та третьої особи: ДП «Український інститут інтелектуальної власності» не заперечували проти апеляційної скарги.

Представник ТОВ «Дрогері Україна» - ОСОБА_5 подала до суду клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з її перебуванням у відрядженні за межами м. Києва, яке відхилене судом, у зв'язку з закінченням терміну розгляду справи передбаченого ЦПК України та наявності інших адвокатів, які мають право представляти вказаного відповідача.

Інші учасники справи - ТОВ «Фарма Груп Експорт», компанія «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», ТОВ «ДЦ Україна» повідомлялися про час та місце слухання справи, але в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.

На підставі викладеного, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 372 ЦПК України, колегія суддів ухвалила розглянути справу за їх відсутності.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників учасників справи, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив із висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №9/2015 від 08.09.2016 щодо можливості введення в оману при використанні спірних позначень стосовно особи виробника через схожість до ступеню сплутування словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Відмовляючи у частині позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що Держслужбою прийняте рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m201508643 від 11.06.2015 та закінчено двомісячний строк на його оскарження з боку заявників, а тому підстави для задоволення даної частини позовних вимог відсутні.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, враховуючи наступне.

Рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог не оскаржується, у зв'язку з чим судом апеляційної інстанції не переглядається.

Судом першої інстанції встановлено та вбачається з матеріалів справи, що наприкінці 2004 року ВАТ МПКК «Алые Паруса» отримало свідоцтво України НОМЕР_3 від 15.12.2004 на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_6». На початку 2005 року ВАТ МПКК «Алые Паруса» уклало договір від 07.02.2004 про передачу прав на знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» ТОВ «Амальгама Люкс», позивач користується правовою охороною для наступних товарів 03 класу МКТП: «Бальзами, гелі, креми, лосьйони, масла, мило, пасти і шампуні для волосся голови та волосистої частини шкіри людини» (т. 1, а. с. 22-26). Словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з пріоритетом від 20.12.2012 зареестровано на ім'я ТОВ «Амальгама Люкс» та ОСОБА_1 (т. 1, а. с. 28-31; т. 8, а. с. 63-64). Даний знак користується правовою охороною для всього переліку товарів 03 класу МКТП, у тому числі, для товару «шампуні».

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 09.12.2008 було визнано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_6» добре відомим в Україні станом на 01.01.2006 відносно товарів 03 класу МКТП: «Косметично-профілактичні засоби від лупи»та 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати та лікувальні засоби при себореї та лупи» у відношенні Позивача-1 (т. 1, а. с. 32-43).

Встановлено, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» є популярною та впізнаваною серед українських споживачів, про що, наприклад, свідчать стійкі і безперервні перемоги товарів проти лупи, маркованих цією торговельною маркою виробництва ТОВ «Амальгама Люкс» у незалежному, а тому престижному загальнонаціональному конкурсі «Фаворит успіху» з 2012 по 2015 рік в номінації «Препарат проти лупи» (т. 1, а. с. 44-61).

Також ТОВ «Амальгама Люкс» є власником наступних свідоцтв України на торговельні марки:

- НОМЕР_5 на словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» з пріоритетом від 07.11.2005, зареєстрованого для наступних товарів 05 класу МКТП: «Лікувальні препарати для росту волосся; фармацевтичні препарати від лупи» (т. 1, а. с. 62-64);

- НОМЕР_6 на словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» з пріоритетом від 26.12.2006, зареєстрованого для наступних товарів 05 класу МКТП: «Бальзами лікувальні; гелі лікувальні; лікувальні препарати для росту волосся; лосьйони на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мила лікувальні; креми лікувальні; олії лікувальні; пасти лікувальні для волосся; препарати для нищення паразитів; протигрибкові препарати; протиспорові препарати; шампуні лікувальні; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи» (т. 1, а. с. 65-67).

ТОВ «Амальгама Люкс» є власником міжнародних реєстрацій на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6» за № НОМЕР_7 та «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_8 (т. 1, а. с. 68-83), дія яких розповсюджується на наступні країни: Білорусь, Німеччина, Естонія, Грузія, Італія, Латвія, Молдавія, Польща, Росія, Казахстан, Узбекистан.

Таким чином, матеріали справи містять данні про те, що позивач-1 упродовж тривалого часу створив значну серію торговельних марок на основі позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», визнаного добре відомою торговельною маркою цього підприємства, про що зазначалося вище.

27.04.2015 Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала на ім'я ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанію «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_9 (заявка №m2014 15657 від 04.11.2014) для товару 03 класу МКТП: «шампуні від лупи» (т. 1, а. с. 84-87).

10.11.2015 Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала на ім'я ТОВ «Дрогері Україна» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_10 (заявка №т2015 11432 від 16.07.2015) для товару 03 класу МКТП: «шампуні від лупи», що підтверджено бібліографічними даними цього свідоцтва та матеріалами відповідної заявки (т. 1, а. с. 90).

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» подано заявку № m 201412533 від 04.09.2014 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для повного переліку товарів 03 класу МКТП (т. 1, а. с. 88-89; т. 2, а. с. 2-7; т. 6, а. с. 175).

14.11.2016 Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення вих. № 85339/3M/16 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014.

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» подано заявку № m 2015 08643 від 11.06.2015 на реєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_7» для товару 03 класу МКТП: «шампуні» (т. 3, а. с. 232-233).

Держслужба 18.04.2016 прийняла рішення вих. № 4764 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою №іп2015 08643 від 11.06.2015.

Приватне підприємство «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» на замовлення ТОВ «Фарма Груп Експорт» виробляє шампуні від лупи, на футлярі та етикетці пакування якого, а також на листі-вкладишу, вкладеному у футляр, використовуються словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що не заперечується вказаними сторонами та підтверджено інформацією, яка міститься на футлярах таких шампунів.

Зазначені шампуні від лупи розповсюджуються, зокрема, в роздрібній торговельній мережі ТОВ «ДЦ Україна», що не заперечується вказаною стороною та підтверджено фіскальним чеком.

ТОВ «Дрогері Україна» зазначено на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості офіційного представника ТОВ «Фарма Груп Експорт» на територіях України, Росії, Білорусії та Казахстану. Також із розміщеної на вказаному веб-сайті інформації вбачається, що ТОВ «Дрогері Україна» та ТОВ «Фарма Груп Експорт» входять до групи компаній «Дрогері», яка є офіційним дистриб'ютором, зокрема, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». На вказаному веб-сайті рекламуються та пропонуються до продажу шампуні проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» для сухого і нормального та жирного волосся, а також наведені реквізити юридичної особи ТОВ «Дрогері Україна», що підтверджено Експертним висновком Центра компетенції УЦПНА за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет від 20.02.2017 № 13/2017-ЕВ-ЦК (т. 9, а. с. 74-81).

Доменне ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_11» належить ТОВ «Фарма Груп Експорт», що підтверджено довідкою Центра компетенції УЦПНА від 20.02.2017 №24/2017-ДР-ЦК з відомостями про реєстранта доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_11».

ТОВ «Амальгама Люкс» зазначило, що упродовж значного часу виробляє та вводить у цивільний обіг на територіях України, Євросоюзу та країн СНД товари проти лупи під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_6», а саме пасти, шампуні, креми, масла, які широко рекламуються та представлені в торговельних мережах.

Позивачі вважають, що знаки за спірними свідоцтвами та заявками підпадають під дію абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Причому така можливість введення в оману щодо особи виробника на думку позивачів обумовлена схожістю словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_4», що разом або окремо входять до складу знаків та позначень за оспорюваними свідоцтвами, заявками та пакуванням шампунів проти лупи, до ступеню сплутування зі знаками позивачів: «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України НОМЕР_3, «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_11 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Враховуючи вищевикладене позивачі звернулися до суду із відповідним позовом.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.

Згідно з ст. 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

За змістом п.п. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» (далі Закону ) свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Аналіз зазначених норм права дає можливість дійти до висновку про те, що підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є відомість в Україні торгівельної марки до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє або надає останні.

Таким чином, при розгляді вказаної справи позивачі повинні довести суду, що їхня торговельна марка була відома в Україні ще до подачі відповідачами заявки на реєстрацію вищезгаданого знака на товари та послуги, і останні надають тотожні або споріднені з позивачами послуги.

Матеріали справи свідчать, що знак для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_11, а також добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» утворюють серію знаків для товарів і послуг такого виробника, як ТОВ «Амальгама Люкс».

Співвласником свідоцтв України НОМЕР_12, НОМЕР_11 разом із ТОВ «Амальгама Люкс» є також і ОСОБА_1, який як співвласник зазначених свідоцтв має право звертатися до суду за захистом своїх порушених прав.

Встановлено, що позивач-1 підтримує добру відомість знака «ІНФОРМАЦІЯ_6», що підтверджено:

результатами рейтингу суспільної довіри до торговельних марок в межах Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху - 2012», в якому вказана торговельна марка отримала статус «Фаворит Успішних Людей» у номінації «Препарат від лупи» та статус «Фаворит Експертів» у номінації «Шампунь від лупи»;

за результатами рейтингу суспільної довіри до торговельних марок в межах Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху - 2014» стала переможцем і отримала статус «Абсолютний Фаворит Успіху» у номінації «Шампунь від лупи»;

у 2015 році в межах конкурсу «Фаворити Успіху - 2015» торговельна марка посіла перше місце в категорії «Шампунь» від лупи та перше місце в категорії «Препарат від лупи», що підтверджено відповідними дипломами та звітами.

Відповідно до ч. ч. 2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень.

Пунктом 4.3.2.5. Правил передбачено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

На підставі викладеного можливо зробити висновок, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнаним недійсним, за наявності відомостей в Україні щодо фірмового найменування до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Судом першої та апеляційної інстанцій встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 18.12.2015 проведено експертизу №507, складену атестованим за експертною спеціальністю 13.6. судовим експертом ОСОБА_9, щодо спірних позначень за свідоцтвами України НОМЕР_9, НОМЕР_10, за заявками № m201412533, №m201508643 та пакуванням шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1»для нормального та сухого волосся, а також для жирного волосся, до складу яких входять словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», які порівнювалися зі словесними знаками «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_9» за свідоцтвами України НОМЕР_11, НОМЕР_3 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_6». В результаті проведеного експертного дослідження судовий експерт зробив висновки, що використання перелічених спірних позначень може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_11, НОМЕР_3, а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_6» (т. 7, а. с. 84-215).

Звітом за результатами соціологічного дослідження «Визначення особливостей сприйняття торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» та слів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 08.04.2016, складеного за результатами опитування 2229 осіб в таких містах України, як Київ, Вінниця, Полтава, Львів, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Одеса та Миколаїв. Відповідно до Звіту були встановлені такі показники: 61,9% опитаних вважають, що слова «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» є торговими марками одного виробника; 62,3 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_2», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6»; 45,6 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_1», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (т. 7, а. с. 46-83).

Висновком експертів №295/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.12.2016, складеного атестованими за експертною спеціальністю 13.6. судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Вказаним висновком було встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_9, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 04.11.2014; комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_10, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 16.07.2015.

Листом від генерального директора ТОВ «Лювар» вих. №4 від 31.01.2017, яким підтверджено помилкове замовлення цим підприємством у постачальника шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1», виробництва відповідача-4 на замовлення відповідача-2 замість шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробництва позивача-1. Також даним листом підтверджено помилкове використання в електронній базі лікарських та косметологічних товарів і у фіскальному чеку аптечної мережі «Лювар» назви шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_6» замість фактично проданих шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 9, а. с. 49).

Також відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9/2016 від 08.09.2016 встановлено:

1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_12, № НОМЕР_4 та добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» утворюють серію знаків для товарів і послуг такого виробника, як Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

2. Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_9, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

3. Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_10, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

4. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою на знак для товарів і послуг № m2014 12533 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

5. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 08643 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

6. Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що містяться на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» для нормального та сухого волосся, зображення яких містяться в матеріалах справи № 760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

7. Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що міститься на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» для жирного волосся, зображення яких міститься в матеріалах справи №760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» (т. 5, а. с. 32-126).

Крім того, під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції 05.07.2017 за клопотанням ТОВ «Дрогері Україна» призначено у справі додаткову комісійну експертизу у сфері інтелектуальної власності, у зв'язку з необхідністю порівняти спірні торгівельні марки в цілому, для встановлення їх схожості (т. 10, а. с. 172-174).

28.12.2017 Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України проведено експертизу №14493/17-53/25386 ч 25390/17-53, за результатами якої зроблено висновок судових експертів:

1. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_9 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

2. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_10 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

3. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m201412533 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

4. Відповідно наданим на дослідження матеріалам, позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар (т. 10, а. с. 201-231).

Перевіривши вищезгадані висновки експерта, колегія суддів не знаходить в них обставин, які б викликали сумніви щодо правильності їх проведення, або наявності таких процесуальних порушень, які б давали можливості дійти до висновку щодо наявності об'єктивних сумнівів щодо їх правильності.

Частиною 1 статті 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. ч. 1, 5, 6, 7 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що спірні знаки для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_9, НОМЕР_10,а також спірні позначення за заявками №m201412533, №m201508643 та спірні позначення за пакуванням і листами-вкладишами до шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» для нормального і сухого волосся та для жирного волосся, внаслідок їх використання, здатні вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 03 класу МКТП, а саме щодо особи ТОВ «Амальгама Люкс», який є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_11, а також добре відомого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_6», співвласником товарного знака якого є ОСОБА_1

Колегія суддів вважає, що при розгляді справи відповідачі ні в суді першої інстанції, а ні в суді апеляційної інстанції не довели, що їхні позначення не є оманливими або такими, що не можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає висновки суду першої інстанції про задоволення позовних вимог щодо визнання недійсними свідоцтва України НОМЕР_9, НОМЕР_10 правильними, оскільки спірні знаки для товарів і послуг не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до ст. 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».

Відповідно дост. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 5 даного Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державною службою інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ).

Відповідно до п. п. 2, 3ст. 19 Закону України«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

При розгляді справи в суді першої та апеляційної інстанції встановлено, що знак на товари і послуги, який зареєстрував за собою відповідач 1, може ввести в оману споживача відносно товарів, які виробляє позивач 1.

Таким чином, позначення за заявкою №m201412533 від 04.09.2014 вводить в оману щодо особи виробника товарів, в зв'язку з чим колегія суддів вважає обґрунтованою вимогу позивачів щодо визнання незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знаку для товарів і послуг за вказаною заявкою.

За наведеного, колегія суддів вважає правильними висновки суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_9, НОМЕР_10 та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Крім того, колегія суддів також вважає правильними висновки суду першої інстанції щодо зобов'язання Держслужби відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Таким чином, чинним законодавством передбачена можливість обрання вищевказаного способу захисту прав інтелектуальної власності позивача на добре відомий знак, з метою недопущення реєстрації знака за заявкою у майбутньому.

Посилання апеляційної скарги на не доведення позивачами належними засобами доказування схожості спірних торгівельних марок за свідоцтвами України НОМЕР_9, НОМЕР_10 з торгівельними марками позивачів та їх оманливість є необґрунтованими, оскільки спростовуються матеріалами справи, в тому числі вищезгаданими судовими експертизами.

Доводи апеляційної скарги про те, що провадження в частині позовних вимог ТОВ «Амальгама Люкс» по захисту добре відомого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_6» має бути закрите, оскільки підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, а вимога визнати позначення за заявками на знак для товарів і послуг №№ m201412533 та m 201508643 такими, що не відповідають умовам надання правової охорони та зобов'язати ДСІВ не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знаків за вказаними заявками носить публічно-правовий характер та має бути розглянута в порядку адміністративного судочинства України є необґрунтованими, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 01.03.2013 №3 згідно зі статтею 177 ЦК результати інтелектуальної, творчої діяльності належать до об'єктів цивільних прав, а за статтею 178 ЦК вони є оборотоздатними. Спори, що виникають у сфері використання інших об'єктів права інтелектуальної власності, де обов'язковою є державна реєстрація права, за позовами до Державної служби інтелектуальної власності України як органу державної влади (суб'єкта владних повноважень) залежно від предмета та підстави позову і при наявності публічно-правового характеру спору не підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства.

Згідно з п. 3ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, вказане свідоцтво на час виникнення спірних правовідносин видавалося від імені держави уповноваженим на це органом - Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ).

Відповідно до п. 3.1. Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» видача свідоцтва здійснюється Державною службою у місячний строк після державної реєстрації знака за наявності документа про сплату державного мита за його видачу.

Таким чином, у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг подальше оспорювання права власності на цей знак має вирішуватися в порядку цивільної юрисдикції.

Висновок Верховного Суду України висловлений в Постанові від 16 червня 2015 року в справі №826/8805/14.

Матеріали справи містять данні про те, що предмет спору відноситься до цивільної юрисдикції, а вимога визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m201412533, що не відповідає умовам надання правової охорони та зобов'язати ДСІВ не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знаку за вказаною заявкаю носить похідний характер та пов'язана із основним предметом спору.

Крім того, матеріали справи свідчать та встановлено, як при розгляді справи в суді першої та апеляційної інстанцій, співвласником свідоцтв України НОМЕР_12, НОМЕР_11 разом із ТОВ «Амальгама Люкс» є також і ОСОБА_1

Право вибору суду, до якого може звертатися позивач з позовом за захистом своїх прав належить останнім.

За наведених обставин, вищевказаний довід не спростовує висновків суду першої інстанції.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що судовий експерт, провівши експертизу № 9/2016 від 08.09.2016 жодним чином не дослідив той факт, що власне пакування шампуню «ІНФОРМАЦІЯ_1», як і листи-вкладиші до нього, містять чітку інформацію щодо виробника даного товару, а тому введення споживачів в оману є неможливим, колегія суддів також вважає таким, що не спростовує рішення суду першої інстанції.

За клопотанням апелянта - ТОВ «Дрогері Україна» судом апеляційної інстанції призначено експертизу, зокрема для дослідження даної обставини, що потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

В експертному висновку від 28.12.2017 №14493/17-53/25386 ч 25390/17-53 КНІДСЕ МЮУ встановлено, що відбулось фактичне змішування комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», який до того ж містить ознаки обох комбінованих знаків за свідоцтвом НОМЕР_9 та свідоцтвом НОМЕР_10 та добре відомого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_6»; отриманий шампунь було поставлено на облік як «ІНФОРМАЦІЯ_6 шампунь»; до електронної бази лікарських та косметологічних товарів ТОВ «Лювар» було внесено «торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6», хоча було закуплено товар, маркований позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1». При цьому при нанесенні виробником на товар комбінованого знаку за свідоцтвом України НОМЕР_10, відбулося використання зображувального елементу комбінованого знаку за свідоцтвом України НОМЕР_9 у знаку за свідоцтвом України НОМЕР_10 (частина скальпу із волоссям, розділеного пробором). Тобто, в результаті таких дій, знак за свідоцтвом України НОМЕР_9 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_10, нанесені на упакування товарів «шампунь від лупи», відрізняються лише за дискламованими словесними позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ_2» (НОМЕР_13) та «ІНФОРМАЦІЯ_10 (свідоцтво НОМЕР_10), що фактично, відповідно старим довідникам, позначають спільні, схожі поняття; обидва комбіновані знаки, використані на товарах у такому вигляді, стають подібними візуально і за своєю сутністю (семантикою).

Знаки для товарів і послуг також вказують на джерело походження товару, тобто торговельні марки фіксують взаємозв'язок між товаром і виробником.Споживач, купуючи товар, позначений певним знаком для товарів і послуг, вибирає конкретного виробника серед його конкурентів.

Споживач може бути введений в оману стосовно виробника товару (особи, що надає послуги), в разі, коли позначення у цілому чи його елементи є тотожними чи схожими з позначеннями, пов'язаними з іншим виробником (особою, що надає послуги), що може призвести до виникнення у споживача помилкової думки саме стосовно виробника товару(особи, що надає послуги) - про походження цих товарів з одного комерційного джерела та про належність їх одній особі.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_9 в цілому є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_6», який визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2006 Рішенням Апеляційної палати від 09.12.2008, затвердженим наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 25.12.2008 № 301.

Комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_9 (власниками якого є ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ»,Діандра Інтерпрайзіс Лімітед) та комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_10, (власником якого є ТОВ «ДРОГЕРІ УКРАЇНА»), використовувані на упакуваннях для шампуню від лупи, не ідентифікують власника та схожі настільки, що їх можна сплутати.

Знак за свідоцтвом України НОМЕР_9 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_10, нанесені на упакування товарів «шампунь від лупи», відрізняються лише за дискламованими словесними позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ_2» (свідоцтво НОМЕР_9) та «ІНФОРМАЦІЯ_10 (свідоцтво НОМЕР_10), що фактично, відповідно старим довідникам, позначають спільні, схожі поняття; обидва комбіновані знаки, використані на товарах у такому вигляді, стають подібними.

Відповідно наданим матеріалам, при маркуванні товарів, що є спорідненими, відбулося фактичне змішування комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», який до того ж містить ознаки обох комбінованих знаків за свідоцтвом НОМЕР_9 та свідоцтвом НОМЕР_10 з добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Таким чином, відповідно наданим на дослідження матеріалам, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_9, НОМЕР_14 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Зазначена експертиза проведена кваліфікованими експертами, які попереджені про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, а тому колегія суддів вважає наявність правових підстав для прийняття її до уваги поряд з іншими доказами наявними в матеріалах справи.

Отже, комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_10, власником якого є ТОВ «ДРОГЕРІ УКРАЇНА», використовувані на упакуваннях для шампуню від лупи, не ідентифікують власника та схожі настільки, що їх можна сплутати.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що рішення суду першої інстанції було винесено на підставі висновку №9/2016, який не відповідає нормам чинного законодавства, враховуючи, що експерт не отримав від суду додаткові документи, які він просив надати у поданому ним клопотанні від 19.07.2016, колегія суддів вважає безпідставними.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, посилається на те, що в порушення вимог п. 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністрества юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі Положення) не зазначено дату надіслання такого клопотання, та дату надходження або ненадходження таких документів.

Колегія суддів констатує факт того, що таке порушення мало місце при складанні вищевказаного висновку експерту, але не вважає його таким, що може поставити під сумнів законність проведення експертизи в цілому.

При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно до вищезгаданого Положення експерт мав можливість повідомити суд про неможливість проведення зазначеної експертизи без документів, які були запитані у відповідному поданні, але таким правом не скористався, в зв'язку з чим приходить до висновку, що в матеріалах справи було достатньо доказів для проведення вказаної експертизи.

Доводи про те, що при проведенні експертизи були порушені права особи, яка подала апеляційну скаргу в зв'язку з тим, що вона не була ознайомлена з Додатковими поясненнями позивача від 07.01.2016, 21.03.2016, 23.03.2016, які були залучені судом перщої інстанції після винесення ухвали про призначення вищезгаданої експертизи, колегія суддів вважає такими, що мали місце при розгляді справи в суді першої інстанції.

Матеріали справи містять данні про те, що позивачами були подані додаткові письмові пояснення від 07.01.2016, 21.03.2016, 23.03.2016, відповідно до яких вони просили суд долучити до матеріалів справи та направити судовому експертові, бібліографічні дані свідоцтв України НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, копію Звіту про оцінку майнових прав на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_6», які належать ТОВ «Амальгама Люкс», копії Дипломів та Звітів з результатами дослідження громадських уподобань в рамках Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху» в Україні в двох категоріях «Препарати від лупи» (Безрецептурні лікарські засоби) та «Шампуні від лупи» (Косметика), відгуки споживачів щодо товарів «ІНФОРМАЦІЯ_6», копію Рішення Апеляційної палати ДСІВ від 17.11.2015 щодо знака «ІНФОРМАЦІЯ_9» та копію Рішення Апеляційної палати ДСІВ від 29.12.2015 щодо знака «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Разом з тим, враховуючи, що при призначенні експертизи суд першої інстанції не зупинив провадження по справі і таке процесуальне порушення, не призвело за собою до неправильного вирішення справи по суті, в зв'язку з чим не може бути підставою для скасування рішення суду.

При цьому, колегія суддів, відхиляючи вказаний довод, враховує, що саме за клопотанням представника особи, яка подала апеляційну скаргу, було призначено додаткову експертизу для усунення усіх процесуальних недоліків, який допустив суд першої інстанції при розгляді даної справи, і висновок додаткової комісійної експертизи підтвердив висновок експертизи, яку відповідач ставить під сумнів.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що не є підставою для скасування або зміни рішення суду першої інстанції й посилання в апеляційній скарзі на те, що при проведенні останньої експертизи експерт вийшов за межі поставлених питань, неправильно вирішив асоціативності спірних позначень, оскільки при проведенні додаткової комплексної експертизи всі протиріччя були усунуті.

Посилання в апеляційній скарзі на неправильне визначення експертом методики проведення експертного дослідження від 28.12.2017, колегія суддів вважає безпідставними.

Відповідно до абз. 2 п. 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5: - визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Таким чином, нормативно правовий документ, що регулює вказане питання, покладає саме на експерта право визначати за якою методикою проводити відповідне експертне дослідження.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що вирішуючи питання щодо оманливості спірного знаку, суд першої інстанції не врахував, що на спростування вказаного доводу відповідач надав суду Науковий висновок від 10.01.2017, який було складено співробітниками кафедри цивільного права Київського національного університету імені ТарасаШевченка, академіками НАПрН України: Н.С. Кузнєцовою та Р.А.Майданик, на думку колегії суддів, не спростовують висновків суду першої інстанції, оскільки сам по собі такий висновок провідних науковців є їх виключно суб'єктивною думкою та міркуваннями з приводу зазначених обставин, які спростовуються двома висновками експертиз, які були проведені під час розгляду справи, одна з яких комплексна.

Крім того, аналіз законодавства, що регулює спірні правовідносини дає можливість прийти до висновку, що позначення визначається оманливим або таким, що може вводити в оману, якщо оманливим або таким, що вводить в оману є хоча б один із його елементів, які породжують у споживача уявлення дані через асоціації. Матеріали справи свідчать про те, що такі обставини були встановлені.

Доводи апеляційної скарги про те, що при дослідженні семантичних ознак порівнюваних знаків у питаннях 2-4, експерт дійшов висновків, що не перебувають в логічному зв'язку із викладеними ним обставинами та іншими матеріалами справи. Разом з тим, у висновку зазначено, що слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» є лікарським препаратом - дисульфідом селену, а вже в подальшому розцінене як фантазійне.

Експертом досліджено, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі, не вказує на склад будь-якого товару (пересічні споживачі не можуть бути обізнаними із способом утворення вказаного елементу, з словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_2» вбачається, що він утворений не шляхом складання окремих слів, тобто, що його достеменний зміст не є очевидним для пересічного споживача з середніми знаннями, внаслідок чого він буде розцінюватись в якості фантазійного; породжуєінтелектуальне враженняспоживачів, що асоціюються з ТОВ «Амальгама Люкс» та належним йому добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Посилання в апеляційній скарзі на неврахування судом першої інстанції висновку експертів №281/15 від 14.12.2015 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, проведеного судовими експертами А.Г. Атаманчук та Т.М. Ткачук та Висновку № 544 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 24.02.2017, проведеного судовим експертом ОСОБА_9 та ОСОБА_18 є безпідставним, оскільки матеріали справи свідчать про те, що суд першої інстанції при розгляді справи по суті досліджував вказані докази, дав їм оцінку, з якими погоджується і колегія суддів, в зв'язку з чим і даний довод не є підставою для скасування або зміни рішення суду.

Також, колегія суддів вважає безпідставними посилання особи, яка подала апеляційну скаргу на недоведеність факту використання відповідачем ТОВ «Дрогері Україна» знаків «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів іпослуг» (далі - Закон) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якійміститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи ін. прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Іитернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

В апеляційній скарзі Скаржник стверджує, що судом першої інстанції не були застосовані норми матеріального права - ст. 492 Цивільного Кодексу України та ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що призвело до помилкового встановлення того факту, що ТОВ «Дрогері Україна» використовує в своїй діяльності знаки «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Разом з тим, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції належним чином дослідив питання щодо взаємозв'язку ТОВ «Дрогері Україна» з ТОВ «Фарма Груп Експорт», в тому числі вказано: «ТОВ «Дрогері Україна» зазначено на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості офіційного представника ТОВ «Фарма Груп Експорт» на територіях України, Росії, Білорусії та Казахстану. Також, з розміщеної на вказаному веб-сайті інформації вбачається, що ТОВ «Дрогері Україна» та ТОВ «Фарма Груп Експорт» входять до групи компаній «Дрогері», яка є офіційним дистриб'ютором, зокрема, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». На вказаному веб-сайті рекламуються та пропонуються до продажу шампуні проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» для сухого і нормального та жирного волосся, а також наведені реквізити юридичної особи ТОВ «Дрогері Україна», що підтверджено Експертним висновком Центра компетенції УЦПНА за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет від 20.02.2017 № 13/2017-ЕВ-ЦК. Також дослідженно доменне ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_11» належить ТОВ «Фарма Груп Експорт», що підтверджено довідкою Центра компетенції УЦПНА від 20.02.2017 №24/2017-ДР-ЦК з відомостями про реєстранта доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_12 чином, судом першої інстанції було встановлено, що фактично ТОВ «Дрогері Україна», в тому числі, через всесвітню мережу Інтернет здійснює рекламування та продаж товарів, маркованих спірними позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», на упаковках яких розміщені також спірні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Враховуючи положення ч. 4 ст. 16 Закону про знаки, колегія суддів вважає, що у суду першої інстанції існували усі законні підстави, для вжиття заходів направлених на припинення порушень виключних прав Позивачів на Знаки шляхом заборони відповідачам використовувати словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» у своїй господарській діяльності.

Посилання в апеляційній скарзі на неправомірність визнання судом Висновку № 544 експертного дослідження інтелектуальної власності від 24.02.2017, наданого судовим експертом ОСОБА_9 неналежним доказом у справі є також необґрунтованим, враховуючи наявність в матеріалах справи двох його протилежних висновків щодо спірного знаку та наявність висновків додаткової комплексної експертизи по справі.

Доводи ТОВ «Дрогері Україна» на необґрунтовану позицію суду з приводу однобічного розгляду справи з врахуванням лише позиції позивача, колегія суддів вважає такими, що не знайшли свого підтвердження при розгляді справи, в зв'язку з чим не є підставою для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.

Доводи про те, що суд залишив поза увагою факт того, що при проведенні дослідження судовим експертом ОСОБА_9 були розглянуті різні питання, внаслідок чого і були отримані різні відповіді по двум експертизам, колегія суддів вважає надуманими, оскільки усі питання, які ставилися перед експертом при проведенні експертиз ставили на мету отримати відповідь лише на одне головне питання: чи вводить в оману спірний знак споживачів відносно товарів, як виробляє позивач.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що при вирішенні справи по суті суд необґрунтовано послався на рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 17.11.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_9» за заявкою № m201407984 та від 29.12.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_13» за заявкою № m201402990 та на заяву позивачів про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_12, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_6» та знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є необґрунтованими, оскільки матеріали справи містять дані, що сторони по справі фактично є єдиними конкурентами на ринку України, а позивачі є єдиними правомірними користувачами та власниками знаків для товарів та послуг, що містять у своєму складі позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В зв'язку з наявністю в матеріалах справи висновку додаткової комплексної експертизи, яка підтвердила висновки суду перщої інстанції на наявність порушеного права відповідачами прав позивача, колегія суддів не вважає за необхідним зупинятися на доводах апеляційної скарги стосовно питань відповідей первинної експертизи, яка була покладена судом першої інстанції в основу рішення, оскільки докази, які є в матеріалах справи у їх сукупності, на думку колегії суддів свідчать про те, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та вирішив справу по суті.

Посилання в апеляційній скарзі на неналежне повідомлення про розгляд справи відповідача нерезидента України - «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» знайшло своє підтвердження, однак останній належним чином повідомлявся судом апеляційної інстанції, нових доказів на спростування доводів позивачів та висновків суду першої інстанції не надавав, в зв'язку з чим данні порушення, на думку колегії суддів не є підставою для зміни або скасування рішення суду першої інстанції.

Судом першої інстанції в повному обсязі досліджені обставини, матеріали справи та надані відповідні висновки з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з якими погоджується і колегія суддів.

Таким чином, вимоги апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

Обґрунтовуючи своє рішення, колегія суддів приймає до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Враховуючи наведені обставини та вимоги ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 367-368, 371, 374-375, 381-384, 389-390 ЦПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» залишити без задоволення.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови шляхом подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції.

Повний текст Постанови складено 05.02.2018.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: О.Ф. Лапчевська

Н.В.Поліщук