печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом компанії Інтермікс (АйТіЕм) Інк. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,-

за участю представників позивача - Казанкіної А.Ю., Сопільняк В.Ю.,

представника відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Фінагіної В.Б.

ВСТАНОВИВ:

Позивач компанія Інтермікс (АйТіЕм) Інк. звернулася до суду із позовом про дострокове припинення чинності свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг. В обґрунтування пред'явлених вимог позивач посилається на те, що 15 березня 2018 року компанії Інтермікс (АйТіЕм) Інк. було направлено повідомлення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про можливість відмови в реєстрації заявленого позивачем знаку для товарів і послуг за заявкою № m201620311 на підставі існування раніше зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_1. Таким чином, позивач не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на знак для товарів і послуг за вищевказаною заявкою № m201620311 внаслідок існування знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, відомості про надання якому правової охорони опубліковані 15 серпня 2005 року. Водночас, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не використовується на території України протягом більше, ніж п`яти років з дати, наступної за датою публікації відомостей про надання цьому знаку правової охорони. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов'язати відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про його припинення до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг.

Представником відповідача Міністерством економічного розвитку та торгівлі України було подано відзив на позовну заяву, в якому представник посилається на те, що обов'язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку, Положенням «Про Міністерство економічного розвитку та торгівлі України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В судовому засіданні представник Міністерства рішення у справі залишив на розсуд суду.

Відповідач - ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи неодноразово повідомлявся судом належним чином, в тому числі шляхом розміщення оголошення про виклик в судове засідання через офіційний веб-портал «Судова влада». Про причину неявки суду не повідомив, відзив на позов та докази на його обґрунтування не подав, а тому суд вважає за можливе розглядати справу за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Таким чином, виключне право використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) належить власнику свідоцтва або іншого охоронного документу, який засвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію).

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України".

Статтею 19 Закон України "Про міжнародні договори України" встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію.

Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтв України та міжнародних реєстрацій можуть бути достроково припинені у разі, якщо знаки для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтв та поширення дії на території України міжнародних реєстрацій або від іншої дати.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем ОСОБА_2 спірного знаку сторона позивача посилається на письмові докази.

Згідно роздруківки з веб-сайту hostmaster.ua з результатами пошуку в кожній доменній зоні UA першого та другого рівнів торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» в доменних іменах не застосовувалася.

Згідно результатів пошуку в мережі Інтернет за ключовими словами ІНФОРМАЦІЯ_2 за критеріями пошуку «Країна: Україна», «Тільки українською», «За період: з 05.04.2013 р. року по сьогодні» не видає жодних посилань на продукцію позивача, що пропонувалася б в Україні та була маркована торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а.с. 11-72).

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3433-08/16794-07 від 17.04.2018 р. інформація про сертифікати відповідності на товари 25 класу, для яких зареєстровано спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня (а.с. 73).

В той же час, у відповідності до витягу з Реєстру санітарно-епідеміологічних висновків, відповідач ОСОБА_2 вказаних висновків на товари 25 класу, для яких зареєстровано спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», не отримував (а.с. 74).

З відповіді на адвокатський запит Асоціації «ДжіЕс1 Україна» від 24 травня 2018 року № 101/01 вбачається, що станом на 22 травня 2018 року у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв або описів яких є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2». Із вказаного можна зробити висновок, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв або описів яких заявлено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а.с. 75).

Згідно довідки за № SP-03 від 26.07.2016 р., наданої ТОВ «Луксмі», що здійснювала моніторинг засобів масової інформації, в період з 01.01.2005 р. по 26.07.2016 р. товари та послуги під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» на телебаченні, радіо та друкованих засобах масової інформації не згадувались.

На спростування доводів позивача стороною відповідачів не надано суду будь-яких доказів на підтвердження того, що відповідач ОСОБА_2 використовував спірні знаки або вживав дії спрямовані на їх подальше використання (організація виробництва, виробництво, рекламування тощо).

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію, якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

Тож, суб'єкт права на торговельну марку зобов'язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб'єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів.

Відповідно до 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також вважається використанням знака власником свідоцтва.

В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідача ОСОБА_2 щодо вчинення таких дій. Суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість, що є підставою для задоволення позову повністю.

Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв'язку із розглядом справи, складає 4124,00 грн., до якої входить сума судового збору за подання позову 3524,00 грн. та 600,00 грн. за отримання довідки від Асоціації «ДжіЕс1 Україна».

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_2 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ними під час розгляду справи в розмірі 4124 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 10, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст. ст., ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов компанії Інтермікс (АйТіЕм) Інк. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь компанії Інтермікс (АйТіЕм) Інк. (2 Фолсом-стріт, Сан-Франциско, Каліфорнія (94105) США (2 Folsom Street, San Francisco, California (94105) US)) витрати у вигляді сплати судового збору у розмірі 4124 грн.

Повне рішення суду складено 07 грудня 2018 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Оскільки в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя