РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 643/4546/17

Провадження № 2/643/578/18

21.06.2018 м. Харків

Московський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - судді Сиротникова Р.Є.,

при секретарі Сиротенко О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, за участі третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-Комерційного підприємства «K.I.T. LTD», Державної служби інтелектуальної власності України, про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг від 25.11.2015, зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, за участю у судовій справі третіх осіб ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "К.І.Т. LTD", Державної служби інтелектуальної власності України. Позивач у позовній заяві просив визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 25.11.2015 № 206206; зобов'язати відповідача, ОСОБА_2, внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 25.11.2015 р. № 206206 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов'язати відповідача, ОСОБА_2, припинити порушення прав власника свідоцтва України № 129734 на знак для товарів і послуг "Norven"; заборонити відповідачу, ОСОБА_2, використовувати знак для товарів та послуг "NORFISH" у будь-якій діяльності; зобов'язати ОСОБА_2 знищити виготовлені зображення знаку для товарів та послуг "NORFISH " у будь-якій діяльності та усунути їх з будь-яких обєктів ( товарів, їх упаковки), а якщо це неможливо без завдання шкоди обєктам чи без їх знищення, - то вилучити з цивільного обороту та знищити такі обєкти (товарів, їх упаковки) на яких є знак для товарів та послуг "NORFISH".

Свої позовні вимоги Позивач обґрунтував тим, що з 11 жовтня 2010 року він є власником знаку для товарів та послуг "Norven" (далі - знак), про що Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво № 129734 та опубліковано в офіційному бюлетені 11.10.2010 за № 19. Знак зареєстровано для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): кл.29, кл.31, кл.35. Цей знак використовується безперервно, він використовувався у господарській діяльності СП «УВРК» ТОВ, а з 2015 року використовується ТОВ «Юніверсал Фіш Компані» на підставі ліцензійного договору від 01 січня 2015 року. Під знаком "Norven" в широкому асортименті з 2010 року виробляється та реалізовується рибна продукція. На початку 2017 року позивачу стало відомо, що ТОВ ПКП "K.I.T. LTD" використовує знак для товарів і послуг "NORFISH" зареєстрований 25.11.2015 за свідоцтвом України № 206206 (джерело:http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&a20;IdClaim=304514&aУк;chapter=biblio&a20;dbname=tm), який зареєстровано для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): кл.29, кл.35 для позначення своєї рибної продукції й реалізує дану продукцію, зокрема, в місті Києві, та інших регіонах України, що підтверджується фіскальними чеками ФН НОМЕР_1 від 02.03.2017 р. (адреса реалізації продукції: пр. Генерала Ватутіна, 2, гіпермаркет «Ашан Радужний»), ФН НОМЕР_2 від 02.03.2017 р. (адреса реалізації продукції: вул. Горького (Антоновича), 176, гіпермаркет «ОСОБА_3), фото фіксацією придбання товарів за класом МКТП.

Зареєстрований 25.11.2015 за свідоцтвом України № 206206 знак для товарів та послуг "NORFISH" належить фізичній особі - громадянину ОСОБА_2.

Позивач вважав, що знак для товарів та послуг "Norven" та "NORFISH", що зареєстрований пізніше, є схожими настільки, що їх можна сплутати, тобто виникає змішування знаків "Norven" та "NORFISH", і оскільки знак для товарів і послуг "NORFISH" за свідоцтвом України №206206 є спорідненими з товарами класу 29 МКТП, класу 35 МКТП, наведеними у свідоцтві України №129734 на знак для товарів та послуг " Norven ", то споживачі вводяться в оману щодо товарів, послуг, які виробляються/надаються за свідоцтвом України №129734 на знак для товарів та послуг "Norven", або щодо особи, яка надає послуги і/або виробляє товари за свідоцтвом України за свідоцтвом України №129734 на знак для товарів та послуг "Norven ". Фактично така діяльність з використанням в діяльності знаку для товарів і послуг "NORFISH" за свідоцтвом України №206206, на думку Позивача, порушує виключні права власника обєкту інтелектуальної власності, а саме - знаку для товарів та послуг "Norven" за свідоцтвом України №129734.

В судовому засіданні представник позивача - адвокат ОСОБА_4, яка діє на підставі договору про надання правової допомоги, позов підтримала в судовому засіданні в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду сповіщений належним чином. Про причини неявки не повідомив. Заяв про розгляд справи за його відсутності не надходило.

Третя особа ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "К.І.Т. LTD", в особі представника ОСОБА_5 проти задоволення позову заперечував. Подав письмові пояснення у яких зазначив, що ознайомившись з висновком експерта від 29.03.2018, помітив, що судовим експертом вивчено зовсім інший знак для товарів і послуг Norfish heart of ocean. Таким чином висновки експертизи побудовані на хибних ввідних та не можуть бути прийняті судом.

Представник третьої особи Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання не з'явилась. Про час та місце судового розгляду сповіщений належним чином. Про причини неявки не повідомив. Заяв про розгляд справи за їх відсутності не надходило.

Ухвалою суду від 16.06.2017 за клопотанням адвоката позивача ОСОБА_4 призначена судова експертиза у сфері інтелектуальної власності.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши надані докази в їх сукупності, встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Фізична особа ОСОБА_1 з 11 жовтня 2010 року є власником знаку для товарів та послуг "Norven", про що Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво № 129734 та опубліковано в офіційному бюлетені 11.10.2010 року за № 19. Знак зареєстровано для товарів і послуг класів за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): кл.29, кл.31, кл.35, копія якого міститься в матеріалах справи.

ОСОБА_6 уклав ліцензійний договір з ТОВ «Юніверсал Фіш компані» про надання ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності на території України невиключну ліцензію на використання знаку для товарів та послуг «Norven» з пріоритетом для 29,31,35 класів згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг на підставі свідоцтва про реєстацію Знаків товарів та послуг 129734 від 11.10.2010, копія я кого міститься в матеріалах справи,

Фізична особа ОСОБА_2 є власником свідоцтва України № 206206 на знак для товарів та послуг "NORFISH " з 25 листопада 2015 року, копія я кого міститься в матеріалах справи.

З висновку № 18341/17-53 від 29.03.2018 виконаного на виконання ухвали суду від 16.06.2017 , вбачається, що знак «NORFISH» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 206206 від 25.11.2015, є схожим зі знаком для товарів та послуг «Norven» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 129734 від 11.10.2010 настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «Norven» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 129734 від 11.10.2010, щодо товарів і послуг 29, 31 та 35 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків. Знак «NORFISH» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 206206 від 25.11.2015 є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги під знаком «Norven» згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 129734 від 11.10.2010, щодо товарів і послуг 29, 31 та 35 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

Стаття 495 ЦК України визначає, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з частинами 2, 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" свідоцтво надає власнику право використовувати знак та права, що випливають з нього, а саме: наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із нанесенням зазначеного знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як зазначено в п.п.1,2 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом, як встановлено статтею 499 ЦК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В п. 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995р., визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Відповідно ч.4 п.7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

Статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачені підстави для відмови в наданні правової охорони. Так, згідно з положеннями ч. 2 цієї статті не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з правилами ч.3 даної статті не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 6 bis Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.1991, передбачено те, що країни Паризького Союзу зобов'язуються чи то з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи то за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що є відтворенням, імітацією чи перекладом іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, який, за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування, вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Зазначене положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака є відтворенням такого загальновідомого знака чи імітацією, здатною викликати змішування з ним. Ця норма прямо зобов'язує адміністративні й судові органи держави-члена Союзу, якщо це не суперечить їх конституційній системі, застосовувати положення даної статті на вимогу зацікавлених осіб. Метою даної норми є запобігання реєстрації та використанню товарного знака, здатним спричинити змішування з іншим знаком, загальновідомим у країні, де здійснюється його реєстрація чи він використовується, навіть якщо цей загальновідомий знак не охороняється чи ще не охороняється в даній країні в силу реєстрації. Це обумовлено тим, що реєстрація чи використання схожого знака, здатного викликати змішування, в більшості випадків є актом недобросовісної конкуренції і завдає шкоди інтересам тих осіб, для яких створюється подібне змішування. Наведене положення уточнює, що таке змішування може виникнути у випадку відтворення, імітації чи перекладу загальновідомого знака або його суттєвої частини. Знак може стати загальновідомим у будь-якій країні ще до його реєстрації або навіть до його використання в ній.

Згідно з п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Порушення прав власника свідоцтва визначено частиною першою статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - як будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій.

Частиною 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може, також, вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Статтею 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Відповідно до ч.2 цієї ж статті юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Згідно зі ст.25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця.

В зв'язку із вищевикладеним, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими належними доказами і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 12,13,81,263-265 ЦПК України, ст.ст. 494, 495 ЦК України, ч.1 ст. 5, ст. 7, ч. 2,4,5 ст. 16, ст. 19, ч.2 ст.20, ст.21, ст. 25, Закону України « Про охорону прав на знаки товарів та послуг»,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити у повному обсязі.

Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 25.11.2015 № 206206;

Зобов'язати ОСОБА_2 внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 25.11.2015 № 206206 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зобов'язати ОСОБА_2 припинити порушення прав власника свідоцтва України № 129734 на знак для товарів і послуг "Norven".

Заборонити ОСОБА_2 використовувати знак для товарів та послуг "NORFISH " у будь-якій діяльності.

Зобов'язати ОСОБА_2 знищити виготовлені зображення знаку для товарів та послуг "NORFISH" у будь-якій діяльності та усунути їх з будь-яких обєктів (товарів, їх упаковки), а якщо це неможливо без задавання шкоди обєктам чи без їх знищення, то вилучити з цивільного обороту та знищити такі обєкти ( товарів, їх упаковки) на яких є знак для товарів та послуг "NORFISH";

Стягнути з Відповідача на користь позивача судові витрати у розмірі 3200, 00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 копійок).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області шляхом подачі в 30-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Московський районний суд м. Харкова.

Відомості щодо учасників справи, які не оголошуються судом:

Позивач - ОСОБА_1, паспорт серії МН № 109635, ІПН НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: 08341, с. Вишеньки, вул. Ясенева, 24.

Відповідач - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: 61001, АДРЕСА_1.

Третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-Комерційне підприємство «K.I.T. LTD», , юридична адреса: 61044, м. Харків, вул. Новопроектна, буд. 7.

Третя особа - Державна служба Інтелектуальної власності України - юридична адреса: 03035, м. Київ-35, вул. В. Липківського, 45.

Повне судове рішення складено 22.06.2018.

Суддя: Р.Є. Сиротников