Провадження №2/523/816/18
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2018 р.

Суворовський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого судді - Кисельова В.К.

при секретарі - Дзюба Г.І.

за участю представника позивача - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг НОМЕР_4,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся з позовом до ОСОБА_3, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг НОМЕР_4. Позовні вимоги мотивовані тим, що за заявкою ОСОБА_4 НОМЕР_5 від 23.03.2016р., щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» 28.07.2017 року Державний підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» був прийнятий Висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, що був затверджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та набув статусу Рішення про реєстрацію знака № 74141/ЗМ/17 від 28.07.2017 р... На підставі цього рішення було видано свідоцтво на знак для товарів та послуг НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4

Позивач вважає, що ОСОБА_4, отримала таке свідоцтво всупереч вимогам законодавства, а тому воно є неправомірним та повинно бути визнаним повністю недійсним з огляду на наступні підставі.

Позивач стверджує, що під позначенням ««ІНФОРМАЦІЯ_1»» він добросовісно з 2015 року надає послуги інформування у мережі Інтернет. До спектру цих послуг входить висвітлювання актуальних новин на різнопланові тематики, систематизація записів та даних, а також рекламування через веб-сайт. Зокрема, під цим позначенням кореспонденти української служби інформації оперативно надають для суспільного огляду найсвіжіші новини та події, що є насущними на даний період часу. Також, кореспонденти Української служби інформації для справедливого та чесного висвітлення певних подій викладуть у всесвітню мережу Інтернет найсвіжіші відео та світлини з цікавими та актуальними подіями та здійснюють аналітику статистичних та інших даних для доступного суспільного огляду.

Вказане позначення, почало використовуватись ще в 2011 році, так як Позивачем 23.10.2011 року було зареєстроване доменне ім'я «usionline.com» на підтвердження чого додається роздруківка з сайту https://www.whois.com, де відображається дата його реєстрації .

Окрім того, Позивачем 18.02.2015 року був розроблений новий сайт для чого був підписаний з ТОВ «Компонента» Договір про розробку та впровадження інтернет - орієнтовного програмного забезпечення. За цим Договором ТОВ «Компонента» було надано замовлення на наступні роботи:

1 Проектування та дизайн користувацьких інтерфейсів, дизайн-макету сайту інтернет - видання «Українська служба інформації», скорочено УСІ, дизайн логотипу та фірмового стилю інтернет видання «Українська служба інформації», скорочено УСІ.

2,На розробку інтернет- сайту, інтернет - орієнтовного програмного забезпечення.

3.Розміщення: хостинг, реєстрацію доменного імені «usionline».

По факту виконання робіт Позивачем та ТОВ «Компонента» був оформлений належним чином Акт приймання-передачі виконаної роботи від 27 березня 2015 року, яким сторони підтвердили виконання та передачу вказаних у Договорі робіт. Тобто, з вище вказаного зрозуміло, що Позивач самостійно придумав ідею позначення, яка була реалізована на його замовлення.

Крім того, при введенні в пошуковій системі "google.com.ua" запиту «ІНФОРМАЦІЯ_1» на першій сторінці результатів пошуку, у першій позиції розміщується посилання на сайт Позивача https://usionline.com/, що також свідчить про здобуту популярність позначення та актуальність послуг. Позивач веде активне рекламування своїх послуг, для чого активно використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою щоб споживачі могли ідентифікувати та відрізнити надані ним послуги інформування від аналогічних послуг, в тому числі на власному веб-сайті https://usionline.com/, та у соціальних мережах https://m-ru.facebook.com/ІНФОРМАЦІЯ_1/.

На зазначеному сайті https://ru-ru.facebook.com/ІНФОРМАЦІЯ_1/ активно публікуються блоги і пости, в яких Позивач аналізує громадську думку та публікує статті, що цікаві великій кількості читачів. За твердженням позивача, послуга під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проміжок часу від листопада 2015 року по серпень 2017 року здобуло дуже велику кількість прихильників, яка збільшується з кожним днем, тобто є впізнаною та асоціюється виключно з Позивачем.

Позивач вважає, що відповідач свідомо подала заявку на реєстрацію знака для товарів «ІНФОРМАЦІЯ_1» з порушенням прав Позивача.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі за текстом Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Положення ст.6 Закону передбачає, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином, прийняте рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою НОМЕР_5 ОСОБА_4 порушило вимоги Закону і права та законні інтереси Позивача. Оскільки зареєстрований знак для товарів і послуг за заявкою НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_4 ) від 23.03.2016 року не відповідає умовам надання правової охорони.

Згідно підпункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (далі по тексту - Правила), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Так, позначення за заявкою НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_2» є словесним, без зазначення кольору. Складається з двох словесних елементів «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розділені між собою крапкою. Словесні елементи виконані великими літерами, стандартним друкованим шрифтом латиницею. Тоді як позначення, що раніше розроблене на замовлення Позивача є аналогічним, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» є словесним, без зазначення кольору. Складається з двох словесних елементів «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розділені між собою крапкою. Словесні елементи виконані великими літерами, стандартним друкованим шрифтом латиницею. Тобто ці позначення є однаковими візуально, фонетично та за семантичною ідеєю.

Згідно ч.2 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб).

На підставі викладеного, позивач просить:

1.Визнати повністю недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3;

2.Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання Свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 недійсним.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та пояснив, що позивачем 23.10.2011 року було зареєстроване доменне ім'я «usionline.com», що підтверджується роздруківкою з сайту https://www.whois.com, де відображається дата його реєстрації. Позивач з 2015 року надає послуги інформування у мережі Інтернет. До спектру цих послуг входить висвітлювання актуальних новин на різнопланові тематики, систематизація записів та даних, а також рекламування через веб-сайт. Зокрема, під цим позначенням кореспонденти української служби інформації оперативно надають для суспільного огляду найсвіжіші новини та події, що є насущними на даний період часу. Однак відповідачка, свідомо знаючи що вона не є автор ідеї «usionline», надала заяву на реєстрацію за нею знак для товарів та послуг з цим позначенням.

Представник відповідача в процесі розгляду справи позовні вимоги не визнала у повному обсязі. Згідно поданого відзиву, вона посилалась на наступні обставини. Так, з урахуванням вимог ч. 1,3 ЗУ «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», ч.2 ст.78 ЦПК України належним доказом наявності порушеного права Позивача є свідоцтво на знак для товарів і послуг щодо використовуваного ним позначення. Однак оскільки у нього такого свідоцтва не має, то він не має право, то його права не порушені. Крім того, відсутність докази однорідності даних послуг. В останнє судове засідання представник відповідача не з'явилась, про розгляд справи була повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в судове засідання не з'явились, про розгляд справи були повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши доводи представника позивача, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню на підставі фактів, встановлених в судовому засіданні.

Так в судовому засіданні встановлено, що заявкою ОСОБА_4 НОМЕР_5 від 23.03.2016р., щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» 28.07.2017 року Державний підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» був прийнятий Висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, що був затверджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та набув статусу Рішення про реєстрацію знака № 74141/ЗМ/17 від 28.07.2017 р... На підставі цього рішення було видано свідоцтво на знак для товарів та послуг НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4.

Суд вважає, що під час прийняття вищевказаного висновку, а також наступної реєстрації знак для товарів та послуг НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 не були враховані суттєві обставини, що є наслідком визнання даних рішень недійсними.

Так в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 23.10.2011 року було зареєстроване доменне ім'я «usionline.com», що підтверджується наданою позивачем роздруківкою з сайту https://www.whois.com, де відображається дата його реєстрації . Позивачем 18.02.2015 року був розроблений новий сайт для чого був підписаний з ТОВ «Компонента» Договір про розробку та впровадження інтернет - орієнтовного програмного забезпечення. За цим Договором ТОВ «Компонента» було надано замовлення на наступні роботи:

1.Проектування та дизайн користувацьких інтерфейсів, дизайн-макету сайту інтернет - видання «Українська служба інформації», скорочено УСІ, дизайн логотипу та фірмового стилю інтернет видання «Українська служба інформації», скорочено УСІ.

3,На розробку інтернет- сайту, інтернет - орієнтовного програмного забезпечення.

4.Розміщення: хостинг, реєстрацію доменного імені «usionline».

По факту виконання робіт Позивачем та ТОВ «Компонента» був оформлений належним чином Акт приймання-передачі виконаної роботи від 27 березня 2015 року, яким сторони підтвердили виконання та передачу вказаних у Договорі робіт. Тобто, з вище вказаного зрозуміло, що Позивач самостійно придумав Ідею позначення, яка була реалізована на його замовлення.

В судовому засіданні представник позивач стверджував, що Позивач веде активне рекламування своїх послуг, для чого активно використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою щоб споживачі могли ідентифікувати та відрізнити надані ним послуги інформування від аналогічних послуг, в тому числі на власному веб-сайті https://usionline.com/, та у соціальних мережах https://m-ru.facebook.com/ІНФОРМАЦІЯ_1/.

На зазначеному сайті https://ru-ru.facebook.com/ІНФОРМАЦІЯ_1/ активно публікуються блоги і пости, в яких Позивач аналізує громадську думку та публікує статті, що цікаві великій кількості читачів. Враховуючи, що події та теми що аналізуються у цих блогах та публікаціях стосуються всебічних сторін суспільного життя, а саме це теми у сфері політики, економіки, суспільства, культури, спорту та шоу-бізнесу, то вони активно коментуються читачами цієї служби. Крім того, позивач стверджував, що сайт з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проміжок часу від листопада 2015 року по серпень 2017 року здобуло дуже велику кількість прихильників, яка збільшується з кожним днем, тобто є впізнаною та асоціюється виключно з Позивачем.

Згідно ч. 1 ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 430 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

Частиною 1 ст. 435 ЦК України встановлено, що первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В той же час, відповідачка не надала жодного доказу того, що саме ідея з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» належить їй, або вона набула право на позначення у встановлений спосіб.

Окрім того, відповідно до ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі за текстом Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом,

Положення ст.6 Закону передбачає, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суд вважає, що Рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою НОМЕР_5 ОСОБА_4 порушило вимоги Закону і права та законні інтереси Позивача. Оскільки зареєстрований знак для товарів і послуг за заявкою НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_4 ) від 23.03.2016 року не відповідає умовам надання правової охорони.

Так, згідно підпункту 4.3.1.9 «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Фактично позначення за заявкою НОМЕР_6 (свідоцтво НОМЕР_4 ) є тотожним з позначенням, що використовується Позивачем. Отже реєстрація та використання цього позначення викликає у споживачів оманливі асоціації щодо надання послуг.

Підпунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно; провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Та відповідно до п. 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановлені схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позначення за заявкою НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_2» є словесним, без зазначення кольору. Складається з двох словесних елементів «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розділені між собою крапкою. Словесні елементи виконані великими літерами, стандартним друкованим шрифтом латиницею. Тоді як позначення, що раніше розроблене на замовлення Позивача є аналогічним, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» є словесним, без зазначення кольору. Складається з двох словесних елементів «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_4», що розділені між собою крапкою. Словесні елементи виконані великими літерами, стандартним друкованим шрифтом латиницею. Тобто ці позначення є однаковими візуально, фонетично та за семантичною ідеєю.

Відповідно до п.4.3.2.5 Правил: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.».

Згідно п. 11.2.9. «Методичних, рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг», затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, зазначено: «Під час установлення спорідненості послуг доцільно керуватися, в першу чергу, такою ознакою, як призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності". Тому зазначу за своїм призначення вище вказані послуги як ті що надаються Позивачем так і послуги за свідоцтвом НОМЕР_4 спрямовані на інформування, згрупування даних, узагальнення громадської думки, аналітику та рекламування. Окрім того з огляду на призначення послуг вони спрямовані на одне коло споживачів, та мають довготривалий характер. Отже, можна прийти до висновку що послуги, що надаються Позивачем та послуги, що надаються під позначення, що отримало правову охорону всупереч приписам чинного законодавства України є однорідними.

Відповідач користуючись спірним позначенням фактично вводить в оману споживачів щодо знаку, породжуючи в їх свідомості оманливі асоціації, щодо постачання послуг, а також порушила умови ст. 5 та ст.6 Закону.

Згідно ч.2 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки».

Згідно з п. 2.3 розділу 2, п. 1.3 розділу 1 «Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо: визнання свідоцтва недійсним повністю або частково; припинення дії свідоцтва повністю або частково. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та ініпі відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Відповідно до «Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступає єдиним органом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, відтак саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має право вносити зміни до Державних реєстрів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.19, 5, 6 Закону України"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", підпунктів 4.3.1.9, 4.3.2.6, 4.3.2.4, 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28липня 1995 року № 116, ст.ст. 431,432 ЦК України , ст. ст. 2,5,10,12,258,259,263-265,268 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_3, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг НОМЕР_4 - задовольнити.

2. Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_1»

3. Зобов'язати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_1» - недійсним.

4. Стягнути з ОСОБА_3 (НОМЕР_1) на користь ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2) судові витрати у розмірі 1280 гривень.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку через Суворовський районний суд м. Одеси шляхом подачі апеляційної скарги в 30-ти денний строк з дня отримання копії повного тексту рішення.

Суддя

Повний текст складено та підписано 24.09.18