АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року

м. Київ

справа № 760/7622/16-ц

провадження № 22-ц/796/3173/2018

Апеляційний суд міста Києва у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого - суддіЛапчевської О.Ф.
Суддів Левенця Б.Б., Саліхова В.В.,
при секретаріПотапьонок К.В.,
учасники справи:

представник позивача - КовальМ.М.,

представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - Тюріна Л.А., ПотоцькийМ.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Романенко Юлії Олександрівни на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року /Головуючий у суді першої інстанції: Букіна О.М./

у справі за позовом Діаджео Брендз Бі.Ві. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 10 червня 2015 року на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вимогами про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 10.06.2015 року на знак для товарів та послуг та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1;, здійснення публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та вирішення питання щодо судових витрат. /т. 1, а.с. 9-10/

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 року позовні вимоги задоволено частково, визнано свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.06.2015 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1; недійсним повністю; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1; та здійснити публікацію у офіційному бюлетені &q?ац;Промислова власність&q? &;; вирішено питання щодо судового збору. В іншій частині позовних вимог відмовлено. /т. 3, а.с. 217-223/

Не погоджуючись з вказаним рішенням, представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Романенко Ю.О. звернулася з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 року, постановити нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

На підтвердження вимог, викладених в апеляційній скарзі, апелянт посилався на необґрунтованість висновків суду першої інстанції. Вважає, що судом першої інстанції не повно з'ясовані обставини справи, зокрема не встановлено, які саме права та охоронювані законом інтереси позивача порушені, оспорені або невизнані фактом видачі свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1;, враховуючи, що матеріали справи не містять доказів, що власники спірного свідоцтва перешкоджали господарській діяльності позивача з виробництва товарів 33 класу МКТП, завдали йому збитків або будь-яким іншим способом порушували його права інтелектуальної власності. Зазначає, що оцінюючи письмові докази суд надав перевагу висновку № 115 від 18.12.2017 року, складеному на замовлення позивача судовим експертом ОСОБА_12, однак в матеріалах справи міститься висновок № 2388/3 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 30.01.2015 року, відповідно до якого, заявлене позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1; відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів та послуг, який суд першої інстанції необґрунтовано не прийняв до уваги. Крім того, вказує, що експертний висновок № 115 від 18.12.2017 року викликає сумніви у його правильності, оскільки спірний знак за своїм семантичним змістом відрізняється від знаку «ІНФОРМАЦІЯ_5, що відповідно до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» означає, що використання окремих частин словесних елементів спірного знаку буде вважатися іншим товарним знаком. Зауважує, що станом на дату розгляду справи в Україні зареєстровано декілька позначень в якості знаків для товарів і послуг, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_2» /свідоцтво України НОМЕР_2 від 10.11.2008 року/, «ІНФОРМАЦІЯ_3» /свідоцтво України НОМЕР_4 від 25.09.2013 року/, «ІНФОРМАЦІЯ_4» / свідоцтво України НОМЕР_3 від 25.05.2015 року/.

Представник Діаджео Брендз Бі.Ві. Коваль А.М., згідно відзиву на апеляційну скаргу, просив рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року залишити без змін, а апеляційну скаргу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України без задоволення. Вказав, що позивач звернувся до суду з позовом з метою захисту належних йому прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомої серії раніше зареєстрованих торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_5 за свідоцтва України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, з якими спірна торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати, та може ввести в оману саме щодо особи позивача. Зазначене підтверджує наявність у Діаджео Брендз Бі.Ві. конкретних прав та законних інтересів, за захистом яких позивач звернувся до суду. Посилається на те, що судом вірно оцінено надані сторонами докази, оскільки висновок № 115 від 18.12.2017 року складено атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_12, останній здобуто із застосуванням спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, а тому такий висновок повністю спростовує висновок установи відповідача № 2388/3 від 30.01.2015 року про відповідність позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам надання правової охорони. Висновок експерта № 115 від 18.12.2017 року містить чітке обґрунтування схожості порівнюваних знаків «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_5 за смисловою /семантичною/ схожістю, а також повністю узгоджується із приписами ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та положеннями п. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Наявність інших реєстраційних знаків третіх осіб відношення до предмета спору не має.

Інші учасники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 справи своїм правом, відповідно до ст. 360 ЦПК України, не скористалися, відзиву на апеляційну скаргу не подали.

Відповідно до п. 8 ч. 1 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України, ч. 6 ст. 147 ЗУ &q?К ;Про судоустрій і статус суддів&quсу;, п. 3 Розділу XII Перехідних положень ЗУ &quXI;Про судоустрій і статус суддів&qu с; до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, які з'явились у судове засідання, дослідивши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а рішення залишенню без змін на підставі наступного.

Судом встановлено, що 10.06.2015 року Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, зареєструвала торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1; для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), пов'язаних із алкогольними напоями, а саме: «Алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; алкогольні напої на меду; аперитиви; вина; гідромель (медівка); гіркі настоянки; горілка з медом; горілка з перцем; горілка пшенична; коктейлі; м'ятна горілка; наливки (алкогольні напої); напої алкогольні перегінні; настоянки (алкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої» і видала свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.06.2015 року на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 /т. 1, а.с. 11/

Діаджео Брендз Бі.Ві. є власником добре відомої в Україні торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі», зокрема, є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг: НОМЕР_5 "ІНФОРМАЦІЯ_5" (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "шотландские виски"; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 21.02.2026; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6-ІІ; НОМЕР_6 (комбінований), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "шотландские виски"; дата реєстрації 29.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 29.11.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 29.12.1994 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8-ІІ.

Вказані обставини як такі, що встановлені рішенням у господарській справі № 910/20012/16 за позовом Діаджео Брендз Бі.Ві. до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» про визнання торгівельної марки добре відомою та визнання недійсним свідоцтва України № 216115 на знак для товарів і послуг, в силу ч. 4 ст. 82 ЦПК України, доказуванню не підлягають /т. 1, а.с. 22-38/.

Як встановлено судом першої інстанції, загальновідомим є те, що Діаджео Брендз Бі.Ві. використовує торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_5 для маркування алкогольної продукції власного виробництва, а саме віскі.

Так, починаючи з дати пріоритету 21.02.1966 року, тобто реєстрації торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5 на території СРСР, позивач є власником серії словесних, зображувальних та комбінованих торгівельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_5 за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7. /т. 2, а.с. 239-241/

Згідно з висновком за результатами дослідження відомості споживачам торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5 і маркованої нею продукції та можливості сплутування з нею іншої торговельної марки «White Hoрes» від 11.11.2016 року, складеного приватним підприємство «Міжнародна маркетингова група» (далі - Підприємство), з 20.10.2016 року по 10.11.2016 року Підприємством було проведено опитування 1 500 респондентів (осіб у віці від 18 до 60 років, які є споживачами спиртних (міцних) алкогольних напоїв) в шести великих містах України (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Вінниця) з питань відомості споживачам знака (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_5 і маркованої нею продукцією та можливості сплутування з даною торговельною маркою іншої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5».

За результати опитування Підприємством було з'ясовано наступне:

- 89 % опитаних підтвердили, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_5 їм відомий;

- 98 % опитаних, яким відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_5 вказали, що останній застосовується саме для товарів віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5;

- 86 % респондентів вказали, що власником знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5 є міжнародна корпорація «Діаджео»;

- майже половина опитаних респондентів (46%) знають знак «ІНФОРМАЦІЯ_5, щонайменше з 01.01.2012, 29% - щонайменше з 29.02.2016, ще 25% - знають знак давно, раніше 01.01.2012; що говорить про те, що всі 89 % опитаних респондентів, яким відомий знак «WhiteHorse» знають його вже давно, але принаймні, не пізніше як з 29.02.2016;

- для 61 % респондентів джерелом інформації про знак «ІНФОРМАЦІЯ_5 є продукція віскі, для 29 % - мережа Інтернет, для 7 % - друковані засоби масової інформації. /т.1, а.с. 212-232/

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції вірно керувався вимогами ст. 499 ЦК України якою визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом, підпунктом «а» п. 1 ст. 19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, ч.1 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»/в ред. чинній на дату подання заявки/про те, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, ч. 3 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ред. чинній на дату подання заявки, якою визначено підстави для відмови в наданні правової охорони, п.1 ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», про те, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, про те, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницюелементів.

Встановивши, що Діаджео Брендз Бі.Ві. є власником добре відомої в Україні торговельної марки «WhiteHorse», з огляду на, що вказаній торгівельній марці має надаватися обсяг правової охорони у збільшеному обсязі, що не було враховано при наданні правової охорони спірній торговельній марці «ІНФОРМАЦІЯ_1; за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.06.2015 року, яка за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою «WhiteHorse» настільки, що їх можна сплутати, а також те, що спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10 червня 2015 р. є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, суд першої інстанції прийшов до обґрунтованого висновку про наявність підстав для визнання свідоцтва НОМЕР_1 від 10.06.2015 року повністю недійсним та застосування наслідків такої недійсності у формі покладення на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України обов'язку внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Доводи апеляційної скарги про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умовам надання правової охорони, оскільки за своїм семантичним змістом знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» /тобто «ІНФОРМАЦІЯ_1»/ різниться від знаку «ІНФОРМАЦІЯ_5 /«ІНФОРМАЦІЯ_5»/, вказані словосполучення мають різні значення, а саме словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_5» описує реальну тварину, а «ІНФОРМАЦІЯ_1» - описує фантазійне, казкове створіння, яке викликає у споживачів абсолютно інші асоціації, що й підтверджується висновком ДП «Український інститут промислової власності» № 2388/3 від 30.01.2015 року /т.3, а.с. 201-202/, колегією суддів не приймаються до уваги з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень.

Пунктом 4.3.2.5. Правил передбачено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно вищевикладеного, свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнаним недійсним, за наявності відомостей в Україні щодо фірмового найменування до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Так, суд першої інстанції, прийнявши як належний та допустимий доказ по справі, висновок експерта № 115 за результатами проведення дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 18.12.2017 року, обґрунтовано прийшов до висновку, що при використанні знака за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно вказаних у ньому товарів 33 класу МКТП, споріднених з товарами, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвами НОМЕР_5, не виключено імовірність виникнення у споживача помилкового враження про походження цих товарів не від власника даного знака, а від особи, яка його використовує.

Доводи апеляційної скарги, щодо того, що висновок експерта № 115 від 18.12.2017 року викликає сумнів у його правильності, як такий, що суперечить висновку № 2388/3 від 30.01.2015 року, з урахуванням того, що у відповідності до ч.1 ст. 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за заявкою на знак для товарів і послуг має проводитися експертиза, що має статус науково-технічної, колегією суддів не можуть бути прийняті до уваги з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку визначений законодавством.

Вказаним вимогам висновок № 2388/3 від 30.01.2015 року не відповідає, що не спростовує обґрунтованості прийняття судом як доказу саме висновку експерта № 115 від 18.12.2017 року, складеного атестованим судовим експертом ОСОБА_12 /т. 3, а.с. 167-186/, а також висновків суду першої інстанції в цілому.

Таким чином, доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та містяться на формальних міркуваннях.

Відповідно до ч.1 ст. 375 ЦПК України апеляційний суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 375, 381, 382 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Романенко Юлії Олександрівни на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року - залишити без задоволення.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року - залишити без змін.

Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Головуючий: Судді: