Провадження №2/760/1752/18
РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Букіної О.М.

при секретарі - Казакова М.О., Кривулько С.В.

за участю представників позивача - Тесля Ю.О., Олефіра В.О.

представника відповідача-1 - ОСОБА_3, ОСОБА_4

представника ОСОБА_5

представника третьої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_7, третя особа - Міністерство охорони здоров'я України, Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії та зустрічного позову ОСОБА_7 до Публічного акціонерного товариства «Фармак» і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа - Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство «Фармак» звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_7, Товариства з обмеженою відповідальністю «СБ-Фарма», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармат ЛТД», Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» та просить:

- визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг зміни, що стосуються визнання свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг недійсним, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним висновок Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- заборонити ОСОБА_7, ТОВ «СБ-Фарма», ТОВ «Фармат ЛТД» використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» зареєстрованого відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.05.2016.

Одночасно з позовом, позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи та заяву про вжиття заходів забезпечення позову шляхом: заборони Міністерству охорони здоров'я України приймати рішення про реєстрацію лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2»; заборони ОСОБА_7 передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.05.2016, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.05.2016 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.»; заборонити Державній службі інтелектуальної власності вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 25.05.2016.

13.09.2016 згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження судді Букіній О.М.

13.09.2016 ухвалою суду відмовлено Публічному акціонерному товариству «Фармак» у відкритті провадження в порядку цивільного судочинства в частині вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «СБ-Фарма», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармат ЛТД», Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» про визнання недійсним висновку про реєстрацію лікарського засобу та зобов'язання вчинити дії. Відкрито провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до ОСОБА_7, Державної служби інтелектуальної власності, третя особа - Міністерство охорони здоров'я України, Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

В обґрунтуванням позову позивач посилався на те, що позивач є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5 від 30.09.1996 (номер заявки - m93052264; дата подання - 31.05.1993) № НОМЕР_6 від 17.02.2003 (номер заявки - m; дата подання - 14.03.2001) № НОМЕР_7 від 15.04.2003 (номер заявки - m; дата подання - 14.03.2001).

Свідоцтво України № НОМЕР_5 зареєстровано для товарів 5 класу «Хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1, а.с. 25-30), свідоцтво України № НОМЕР_6 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1, а.с. 31-32), свідоцтво України № НОМЕР_7 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1., а.с. 33).

Разом з тим, посилається позивач, що наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18.03.2016 № 122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13.02.2016 зареєстровано за заявкою номер m201418450 (дата подання - 24.12.2014) знак для товарів 05 класу «Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідкі мазі); препарати та речовини медичні; препарати та речовини фармацевтичні; препарати фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_4 від 25.05.2016, на ім'я відповідача-2 ОСОБА_7.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є схожим зі знаками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 настільки, що їх можна сплатити, та може ввести в оману споживача відносно дійсного виробника товарів 5 класу МКТП, оскільки може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певною якістю товарів іншого виробника та з його особою, а саме ПАТ «Фармак».

Посилаючись на вказані обставини, позивач просить визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та заборонити відповідачу-2 використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» зареєстрованого відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.05.2016 шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.», продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет.

Крім того, просить зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

16.09.2016 ухвалою суду заяви ПАТ «Фармак» про забезпечення позову повернуто позивачу.

20.09.2016 позивач подав до суду клопотання про забезпечення позову та просив суд вжити заходів забезпечення позову, а саме заборонити Міністерству охорони здоров'я України приймати рішення про реєстрацію лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» (драже по 100 мг № 20 (10х2) у блістерах, драже по 50 мг № 20 (10х2) у блістерах).

20.09.2016 позивач подав до суду клопотання про забезпечення позову та просив суд вжити заходів забезпечення позову, а саме: заборони ОСОБА_7 передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.05.2016, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.05.2016 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.»; заборонити Державній службі інтелектуальної власності вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_8 від 25.05.2016.

20.09.2016 ухвалою суду в задоволенні клопотання представника позивача про забезпечення позову шляхом заборони Міністерству охорони здоров'я України приймати рішення про реєстрацію лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» відмовлено.

20.09.2016 ухвалою суду клопотання представника позивача про забезпечення позову задоволено. Заборонено ОСОБА_7 передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.05.2016, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.05.2016 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2, зобр.»; заборонено Державній службі інтелектуальної власності вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 25.05.2016.

27.09.2016 позивачем подано заяву про залишення позову без розгляду.

21.10.2016 у зв'язку з неявкою сторін у судове засіданні розгляд справи призначено на 22.12.2016.

19.12.2016 позивачем подано клопотання про відкликання заяви про залишення позову без розгляду.

22.12.2016 позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи та про приєднання доказів до матеріалів справи.

22.12.2016 представником Державної служби інтелектуальної власності подано заперечення проти позовної заяви, у якому відповідач-1 просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

22.12.2016 представником Державної служби інтелектуальної власності подані питання на судову експертизу.

22.12.2016 у судовому засіданні розгляд справи відкладено на 26.12.2016.

26.12.2016 представником відповідача-2 подано клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення справи № 910/20564/16,що перебуває у провадженні Господарського суду м.Києва.

26.12.2016 ухвалою суду в задоволенні клопотання представника відповідача-2 про зупинення провадження у справі відмовлено.

26.12.2016 ухвалою суду по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_8

28.12.2016 ухвалою суду виправлено описку в ухвалі про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

25.01.2017 матеріали справи направлено до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України на ім'я атестованого судового експерта ОСОБА_8

15.03.2017 до суду надійшов висновок експерта № 1143 за результатами проведення судової експертизи інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/15604/16-ц від 14.03.2017 р. та матеріали справи.

14.04.2017 представником відповідача-2 подано зустрічну позовну заяву до Державної служби інтелектуальної власності, Публічного акціонерного товариства «Фармак» про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, та Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування зустрічного позову, відповідач-2 посилався на те, що станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. дані знаки для товарів і послуг були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду. Крім того, вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, НОМЕР_9 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

З огляду на викладене, відповідач-1 вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 не відповідають умовам надання правової охорони, а тому підлягають визнанню недійсними в судовому порядку.

Також просить зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, НОМЕР_9 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

18.04.2017 представником відповідача-2 подано клопотання про спільний розгляд зустрічного позову із первісним, клопотання про допит експерта у судовому засіданні, клопотання про відкладення розгляду справи.

18.04.2017 у судовому засіданні судом відмовлено у задоволенні клопотання щодо виклику експерта, задоволено заявлене клопотання про прийняття до спільного розгляду з первісним позовом зустрічний позов відповідача-2.

22.08.2018 позивачем подано заперечення проти зустрічного позову та клопотання про залучення правонаступника відповідача-1 до участі у справі, обґрунтовуючи його тим, що 18.05.2017 року була опублікована та набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

22.08.2017 представником відповідача-2 подано уточнення до зустрічної позовної заяви та клопотання про залучення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у якості співвідповідача

23.08.2017 судовому засіданні судом проведено заміну відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України по первісному позову, та залучено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у якості співвідповідача по зустрічному позову.

13.09.2017 позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності та клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

21.11.2017 представником відповідача-2 подано клопотання про приєднання до матеріалів справи письмових доказів та клопотання про призначення у справі експертизи у сфері інтелектуальної власності.

01.03.2018 позивачем подано до суду висновок експертів № 019/18 від 28.02.2018, складений на замовлення позивача, з клопотання про його залучення до матеріалів справи.

03.03.2018 позивачем подано письмові пояснення у справі.

22.03.2018 відповідачем-2 подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. До клопотання додано висновки експертів від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 № 004-СІВ/18; від 21.03.2018 № 1201, складені на замовлення відповідача-2.

В судовому засіданні представники позивача первісний позов підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі. В задоволенні зустрічного прозову просили відмовити, як необґрунтованого.

Відповідач-1 Державна служба інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у своїх письмових запереченнях проти позову зазначає, що твердження позивача про невідповідність знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_4 умовам надання правової охорони підлягають відхиленню через їх необґрунтованість, рішення Апеляційної палати ДСІВ про реєстрацію оскаржуваного знака прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а позивач не надав до позовної заяви жодних доказів, які б могли свідчить про виникнення оманливих (хибних) асоціацій у споживачів по відношенню до знаку відповідача ОСОБА_7 Представник відповідача-1 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні первісного позову.

Також в судовому засіданні представник відповідача-1 просив відмовити у задоволенні зустрічного позову посилаючись на те, що відповідачем-2 не надано належних доказів в підтвердження заявлених вимог. Вважає, що надані відповідачем-2 висновки експертів складені з порушенням вимог чинного законодавства, а тому не можуть бути прийняті в якості належного та достовірного доказу по справі.

Представники відповідача-2 проти первісного позову заперечували посилаючись на його необґрунтованість. Зустрічний позов підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Представник третьої особи -2 просив відмовити у задоволенні первісного позову, а зустрічний позов підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши зібрані та наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 492 Цивільного кодексу України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Згідно ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на це, визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Судом встановлено, що позивач є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5 від 30.09.1996 (номер заявки - m93052264; дата подання - 31.05.1993) № НОМЕР_6 від 17.02.2003 (номер заявки - m; дата подання - 14.03.2001) № НОМЕР_7 від 15.04.2003 (номер заявки - m; дата подання - 14.03.2001).

Свідоцтво України № НОМЕР_5 зареєстровано для товарів 5 класу «Хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1, а.с. 25-30), свідоцтво України № НОМЕР_6 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1, а.с. 31-32), свідоцтво України № НОМЕР_7 зареєстровано для товарів 5 класу «Фармацевтичні препарати» МКТП (т. 1., а.с. 32-33).

Також встановлено, що наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18.03.2016 №122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13.02.2016 зареєстровано за заявкою номер m201418450 (дата подання - 24.12.2014) знак для товарів 05 класу «Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідкі мазі); препарати та речовини медичні; препарати та речовини фармацевтичні; препарати фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати» МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_4 від 25.05.2016, на ім'я відповідача-2 ОСОБА_7 (т. 1, а.с. 207-213).

Позивач ПАТ «Фармак» стверджує, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_8, зареєстрований на ім'я відповідача-2, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки він є схожим зі знаками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 настільки, що їх можна сплатити, та може ввести в оману споживача відносно дійсного виробника товарів 5 класу МКТП, оскільки може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певною якістю товарів іншого виробника та з його особою, а саме ПАТ «Фармак».

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. заявки на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, діловодство за якими не завершено на 01.07.1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки № m201418450 на реєстрацію позначення (24.12.2014) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 з останніми змінами від 05.12.2012.

Відповідно до підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (в редакції станом на 24.12.2014) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 6 названого Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

В обґрунтування схожості до ступеня змішування знаку відповідача-2 за свідоцтвом України НОМЕР_8 зі знаками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, та можливості введення в оману щодо особи виробника товарів 5 класу МКТП, позивачем надано до матеріалів справи висновок експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності № 12-09/2016, складений 12.09.2016 р. атестованим судовим експертом Жилою Б.В.

Також позивачем заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України (в редакції, чинній на час вирішення клопотання позивача про призначення судової експертизи 26.12.2016) для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

З урахуванням того, що вирішення питання схожості знаків для товарів і послуг, а також можливості введення в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар, потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, ухвалою суду від 26.12.2016 р. призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_8. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України. На вирішення експерта поставлено такі запитання:

1) чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_6 та 31171?

2) чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 за свідоцтвом України № НОМЕР_4 таким, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар.

Ухвалою від 28.12.2018 судом виправлено описку в ухвалі від 26.12.2016, зазначивши правильно в резолютивній частині даної ухвали номер свідоцтва «НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7».

Згідно висновку експерта № 1143 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/15604/16-ц (2-867/17), складеним 14.03.2017 атестованим судовим експортом ОСОБА_8:

1.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_10, НОМЕР_5 та № НОМЕР_7.

2.Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є таким, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПАТ «Фармак».

Суд вважає, що висновок експерта № 1143 від 14.03.2017 є належним і допустимим доказом у даній справі, виходячи з такого:

- експертизу було призначено з дотриманням приписів ЦПК України, виходячи із наявності потреби у спеціальних знаннях у сфері інтелектуальної власності для з'ясування обставин справи, за клопотанням сторони у справі - позивача, та з урахуванням відсутності заперечень з боку учасників справи;

- експертизу проведене атестованим судовим експертом ОСОБА_8 з дотриманням вимог чинного законодавства України;

- відсутні обставини, які б виключали участь судового експерта ОСОБА_8 у справі;

- судовий експерт не вийшов за межі поставлених судом питань;

- відповіді на питання є ясними та повними;

- висновок є обґрунтованим та узгоджуються з іншими матеріалами справи.

- відсутні підстави для призначення повторної експертизи у справі.

Представником відповідача-2 заявлене клопотання про призначення повторної експертизи, в обґрунтування якого, з урахуванням наданих у судовому засіданні пояснень, покладено подання до справи нових матеріалів (доказів) після підготовки висновку, які не досліджувалися експертом, та неузгодженість висновку експерта із матеріалами справи. Дане клопотання судом відхилене, як безпідставне, з огляду на таке.

Відповідного ч. 2 ст. 113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Та обставина, що представником відповідачем-2 було додано додаткові матеріали після проведення судової експертизи, з точки зору вимог чинного законодавства не відноситься до підстав призначення повторної судової експертизи. Представником відповідача-2 не обґрунтовано, які саме матеріали, що були долучені до справи після підготовки висновку судової експертизи, підлягали експертному дослідженню та могли б вплинути на його результат.

Доводи відповідача-2 стосовно необхідності дослідження загального вигляду вторинної упаковки лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» не мають під собою правових підстав для призначення повторної експертизи, оскільки вторинна упаковка лікарського засобу не відноситься до об'єктів дослідження експертизи у сфері інтелектуальної власності, якими є зареєстровані знаки для товарів і послуг.

Твердження про недопустимість в якості доказу довідки ПАТ «Фармак» про обсяги продажу лікарського препарату «ІНФОРМАЦІЯ_4» станом на 21.12.2016 (т. 1., а.с. 156) суд не приймає до уваги, оскільки вказана довідка у розумінні вимог ст.ст.76-77 ЦПК України є належним та допустимим доказом у справі.

Натомість, у висновку судового експерта № 1143 проаналізовано фактори фонетичної, графічної та семантичної схожості знаків. Зроблені експертом висновки узгоджується із наявними у справі доказами.

Таким чином, передбачені ЦПК України підстави для призначення у справі повторної судової експертизи відсутні.

Оцінюючи матеріали справи у їх сукупності, суд вважає встановленими схожість до ступеня змішування спірної торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з раніше зареєстрованими торгівельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, що відносно всіх товарів 5 класу МКТП та можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари.

З урахуванням викладеного та положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_8 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» підлягають задоволенню.

Що стосується зустрічного позову відповідача-2 ОСОБА_7 про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та зобов'язання вчинити дії, то суд приходить до наступного висновку.

На дату подання позивачем заявки номер m93052264 (31.05.1993), умови надання правової охорони товарним знакам і знакам обслуговування визначалися Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженим Указом Президента України № 479/92 від 18.09.1992.

Відповідно до абз. 4-11 п. 8 р. ІІ Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які: не мають розрізняльної здатності; являють собою державні герби, прапори й емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до товарного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника; увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду; є загальновживаними символами і термінами; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту; є неправильними або можуть ввести споживача в оману щодо товару (послуги) або його виготовлювача (надавача); суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

На дату подання позивачем заявки номер m та заявки номер m (14.03.2001) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 р. з останніми змінами від 06.02.2001.

Відповідно до абз. 1-6 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на 14.03.2001) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами.

В обґрунтування невідповідності знаків для товарів і послуги за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 відповідачем-2 надано до матеріалів справи висновок № 536 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 01.12.2016, підготовлений атестованим судовим експортом ОСОБА_10

Також позивачем та відповідачем-2 надано до справи висновки експертів, підготовлені за їх замовленням в порядку ст. 106 ЦПК України, а саме висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності від 20.03.2018 № 5761/18-53, підготовлений атестованим судовим експертом ОСОБА_11, висновок експерта від 21.03.2018 № 004-СІВ/18 у сфері інтелектуальної власності, підготовлений атестованим судовим експортом ОСОБА_12, висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності за цивільною справою 760/15604/16-ц., від 21.03.2018 № 1021, підготовлений атестованими судовими експертами ОСОБА_10, ОСОБА_13, висновок експертів № 019/18 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 28.02.2018, підготовлений атестованими судовими експертами ОСОБА_14, ОСОБА_15

Згідно висновку експерта від 20.03.2018 № 5761/18-53:

1.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, у відповідності до наданих матеріалів справи.

2.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами, у відповідності до наданих матеріалів справи.

Згідно висновку експерта від 21.03.2018 № 004-СІВ/18:

1.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_3» за Свідоцтвами України № НОМЕР_5 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264.

2.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_3» за Свідоцтвами України № НОМЕР_5 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264.

3.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за Свідоцтвами України № НОМЕР_6 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 р. - дату подання заявки № НОМЕР_1.

4.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за Свідоцтвами України № НОМЕР_6 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами на 14.03.2001 р. - дату подання заявки № НОМЕР_1.

5.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» за Свідоцтвами України № НОМЕР_7 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 р. - дату подання заявки № НОМЕР_2.

6.Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» за Свідоцтвами України № НОМЕР_6 був таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами на 14.03.2001 р. - дату подання заявки № НОМЕР_2.

Згідно висновку експертів від 21.03.2018 № 1201:

1.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

2.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

Згідно висновку експертів від 28.02.2018 № 019/18:

1.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

2.Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 станом на відповідні дати подання заявок 31.05.1993 р., 14.03.2001 р. та 14.03.2001 р. не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.

При оцінці зазначених висновків експертів, суд виходить із наступного.

Згідно приписів ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України обов'язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Згідно ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

За приписами ч. 1, 2 ст. 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи.

Статтею 110 ЦПК України визначено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

У відповідності до статті 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, надаючи правову оцінку висновку експерта, суд зобов'язаний враховувати як дотримання установлених правил призначення та проведення експертизи, вимог до оформлення висновку експерта, так і обґрунтованість висновку та його узгодженість з іншими зібраними у справі доказами.

Суд вважає, що при поданні висновків експертів від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 № 004-СІВ/18, від 28.02.2018 № 019/18 дотримано вимоги законодавства, з огляду на таке:

- для з'ясування обставин справи існує потреба у спеціальних знаннях у сфері інтелектуальної власності;

- подання до суду висновку експерта, підготовленого на замовлення учасника справи, є процесуальним правом такого учасника;

- надані учасниками висновки експертів оформлені з дотриманням установлених ЦПК України вимог до висновку експерта;

- експертизу проведене атестованими судовими експертами;

- відсутні обставини, які б виключали участь у справі судових експертів ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16

Разом з тим, дослідивши обґрунтованість поданого відповідачем-2 висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності за цивільною справою 760/15604/16-ц., від 21.03.2018 № 1201, підготовлений атестованими судовими експертами ОСОБА_10, ОСОБА_13 суд вважає, що він не може бути прийнятий в якості належного та допустимого доказу, оскільки у даному висновку містяться посилання на аркуші справи та докази, які не відповідають матеріалам даної цивільної справи.

Так, в даному висновку експертами досліджувалися докази, які містяться , зокрема, у томі №6,№7 , які не формувалися у даній цивільній справі. Крім того, містяться посилання на докази та аркуші справи, які були покладені в основу експертного дослідження та відповідно, які відсутні у даній цивільній справі.

Фактично вбачається, що даний Висновок було складено в господарській справі, на що було звернуто увагу представником відповідача-1 в суді.

Таким чином, суд вважає, що експертами було здійснено дослідження не за матеріалами цивільної справи №760/15604/16-ц. Будь-яких доповнень та/чи уточнень, пояснень з приводу проведеного дослідження, останніми до суду не надано.

Таким чином, суд вважає, що виготовлений на замовлення відповідача-2 Висновок №1201 від 21.03.2018 , не є належним та допустимим доказом у даній справі, а тому суд не приймає його в якості доказу.

Разом з тим, дослідивши обґрунтованість поданих учасниками справи висновків та їх узгодженість із іншими зібраними у справі доказами, суд вважає, що висновки експертів від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 № 004-СІВ/18 не можуть бути прийняті судом в якості належного доказу обґрунтування зустрічного позову та заперечень відповідача-2 в обґрунтування первинного позову, при цьому погоджується із висновком від 28.02.2018 № 019/18, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116, до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

З дослідницької частини висновків експертів від 20.03.2018 № 5761/18-53, 21.03.2018 № 004-СІВ/18, вбачається, що обґрунтування тривалого використання різними виробниками знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 зводяться до посилань на такі докази, наявні у справі:

-описи винаходів до авторських свідоцтв СРСР, в яких міститься посилання на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_4» (висновок від 20.03.2018 № 5761/18-53)

-викопіювання з енциклопедичних та наукових видань, в яких вживається слово «ІНФОРМАЦІЯ_4» (висновок від 20.03.2018 № 5761/18-53);

-лист директора ДП «Фармакопейний центр» ОСОБА_19 від 17.02.2017 (висновки від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 004-СІВ/18);

-лист генерального директора ПАТ «Вітаміни» Герасимчука І.П. від 03.01.2017 (висновки від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 004-СІВ/18);

-копії фармакопейних статей на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_4» (висновки від 21.03.2018 004-СІВ/18);

-лист директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ;

-Державний реєстр лікарських засобів України, Державним реєстром лікарських засобів РФ (висновки від 21.03.2018 004-СІВ/18,);

-копії виробничих планів та звітів про їх виконання Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова за період 1966-1987 рр. (висновок від 21.03.2018 004-СІВ/18).

Оцінюючи вказані вище докази у сукупності з наявними матеріалами справи у їх взаємозв'язку з вимогами чинного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Виходячи з викладеного, предметом доказування у частині вимог про визнання загальновживаними для товарів певного виду знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_11, НОМЕР_6, НОМЕР_7 є факт того, що внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, вони стали видовими або родовими поняттями.

Суд критично оцінює належність до предмету доказування у даній справі описів винаходів до авторських свідоцтв СРСР (т. 3, а.с. 215-250, т. 4, а.с. 1-5), та наукових, енциклопедичних видань, у яких вживається слово «ІНФОРМАЦІЯ_4», оскільки зазначені матеріалами не стосуються виробництва лікарського засобу під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» різними виробниками, не містять відомостей про обсяги виробництва або виготовлювачів товару під такою назвою.

На підставі викладеного, дані матеріали в якості доказів використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_5» різними виробниками до розгляду не приймаються.

Досліджені в судовому засіданні листи ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» за підписом директора ОСОБА_19, містить відомості про затвердженні фармакопейні статті ВФС 42У-4-92, ФС 42У-16-477-99, ФС 42-2054-96, зокрема для ОЗ ГНЦЛС, ВАТ «Вітаміни», ВАТ «Фармак» (т. 3, а.с. 23-24, 25-26).

У зазначеному листі йдеться про підприємства, які зверталися до Фармакопейного центру з питанням щодо реєстрації документації на препараті під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4.

Разом з тим, суд вважає, що факт звернення за реєстрацією нормативної документації на лікарський засіб, так само як і факт реєстрації не є доказом на підтвердження фактичного виробництва (введення в обіг) товару під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» зазначеними особами.

З листа АО «Акрихин» (РФ) від 27.03.2017 слідує, що АО «Акрихин» не здійснював експорту на територію України лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в період до 14.03.2001 (т. 4, а.с. 22).

З листа ПАТ «Вітаміни» від 03.01.2017 від 1/01 вбачається, що згідно промислового регламенту на виробництво драже «ІНФОРМАЦІЯ_4», погодженого з Державним центром лікарських препаратів від 26.10.1995 р., Уманське ВАТ «Вітаміни», правонаступником якого є ПАТ «Вітаміни», виробляло драже ІНФОРМАЦІЯ_3, яке дозволено до випуску для медичних цілей наказом МОЗ СРСР № 421 від 1970, реєстраційний номер 70.421.10 (т. 4, а.с. 20).

При цьому суд враховує, що у матеріалах справи наявний лист ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» від 17.02.2017 р. вих. № 11/212-3 (т. 4, а.с. 23, 24), з якого слідує, що затвердженою назвою лікарського засобу за фармакопейною статтею ФС 42У-16-477-99 2054-96 від 06.05.1999, для Уманського ВАТ «Вітаміни», було драже під назвою «Азолін».

Відповідно до ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З огляду на те, що у листі не наведено відомості про період, коли Уманським ВАТ «Вітаміни» здійснювалося виробництво драже ІНФОРМАЦІЯ_3, зокрема, не зазначено, чи мало воно місце станом на дати подання заявок 31.05.1993, 14.03.2001, 14.03.2001, також те, що до справи не надано доказів на підтвердження викладених у листі обставин, в тому числі наказу МОЗ СРСР № 421 від 1970, та затвердження назви ІНФОРМАЦІЯ_4 (не ІНФОРМАЦІЯ_4), дає суду підстави вважати, що лист ПАТ «Вітаміни» від 03.01.2017 не є достатнім доказом використання Уманським ВАТ «Вітаміни» знаків за спірними свідоцтвами України для маркування драже станом на дати подання заявок про реєстрацію знаків за спірними свідоцтвами.

Посилання у висновку експерта від 21.03.2018 004-СІВ/18 на дані Державного реєстру лікарських засобів України та дані Державного реєстру лікарських засобів РФ при відповіді на поставлені експертам питання суд вважає необґрунтованими, оскільки у матеріалах цивільної справи відсутні дані із зазначених реєстрів станом на дати подання заявок 31.05.1993, 14.03.2001, 14.03.2001.

За вказаних вище обставин, суд також критично оцінює лист за підписом директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (т. 4, а.с. 32-33), який містить інформацію про внесених до Державного реєстру лікарських засобів України виробників лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_4» станом на 2017 рік.

Так, наявні у справі копії виробничих планів та звітів про їх виконання Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова (т. 2 а.с. 110-250, т. 3 а.с. 1-5) містять інформацію про виробництво ряду лікарських засобів, в тому числі під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», у період 1966-1987 рр. Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В. Ломоносова.

Враховуючи, що на базі названого заводу створено підприємство позивача, що вбачається з пункту 1.2 статуту останнього (т. 3, а.с. 133), суд вважає, що дані матеріали не можуть бути доказом використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» різними виробниками.

Вказані докази свідчать на користь позивача та підтверджують ту обставину, що саме позивачем здійснювалося виробництво ряду лікарських засобів, в тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_4».

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про недоведеність позовних вимог відповідачем-2 щодо тривалого використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_5» для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками станом на дату подання заявок, тобто 31.05.1993, 14.03.2001, 14.03.2001.

Відповідно до п. 4.3.1.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116, до позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

З матеріалів справи вбачається, що «ІНФОРМАЦІЯ_4» використовується в якості найменування лікарського засобу, а не лексичної одиниці.

Так, у «Довіднику хіміка» назва «ІНФОРМАЦІЯ_4» наведена під номером НОМЕР_12 у графі «Наименование препарата и номер по указателю» (т. 4, а.с. 127).

В Інструкції по застосуванню ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначається, що «ІНФОРМАЦІЯ_3 является антигистаминным и антианафилактическим средством» (т. 4, а.с. 103).

У статті «Технология таблеток и скорость высвобождения диазолина» вказано наступне: «Для лечения аллергических заболеваний применяются различные противогистаминные препараты, среди которых хорошую оценку получил ІНФОРМАЦІЯ_3. В отличии от других противогистаминных препаратов ІНФОРМАЦІЯ_3 не оказывает седативного и снотворного действия» (т. 4, а.с. 78-84).

Матеріали справи містять докази використання інших назв для позначення антигістамінних лікарських засобів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.4, а.с.154), ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.4, а.с. 138).

Суд вважає, що зазначені докази у їх сукупності свідчать, що слово «ІНФОРМАЦІЯ_4» вживається як позначення назви конкретного антигістамінного препарату, та дають суду підстави не погодитися з висновками експертів від 20.03.2018 № 5761/18-53, від 21.03.2018 № 004-СІВ/18.

Водночас, суд приймає до уваги висновок експертів від 28.02.2018 № 019/18, дослідницька частина якого узгоджується із наданою судом оцінкою наявних у справі доказів.

З огляду на викладене вище, суд вважає, що невідповідність знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 відповідачем-2 не доведена, у зв'язку з чим у задоволенні зустрічного позову відповідача-2 ОСОБА_7 слід відмовити повністю.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності.

Згідно ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторно повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставі своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, як розподілити між сторонами судові витрати.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень та прав, не відслідковує порушення прав власників торгівельних марок, суд вважає, що з відповідача-2 підлягає стягненню на користь позивача витрати по сплаті судового збору у розмірі 2765,00 грн.

З огляду на те, що у задоволенні зустрічного позову відмовлено, понесені судові витрати відповідача-2 покладаються на останнього.

Керуючись ст.ст. 420, 489, 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 5-6, 8-10,16,19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 4, 5, 12, 13,76-81, 89, 102-106, 133, 141, 259, 263-265, 273 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_7 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_8.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_7 до Публічного акціонерного товариства «Фармак» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії, відмовити.

Стягнути з ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІПН: НОМЕР_3) на користь Публічного акціонерного товариства «Фармак» м.Київ, вул. Фрунзе, 63, судовий збір у розмірі 2756,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. М. Букіна