АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року м. Київ

Справа 760/21314/16

Апеляційний суд м. Києва в складі колегії суддів судової палати в цивільних справах: судді-доповідача: Соколової В.В.

суддів: Поліщук Н.В., Саліхова В.В.

секретар Луговий Р.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва постановленого під головуванням судді Шереметьєвої Л.А. 20 жовтня 2017 року о 14:55 год. у м. Києві, дата складення повного тексту не зазначена, а також на додаткове рішення Солом'янського районного суду м. Києва постановленого під головуванням судді Шереметьєвої Л.А. 30 жовтня 2017 року о 17:37 год. у м. Києві, дата складення повного тексту не зазначена, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», ОСОБА_3 до відповідачів: Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», Діадра Інтерпрайзіс Лімітед, Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРОГЕРІ УКРАЇНА», ОСОБА_5, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»,

№ апеляційного провадження:№ 22-ц/796/61/2018
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
В С Т А Н О В И В

Позивачі в грудні 2016 року звернулися до суду з позовом, в якому з урахуванням уточнень просили:

- визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22 серпня 2016 року про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №т 201509540 від 22 червня 2015 року;

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № т 201509540 від 22 червня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП; знака для товарів і послуг за заявкою № т 201523353 від 16 червня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП; знака для товарів і послуг за заявкою № т 201510641 від 06 липня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП;

- визнати повністю недійсним патент України на промисловий зразок № 30313 від 10 вересня 2015 року та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 30313 від 10 вересня 2015 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки за спірними заявками підпадають під дію абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть Ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу а тому підлягають відхиленню від реєстрації. При цьому, можливість введення в оману щодо особи виробника, на їх думку, обумовлена схожістю поданих на реєстрацію знаків для товарів та послуг з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг відповідно до свідоцтв України №45294, №180629, №208789, №210934 та знаком для товарів та послуг «СУЛЬСЕНА», визнаним добре відомим з Україні на підставі Рішення Апеляційної палати Державного департамент інтелектуальної власності України від 09 грудня 2008 року станом на 01 січня 2006 року відносно товарів 03 класу МКТП: «Косметично-профілактичні засоби від лупи» та 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи».

Крім того, на думку позивачів промисловий зразок «УПАКОВКА» за спірним патентом України №30313 підлягає визнанню недійсним повністю на підставі пп. в) п 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», так як внаслідок подання заявки порушено права інших осіб. А саме, заявка на промисловий зразок № s201500868 від 21 червня 2015 року, на підставі якої було видано спірний патент № 30313, є відтворення оспорюваної заявки на знак для товарів і послуг №m201509540, так як містить аналогічні зображувальні та словесні елементи «СУЛЬЦИН», «SULSENUM» та «СУЛЬСЕНОВЫЙ», що порушують їх права інтелектуальної власності на їх знаки.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2017 року задоволенні позовні вимоги ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», ОСОБА_3 до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», Діадра Інтерпрайзіс Лімітед, ТОВ «ДРОГЕРІ УКРАЇНА», ОСОБА_5, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про відхилення реєстрації знаків для товарів та послуг за заявками та визнання повністю недійсним патенту на промисловий зразок.

Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22 серпня 2016 року про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201509540 від 22 червня 2015 року.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201509540 від 22 червня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201523353 від 16 грудня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201510641 від 06 липня 2015 року відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Визнано недійсним повністю патент України на промисловий зразок № 30313 від 10 вересня 2015 року.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок №30313 від 10 вересня 2015 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені « Промислова власність».

Додатковим рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2017 року стягнуто в рівних частинах з ТОВ «ФАРМАГРУП ЕКСПОРТ», Діадра Інтерпрайзіс Лімітед, ТОВ «ДРОГЕРІ УКРАЇНА», ОСОБА_5 на користь ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» 75777,8 грн. судових витрат та 3200,00 грн. судового збору.

Не погодився із вказаними судовими рішеннями відповідач ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», його представником подано апеляційну скаргу, в якій ВІН посилається на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин справи, неправильну оцінку доказів, невірне застосування норм матеріального та процесуального права. Зокрема, наголошується на відсутності порушеного права позивача, оскільки станом як на дату подання позову, так і на поточну дату, ще не складено висновок чи відповідають дані позначення умовам надання правової охорони, не прийнято рішення про їх реєстрацію або відмову у їх реєстрації. Також скаржник вважає, що обраний позивачами спосіб захисту прав, що наразі не є порушеними, не відповідає чинному законодавству України та є втручанням в діяльність державного органу, в його дискреційні повноваження. При цьому правовідносини щодо реєстрації знаків для товарів і послуг носять виключно публічно-правовий характер, тому мають бути розглянуті в порядку адміністративного судочинства України.

Також на думку відповідача, позивачами не доведено належними засобами доказування того, що оспорювані позначення є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар. Проведене соціологічне дослідження не стосується предмету доказування. Звіт про оцінку майнових прав на знак для товарів та послуг «Сульсена», які належать ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», не може вважати належним доказом у справі з огляду на те, щотермін його дії встановлено до 01.02.2011. Висновок №507 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 18.12.2015 та Висновок експертів №295/16 від 06.12.2016 були зроблені на замовлення позивачів, особи, які їх складали не попереджались про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку. Крім того, в обох зазначених висновках експертами досліджувалися інші об'єкти інтелектуальної власності, які не мають жодного відношення до даної справи. Рішення Апеляційної палати з приводу реєстрації торговельних марок «Сульсеновая» та «SULSEN» не є доказами введення в оману споживачів щодо особи- виробника ТМ «СУЛЬСЕНА» - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС, оскільки позиція Апеляційної палати ДСІВ України не несе в собі преюдиційного значення та не має наперед встановленої сили, що не потребує в подальшому додаткового доведення.

Висновок судової експертизи №2/2017 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом М.Ш. Пейкрішвілі є неналежним доказом у справі. Судовий експерт, на думку відповідача, є необ'єктивним та упередженим, оскільки побічно зацікавлений в результаті розгляду справи, ним вже був складений висновок у схожій справі, проте апеляційним судом він був поставлений під сумнів. Вказаний висновок є неповним, судовий експерт, фактично не дослідив питання семантичного значення досліджуваного ним позначення «SULSENUM», залишено поза увагою факт ненадання правової охорони частини із досліджуваних ним словесних елементів. Обґрунтування судового експерта щодо асоціативності спірних позначень не відповідає нормам Правил, на які експерт посилається у Висновку. Питання введення споживачів в оману спірними позначеннями досліджено експертом не в повному обсязі. Оманливість або можливість введення в оману є властивістю самого позначення, що безпосередньо пов'язана із невідповідністю всередині обсягу правової охорони між знаком (його сутністю) та товарами і/або послугами, для яких заявлена охорона відносно особи-заявника (виробника) та не залежить від існування подібних знаків, тобто є «абсолютним критерієм». У зв'язку з цим висновки експерта вважають необґрунтованими, тому безпідставно покладеними в основу рішення суду.

Також в апеляційній скарзі наголошується на тому, що судом першої інстанції прийнято рішення за відсутності належним чином повідомленого відповідача - нерезидента України - Діандра Інтерпрайзіс Лімітед.

Вважаючи ухвалене рішення необґрунтованим та незаконним, просить його скасувати та постановити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС адвокат Білицький П.В. вказує на необґрунтованість доводів відповідача, просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги. Вказує на зловживання відповідачами своїми процесуальними правами, на навмисне затягування розгляду справи. Щодо повідомлення відповідача Діандра Інтерпрайзіс Лімітед вказує на те, що ними був здійснений переклад та відправлення всіх необхідних судових документів. Доводи апеляційної скарги щодо недоведеності позовних вимог вважає безпідставними, оскільки відповідачами не було надано жодних доказів, які б спростовували надані позивачем докази, їх належність та допустимість. Висновок судової експертизи вважають обґрунтованим, при цьому представник позивача посилається на рецензію Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 17.10.2017. Щодо втручання у дискреційні повноваження державного органу, вказують на положення ст. 6 bis Паризької Конвенції, яка допускає таке втручання і такий спосіб захисту прав інтелектуальної власності, а також на вже усталену судову практику у її застосуванні в Україні. Посилання на порушення правил підвідомчості вважають безпідставними, оскільки предметом спору є їх порушене цивільне право до того ж склад учасників не дозволяє роз'єднання позовних вимог. Також наголошують на наявності рішення Апеляційного суду м. Києва від 31.01.2018, яким встановлена оманливість позначення «СУЛЬЦИН», «СУЛЬЦЕН», «СУЛЬЦЕНОВЫЙ», яке використовується відповідачами відносно прав позивачів. На підставі викладеного, вважають, що рішення суду першої інстанції є законним та має бути залишено без змін.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі у відзиві на апеляційну скаргу підтримує доводи апеляційної скарги, наголошує на правомірності власних дій та вважає, що має місце втручання у його дискреційні повноваження оскаржуваним рішенням суду. Також вказують на своє критичне ставлення до висновку судової експертизи, оскільки на їх думку, обрана судовим експертом методика не відповідає встановленим законодавством критеріям. А саме Мінекономрозвитку не погоджується з підходом експерта щодо визначення схожості позначень; комбінованих та словесних.

В порядку п. 8 ч. 1 Розділу VIII Прикінцевих та перехідних положень ЦПК України(в редакції від 03.10.2017), до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Згідно п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. У разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду (п. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

А отже Апеляційний суд м. Києва є компетентним судом щодо розгляду даної справи.

В судове засідання відповідач ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» свого представника не направили, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, згідно даних поштового відділення судове повідомлення було вручено уповноваженій особі 27.02.2018. Причини неявки представника суду повідомлені не були, жодних заяв чи клопотань щодо розгляду справи до суду не надходило. Тому, виходячи з положень ч.2 ст.372 ЦПК України, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Представник позивачів адвокат Білицький П.В. заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованим, просив залишити його без змін.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Запорожець Л.Г. підтримала доводи апеляційної скарги в частині, що стосується їх повноважень, просила про скасування рішення суду першої інстанції.

ТОВ «ДРОГЕРІ УКРАЇНА»свого представника в судове засідання не направили, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, згідно даних поштового відділення судове повідомлення було вручено уповноваженій особі 27.02.2018. Причини неявки представника суду повідомлені не були, жодних заяв чи клопотань щодо розгляду справи до суду не надходило.

Відповідач ОСОБА_5 за відомою суду адресою, судову кореспонденцію не отримує, всі повідомлення повернуті поштовим відділенням за закінченням терміну зберігання. Проте, 19.02.2018 ОСОБА_5 зверталась до апеляційного суду з клопотанням про відкладення судового розгляду призначеного на 19.02.2018, а отже повідомлена про розгляд справи апеляційним судом, з подальшим рухом справи мала можливість ознайомились як в приміщення суду, так і на офіційному сайті суду.

Діадра Інтерпрайзіс Лімітед є юридичною особою іноземної держави, в ході розгляду справи судом першої інстанції ними були отримані судові документи, проте участі в розгляді справи не приймали. Копія апеляційної скарги та копія ухвали про відкриття апеляційного провадження були направлені на їх адресу.

Колегія суддів апеляційного суду, керуючись положеннями ст.ст. 371, 372 ЦПК України, вважала за можливе розглянути справу за їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового засідання, перевіривши доводи апеляційної скарги, матеріали справи, законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, апеляційний суд виходить з наступного.

Судом апеляційної інстанції встановлені та підтверджуються матеріалами справи наступні обставини.

Позивачі є власниками знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України:

§ №45294 з пріоритетом від 20.12.2001 на словесне позначення «СУЛЬСЕНА», який користується правовою охороною для товарів 03 класу МКТП: «бальзами, гелі, креми, лосьйони, масла, мило, пасти і шампуні для волосся голови та волосистої частини шкіри людини» /т.1 а.с.23; т.3 а.с.38, 42-43/.

§ №180629 з пріоритетом від 20.12.2012 на словесне позначення «СУЛЬСЕН», який користується правовою охороною для товарів 03 класу МКТП, зокрема, «шампуні» /т.1 а.с.24-25; т.3 а.с.39-41;/;

§ №208789 з пріоритетом від 10.06.2014 на словесне позначення «СУЛЬСЕНОВАЯ», який користується правовою охороною для товарів 03 класу МКТП, зокрема «шампуні» /т.1 а.с.26-27; т.3 а.с.30-32/;

§ №210934 з пріоритетом від 03.03.2014 на словесне позначення «SULSEN», який користується правовою охороною для товарів 03 класу МКТП, зокрема, «шампуні» /т.1 а.с.28-29; т.3 а.с.33-35/;

§ №73948 з пріоритетом від 07.11.2005 на словесне позначення «СУЛЬСЕНА», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП «лікувальні препарати для росту волосся; фармацевтичні препарати від лупи» /т.2 а.с.49; т. 3 а.с.36/;

§ №93918 з пріоритетом від 10.07.2008 на словесне позначення «СУЛЬСЕНА», який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні; гелі лікувальні; лікувальні препарати для рості волосся; лосьйони на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мила лікувальні; креми лікувальні; олії лікувальні; пасти лікувальні для волосся; препарати для нищення паразитів; протигрибкові препарати; проти спорові препарати; шампуні лікувальні; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи» /т.2 а.с.50; т. 3 а.с.37/.

Також ТОВ «Амальгама Люкс» є власником міжнародних реєстрацій на торгівельну марку «СУЛЬСЕНА» за №902240 та «Сульсен» за №1221494, дія яких розповсюджується на наступні країни: Німеччина, Естонія, Грузія, Італія, Латвія, Польща, Казахстан, Узбекистан /т.2 а.с.51-58; т.3 а.с.44-144/.

На підставі свідоцтва №45294 Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 09.12.2008 було визнано знак для товарів і послуг «СУЛЬСЕНА» добре відомим в Україні станом на 01.01.2006 відносно товарів 03 класу МКТП: «Фармацевтичні, косметично-профілактичні засоби від лупи» та 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи» у відношенні ТОВ «Амальгама Люкс» /т.1 а.с.30-41/. В мотивувальній частині цього рішення вказано знак «СУЛЬСЕНА» відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність стосовно товарів, що виробляються ТОВ «Амальгама Люкс», а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Відповідачами ТОВ«ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» та Діадра Інтерпрайзіс Лімітед були подані :

§ заявка № m 2015 09540 від 22.06.2015 на реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді комбінованого знака, який складається із словесних позначень «СУЛЬЦИН форте; SULSENUM; Сульсеновий шампунь против перхоти 2%» та графічних елементів. Знак заявлений для товарів 03 класу МКТП «Шампуні від лупи» /т.1 а.с.42/.

§ заявка № m 2015 23353 від 15.12.2015 на реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді комбінованого знака, який складається із словесних позначень «СУЛЬЦИН форте» та графічних елементів. Знак заявлений для товарів 03 класу МКТП «Шампуні від лупи» /т.1 а.с.49; т.3 а.с.148/.

ДП «Україниський інститут інтелектуальної власності» дійшов висновку про відповідність позначень умовам надання правової охорони /т. а.с.44, т.4 а.с.1 /

Відповідач ОСОБА_5 06.07.2015 подала заявку № m 2015 10641 для всього переліку товарів 03 класу МКТП, в тому числі: «Шампуні від лупи» на реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді словесного позначення «SULSENUM» /т.1 а.с.47-48; т. 4 а.с.212-236/.

Також Державною Службою інтелектуальної власності України було видано на ім'я ТОВ «ФАРМАГРУП ЕКСПОРТ» та Діадра Інтерпрайзіс Лімітед патент України № 30313 на промисловий зразок «УПАКОВКА» (заявка № s 20015 00868 від 22.06.2015). Промисловий зразок є повним відтворенням позначення поданого на реєстрацію за заявкою № m 2015 09540 від 22.06.2015, містить словесні елементи «СУЛЬЦИН форте; SULSENUM;Сульсеновий шампунь против перхоти 2%» /т.1 а.с.107-108; т.3 а.с.2-29/

Відповідно до Висновку судового експерта № 2/2017 від 01.06.2017 є підстави вважати, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 45294, 180629, 210934, 208789, та добре відомий в Україні знак «СУЛЬСЕНА» утворюють серію знаків для товарів і послуг такого виробника, як ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» / т.5, а.с.100 - 182 /

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 45294, 180629, 210934, 208789 та добре відомий в Україні знак «СУЛЬСЕНА» є частиною серії знаків такого виробника, як ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС»;

- позначення «SULSENUM» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 10641 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо виробника - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС»;

- комбіноване позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 09540 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо виробника - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС»;

- комбіноване позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 23353 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо виробника - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС»;

- позначення «СУЛЬЦИН», «SULSENUM», «СУЛЬСЕНОВЫЙ» за варіантами 1 та 2 промислового зразка за патентом України № 30313 є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 45294 та/або 180629 та/або 210934 та/або 208789 та/або добре відомим знаком «СУЛЬСЕНА»;

- використання за призначенням варіантів 1 та 2 промислового зразка за патентом України № 30313, а саме для пакування шампунів проти лупи та введення їх у цивільний обіг, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо виробника - ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС».

Висновки експерта ґрунтуються на тому, що всі позначення схожі за фонетичними ознаками, мають однакові звуки: [с], [у], [л '], [с], [е], [н], мають аналогічне розташування однакових звуків, співпадаючи за вимовою на початку та у середній частині. Тому вони породжуватимуть у споживачів інтелектуальне враження про те, що вони є різновидом - позначенням, яке є продовженням серії позначень зареєстрованих позивачами. Також має місце графічна (візуальна) схожість позначень, зокрема, позначення «SULSENUM» за заявкою № m 2015 10641 має графічну (візуальну) схожість зі знаком для товарів і послуг «SULSEN» за свідоцтвом України № 21934, словесні елементи «СУЛЬЦИН», «SULSENUM», «СУЛЬСЕНОВИЙ», що входять до складу позначення за явкою № m 2015 09540 мають графічну схожість із знаками за №180629, №45294, №208789 та добре відомим знаком «СУЛЬСЕНА». У комбінованому позначенні за заявкою № m 2015 23353 словесний елемент «СУЛЬЦИН» є основним елементом у складі позначення, на який споживачі звертатимуть увагу у першу чергу, оскільки він розташований у верхіній частині, крупним шрифтом, має графічну схожіть з словесними знаками №№ 180629, 45294 та добре відомим знаком «СУЛЬСЕНА».

Позначення «СУЛЬЦИН», «SULSENUM», «СУЛЬСЕНОВИЙ», що входять до складу промислового зразка «УПАКОВКА» за патентом №30313, виходячи з їх розташування, є основними словесними елементами у складі цього промислового зразка, на які споживачі звертатимуть увагу в першу чергу, вони мають звукову (фонетичну) та графічну (візуальну) схожість із знаками №180629, №45294, №210934 та добре відомим знаком «СУЛЬСЕНА».

Експертом вказано також на те, що існує зв'язок між товарами для яких зареєстровані знаки №180629, №45294, №210934, №208789, добре відомий знак «СУЛЬСЕНА» та товарами відносно яких подано заявки № m 2015 09540, № m 2015 10641, № m 2015 23353. Також співпадає і сфера використання промислового зразка за патентом України №30313.

Експертним дослідженням встановлено, що словесні елементи, які входять до складу оспорюваних позначень, є схожими до ступеню змішування зі знаками позивачів, а також такими, що здатні вводити в оману споживачів щодо виробника товарів.

Матеріали справи також місять Висновок №507 від 18.12.2015, складений судовим експертом Дорошенко О.Ф. /т.1 а.с.69-108/. Згідно з цим висновком комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 198653, до складу якого входять словесні елементи «СУЛЬЦИН», «СУЛЬСЕН» та «СУЛЬСЕНОВИЙ», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №45294, №180629, а також добре відомого знака «СУЛЬСЕНА». Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №205792, до складу якого входять словесні елементи «СУЛЬЦИН», «СУЛЬСЕНОВИЙ», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №45294, №180629, а також добре відомого знака «СУЛЬСЕНА».

У Висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №295/16 від 06.12.2016, за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, серед іншого, були зроблені висновки, що спірні позначення за заявками № m2015 09540, № m2015 23353, № m2015 10641 внаслідок їх використання можуть вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, а саме щодо ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» /т.1 а.с.170-251/.

У Звіті Науково-дослідного центру прикладної соціології «СОЦІОПЛЮС» ФСП НТУУ «КПІ» за результатами соціологічного дослідження «Визначення особливостей сприйняття торговельної марки «СУЛЬСЕНА» та слів «СУЛЬЦЕН», «СУЛЬЦИН» від 08.04.2016, вказано на те, що були встановлені основні показники - 61,9% опитаних вважають, що слова «СУЛЬСЕНА», «СУЛЬЦЕН» та «СУЛЬЦИН» є торговельними марками одного виробника, а також 45,6 % споживачів, тобто значна частина опитуваних, визначили, що у випадку розміщення на полиці магазину товару зі словом «СУЛЬЦИН», вони будуть думати, що це товар виробника та власника ТМ «СУЛЬСЕНА» /т.1 а.с.50-63/.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

В порядку ст.ст. 15,16 ЦК України, ст. 4 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Положеннями ч.2 ст. 16 ЦК України визначені способи захисту цивільних прав і інтересів, серед яких визначено припинення дії, яка порушує право. Також, цієї нормою законодавства визначено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (ст. 494 ЦК України).

Згідно з вимогами ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

В силу ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються

підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим

Законом.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів, послуг (ч.4 цієї норми законодавства).

Відповідно до п. 2 ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть вести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, згідно п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; а також позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч.4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до ч. 1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. При цьому в силу ст. 79 цього Кодексу достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. А в порядку ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Допустимість доказів, у розумінні вимог ст. 78 ЦПК України, означає, що суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з висновку судового експерта № 2/2017 від 01.06.2017. Оцінивши висновок судового експерта за правилами встановленими процесуальним законом, суд першої інстанції не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Не вбачає таких обставин і колегія суддів апеляційного суду, так як вказаний висновок зроблений на виконання ухвали суду першої інстанції, тобто проведений незалежним експертом, повідомленим про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України, даний висновок відповідає вимогам чинного законодавства, а отже обґрунтовано взятий судом першої інстанції до уваги як належний доказ та покладений в основу рішення. В апеляційній скарзі наголошується на упередженості експерта, проте сторона відповідача на стадії призначення експерта та проведення дослідження своїм правом на відвід експерта не скористалась. В ході розгляду справи стороною відповідача даний висновок не спростований іншими належними доказами, тобто обов'язок доказування стороною відповідача не виконаний. А отже вказані доводи апеляційної скарги не можна визнати обґрунтованими.

Висновок № 507 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 18.12.2015 та Висновок експертів № 295/16 від 06.12.2016 були оцінені судом у сукупності з висновком судової експертизи і та обставина, що ці висновки були зроблені на замовлення позивача їх висновків не спростовує. Виходячи з вимог процесуального закону висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили, оцінюється разом з іншими доказами. Проте, питання схожості позначень, торговельних марок та промислового зразка, введення в оману споживачів є такими, що потребують спеціальних знань у відповідній галузі наук, а тому наявність чи відсутність таких обставин можуть бути підтверджені висновками фахівців, що мають відповідну кваліфікацію. Таким чином, доводи апеляційної скарги щодо неналежності як доказів у справі цих висновків, оскільки вони зроблені на замовлення позивачів не заслуговують на увагу суду.

Слід погодитися з твердженням представника відповідача про те, що предметом дослідження у Звіті Науково-дослідного центру прикладної соціології «СОЦІОПЛЮС» ФСП НТУУ «КПІ» та Висновку № 507 від 18.12.2015 зазначені інші свідоцтва, проте у вказаних дослідженнях також здійснювалось порівняння словесних позначень «СУЛЬЦЕН» та «СУЛЬЦИН» відносно добре відомого знаку «СУЛЬСЕНА», власником якого є один із позивачів. Ці докази були оцінені судом у сукупності з іншими доказами, а тому їх прийняття не є порушенням норм процесуального права, як на те вказує особа, яка звернулась з апеляційною скаргою.

Також колегія суддів погоджується з твердженням сторони відповідача про те, що Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України не несе в собі преюдиційного значення та не має наперед встановленої сили. Проте і судом першої інстанції таке правило не застосовано. Натомість, внаслідок прийняття Апеляційною палатою рішення про визнання знаку добре відомим йому надається правова охорона, яка поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Тобто межі правової охорони добре відомого знаку є значно ширшими за межі встановлені для торговельних марок. З цієї точки зору посилання суду першої інстанції на рішення Апеляційної палати щодо визнання добре відомим знаку для товарів і послуг «СУЛЬСЕНА» є обґрунтованим. Обставини встановлені цим рішенням можуть бути прийняті до уваги суду з огляду на компетенцію та спеціалізацію Апеляційної палати, а також відсутність прямої заборони в чинному законодавстві.

За наведених обставин, висновок суду першої інстанції про те, що подані відповідачами заявки № m 2015 09540, № m 2015 10641, № m 2015 23353 та промисловий зразок за патентом України №30313 місять в собі позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками №180629, №45294, №210934, №208789 та добре відомим знаком «СУЛЬСЕНА», власниками яких є позивачі доводами апеляційної скарги не спростовується.

В апеляційній скарзі наголошується на відсутності порушеного права позивача, оскільки станом як на дату подання позову, так і на поточну дату, ще не складено висновок чи відповідають дані позначення умовам надання правової охорони, не прийнято рішення про їх реєстрацію або відмову у їх реєстрації. Проте, з матеріалів справи вбачається, що Державне підприємство «Україниський інститут інтелектуальної власності» дійшов висновку про відповідність позначень за заявками № m 2015 09540, № m 2015 10641, № m 2015 23353 умовам надання правової охорони. На підставі такого висновку, відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Установа приймає рішення про реєстрацію знака, при цьому Закон не містить підстав за яких вона має повноваження відхилити такий висновок. До того ж за заявкою № m 2015 09540 таке рішення Установою було прийнято 22.06.2015. А отже посилання позивача на наявність порушення його прав є обґрунтованими.

З приводу твердження відповідача про неможливість судового втручання у дискреційні повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України суд зазначає таке.

Поняття дискреційних повноважень наведене у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, відповідно до якої під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Тобто, дискреційними є повноваження суб'єкта владних повноважень обирати у конкретній ситуації між альтернативами, кожна з яких є правомірною. Прикладом таких повноважень є повноваження, які закріплені у законодавстві із застосуванням слова «може».

Натомість, у цій справі, відповідач помилково вважає повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України дискреційними. Даний відповідач не наділений повноваженнями за конкретних фактичних обставин діяти не за законом, а на власний розсуд. Безперечно, правомірним у даному випадку є лише один варіант поведінки, залежно від фактичних обставин.

Отже, повноваження відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у спірних правовідносинах не можуть вважатися дискреційними.

Також колегія суддів вважає, що Положення ст. 6 Конвенції щодо заборони застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака стосується також і судових органів. Також вказана норма поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Таким чином, чинним законодавством передбачена можливість обрання вищевказаного способу захисту прав інтелектуальної власності позивача на добре відомий знак, з метою недопущення реєстрації знака за заявкою у майбутньому. Такий спосіб також відповідає положенням ст. 16 ЦК України і іншого можливого способу захисту порушених прав позивачів не вбачається.

А отже висновки суду першої інстанції щодо зобов'язання Держслужби відхилити реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками № m 2015 09540, № m 2015 10641, № m 2015 23353 слід вважати правильними.

Посилання особи, яка подала апеляційну скаргу на порушення правил підвідомчості (компетенції) суду не можуть бути прийняті до уваги суду в якості підстав скасування рішення суду з огляду на наступне. Слід погодитися з твердження представника про те, що правовідносини з реєстрації знаків для товарів і послуг носять виключно публічно-правовий характер, проте лише правовідносини, що виникли між заявником і Установою, яка приймає рішення про реєстрацію знака за поданою заявкою. Позивачі у даній справі не є заявниками, вони є власниками знаків для товарів і послуг, які отримали правову охорону раніше, а оспорювані позначення є схожими настільки, що будуть вводити в оману споживача щодо особи виробника, тим самим порушуючи права позивачів. Тобто в даній справі, предметом спору є захист цивільних прав позивача, а тому справа розглянута компетентним судом.

Доводи апеляційної скарги щодо неналежного повідомлення відповідача Діадра Інтерпрайзіс Лімітед про розгляд справи судом першої інстанції відхиляються апеляційним судом, оскільки матеріали справи місять дані про направлення копії позовної зави з перекладом на адресу даного відповідача /т.2 а.с.155-230/, відповідно, він самостійно розпоряджається своїми правами на участь в розгляді в справи та має право самостійно оскаржити судове рішення. До того ж вказані обставини не свідчать про порушення прав особи, яка звернулась з апеляційною скаргою - ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ».

Отже, суд повно і об'єктивно з'ясував дійсні обставини справи, перевірив доводи і заперечення сторін зібраними у справі доказами, яким надав належну правову оцінку. Оскаржуване рішення постановлене з додержанням вимог матеріального і процесуального права, а тому апеляційну скаргу необхідно відхилити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Додатковим рішенням від 30 жовтня 2017 року суд першої інстанції вирішив питання судових витрат. Апеляційна скарга не містить доводів в чому саме полягає неправильність цього судового рішення, проте ставиться вимога про його скасування. Оскільки апеляційний суд дійшов висновку про правовірність задоволення судом першої інстанції позовних вимог, то і стягнення суми судових витрат в рівних частках з відповідачів на користь позивача відповідає вимогам процесуального закону в редакції чинній як на час ухвалення рішення судом першої інстанції, так і на час розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 375, 381-384 ЦПК України суд апеляційної інстанції

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» - залишити без задоволення.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2017 року та додаткове рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2017 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Суддя-доповідач:

Судді:

Повний текст постанови складений 22.03.2018.