Справа №2-557/18
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року Солом?янський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Кізюн Л.І.,

при секретарі: Швидченко О.В.,

за участю представника позивача - Бондаренка О.В.,

представників відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Запорожець Л.Г. та Тюріної Л.А.,

представника відповідача ОСОБА_5 - ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Грона» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_5, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів», про визнання свідоцтв та патентів недійсними, рішень про реєстрацію знаків незаконними, -

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_5, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів», про визнання свідоцтв та патентів недійсними, рішень про реєстрацію знаків незаконними, в якому просить визнати рішення про реєстрацію знаків незаконними, а видані на їх підставі свідоцтва №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 - недійсними повністю; визнати патенти на промислові зразки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 недійсними повністю; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України виконати вимоги законодавства України в частині повідомлення в офіційному бюлетені про визнання оспорюваних охоронних документів відповідача ОСОБА_5 недійсними.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що із матеріалів антимонопольної справи йому стало відомо, що 09.06.2015 року ОСОБА_5 було подано три заявки на знаки для товарів і послуг відносно товарів 30 класу МКТП, єдиним словесним елементом яких є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»:

- заявка на знак для товарів і послуг № m 201508459 (ТМ1);

- заявка на знак для товарів і послуг № m 201508462 (ТМ2);

- заявка на знак для товарів і послуг № m 201508461 (ТМ3).

З відкритих баз даних Укрпатенту позивач дізнався, що станом на 10.08.2016 року для всіх вказаних заявок були прийняті попередні, а для однієї із них (ТМ1) - остаточний висновок про відмову у реєстрації знака, оскільки «заявлене словесне позначення… є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «НАПОЛЕТАНКА» за свідоцтвом №103896, раніше зареєстрованим на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен»…».

Оскільки за двома іншими заявками (ТМ2 та ТМ3) Державною службою інтелектуальної власності України остаточного рішення ухвалено не було, 12.08.2016 року позивач, керуючись п.п. 2, 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 7 Ліцензійного договору № 1 від 12.06.2012 року, подав свої заперечення проти вказаних двох заявок ОСОБА_5

У вказаних запереченнях, як вказує позивач, він навів результати досліджень оформлення власного печива та печива Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів» у «зміненому» дизайні. Також Державній службі інтелектуальної власності України були подані і попередні висновки в антимонопольній справі, згідно яких спеціалісти уповноваженого органу АМК пропонували визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів» з «використання при виробництві печива «ІНФОРМАЦІЯ_1» у «пробному» дизайні оформлення печива «NAPOLEON»…» порушенням ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Як з'ясувалось, заперечення позивача при винесенні остаточного рішення за вказаними двома заявками враховано не було. Більше того, попередній висновок про можливу відмову у реєстрації знаків за заявками ТМ2 і ТМ3 рішеннями Державної служби інтелектуальної власності України від 26.09.2016 року було змінено на протилежний.

Мотивів неврахування в оскаржуваних рішеннях заперечень та доправлених доказів позивачеві надано не було. Також невмотивованим було залишено і відмову Державної служби інтелектуальної власності України від свого попереднього висновку, який став остаточним для заявки на ТМ1, знак за якою містить словесний елемент, тотожний єдиному словесному елементу знаків за заявками ТМ2 і ТМ3.

Ані в оскаржуваних рішеннях, ані окремою відповіддю Державна служба інтелектуальної власності України про результати (мотиви неврахування) заперечень позивача не повідомив. Відсутність результатів розгляду заперечень найімовірніше викликано тим, що через завантаженість відповідальний експерт не мав можливості розглянути заявлені заперечення по суті, обмежившись виконанням формальних вимог п. 8 ст. 10 Закону.

Як наслідок, вказаною бездіяльністю порушені права та законні інтереси позивача, застерегти від чого і мали залишені без відповіді заперечення. Крім того, такою бездіяльністю з боку Державної служби інтелектуальної власності України порушено і гарантоване заявнику заперечень право на участь в ухваленні рішень, а правову охорону одержало позначення, що вводить в оману щодо особи виробника і, відповідно порушує захищені охоронними документами права позивача.

Окрім та додатково до заявок ТМ1 - ТМ3 16.06.2015 року від імені ОСОБА_5 були подані і заявки на промислові зразки №s201500833 «ІНФОРМАЦІЯ_3» та №s201500834 «ІНФОРМАЦІЯ_4». За вказаними знаками на промислові зразки, що копіюють позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявками ТМ2 - ТМ3, Власникові були видані відповідні охоронні документи (патент НОМЕР_3 від 10.12.2015 р. та патент НОМЕР_3 від 10.12.2015 р.)

Враховуючи наведені обставини та пріоритетні права та інтереси позивача як виробника печива «NAPOLEОN», позивач вважає, що зареєстровані на підставі оскаржуваних рішень знаки за свідоцтвами №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 не відповідають умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

За таких же обставин і запатентовані промислові зразки за патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, що копіюють позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оспорюваними позивачем свідоцтвами і так само використовуються в порушення прав позивача за раніше виданими охоронними документами, має бути визнано недійсними відповідно до підпункту в) п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Ухвалою суду від 19 травня 2017 року замінено відповідача у справі, а саме: Державну службу інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (а.с.а.с. 141-142).

Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити, посилаючись на викладені у позові обставини.

Представники відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечували проти позову в повному обсязі та просили у його задоволенні відмовити, вважали позов необґрунтованим, надали письмові заперечення.

Представник відповідача ОСОБА_5 заперечував проти позову та просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на безпідставність позову, надав письмові заперечення.

Представник третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів» в судове засідання не з'явився, хоча третю особу належним чином було повідомлено про день, час та місце розгляду справи, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло, будь-яких пояснень/заперечень щодо заявлених позовних вимог суду не надано.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача та пояснення представників відповідачів, вивчивши надані письмові докази у сукупності, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що заявлений позов є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин.

Судом встановлено, що на підставі заявки ОСОБА_5 на промислові зразки від 16.06.2015 року №s201500833 «ІНФОРМАЦІЯ_3» та №s201500834 «ІНФОРМАЦІЯ_4» Державною службою інтелектуальної власності України видано відповідні охоронні документи - патент НОМЕР_3 від 10.12.2015 р. та патент НОМЕР_3 від 10.12.2015 р., та свідоцтва за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявкою є сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Згідно п. 3 ст. 5 цього Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

В свою чергу, згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не допускається реєстрація знаків, які є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Спеціальний правової механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у п. (1) ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов'язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Тобто, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв'язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, позивачі мають право використовувати та забороняти використовувати належні їм знаки для товарів і послуг іншим особам для товарів, для яких вони зареєстровані, а також для інших товарів, споріднених з ними.

Крім того, в силу абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зазначене положення Закону прямо передбачає право власника свідоцтва на торговельну марку забороняти іншим особам використовувати без його згоди такі позначення, які внаслідок використання та у зв'язку з їх схожістю (не обов'язково до ступеню сплутування) із зареєстрованою торговельною маркою можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до пп. в) п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту з порушенням прав інших осіб.

Позивач обґрунтовує право на звернення до суду двома підставами: те, що він є виробником печива «NAPOLEОN», а тому має пріоритетні права та інтереси, які були порушені реєстрацією свідоцтв №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 на знаки та патентів України №№ 31021, НОМЕР_4 на промислові зразки, власником яких є ОСОБА_5; а також те, що бездіяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України разом з оспорюваними документами ОСОБА_5 сприяю триваючому порушенню прав позивача, а також норм конкурентного законодавства, що було предметом розслідування Антимонопольним комітетом України.

Матеріали справи не містять жодних доказів того, що у позивача є документально оформлене і зареєстроване будь-яке право на позначення «NAPOLEОN», як, зокрема, знак для товарів і послуг, промисловий зразок або авторське право, а відтак, у позивача відсутні будь-які оформлені, зареєстровані права інтелектуальної власності на позначення «NAPOLEОN», тому твердження про «пріоритетність його прав» є необґрунтованим.

Позивач обґрунтовує свій порушений інтерес лише посиланням на те, що він є виробником печива «NAPOLEОN», проте, не надає будь-яких доказів того, що ним було вчинено дії на отримання такого блага як набуття права інтелектуальної власності на позначення «NAPOLEОN» (подання відповідних заявок на реєстрацію такого позначення як об'єкта інтелектуальної власності).

Визначені спеціальними Законами підстави для відмови в реєстрації знака/визнання недійсними свідоцтв на знаки та підстави для визнання недійсними патентів на промислові зразки не містять такої підстави як невідповідність вказаних позначень нормам конкурентного (антимонопольного) законодавства.

Частинами 2, 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знаку.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно висновку експертного дослідження № 24-12/2015, складеного 24 грудня 2015 року, який міститься в матеріалах справи, словесне позначення «Napoleon», яке наноситься на печиво виробництва ТОВ ФІРМА «ГРОНА», не є схожим зі словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке наноситься на печиво виробництва ТОВ «Світ Ласощів», настільки, що їх можна сплутати.

Між комбінованим позначенням у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, що наноситься на вироблене ТОВ «ФІРМА «ГРОНА» печиво, та комбінованим позначенням у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, яке наноситься на печиво виробництва ТОВ «Світ Ласощів», відсутня така схожість, яке морже призвести до змішування діяльності ТОВ «ФІРМА «ГРОНА» з діяльністю ТОВ «Світ Ласощів».

Слід зазначити, що однією з засад судочинства, регламентованих п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України, є змагальність сторін та свобода в наданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 78 ЦПК України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Частиною 6 ст. 81 ЦПК України визначено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що заявлені вимоги позивача з підстав, викладених в позовній заяві, задоволенню не підлягають, оскільки з них неможливо встановити в чому саме полягає порушення прав позивача.

В судовому засіданні представник позивача зазначив, що підстави звернення до суду з позовними вимогами ними не змінювались.

Оцінюючи матеріали справи в їх сукупності, суд вважає, що заявлені вимоги позивача не доведені, а тому приходить до висновку про відмову в задоволенні позову в повному обсязі.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 15, 16, 495 ЦК України, ст.ст. 10, 12, 13, 76-81, 258, 263, 264, 265, 273, 354 ЦПК України, суд -

в и р і ш и в :

У позові Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Грона» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_5, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів», про визнання свідоцтв та патентів недійсними, рішень про реєстрацію знаків незаконними - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Л.І. Кізюн