РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Трофимчук К.О.

за участі:

представника позивача Цімермана О.І.

представника відповідача ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Діфрано Юніон» про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

30 жовтня 2014 року ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» звернулось в суд з зазначеним позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту на корисну модель № НОМЕР_3 «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» та зобов'язання вчинити дії щодо внесення змін до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі), здійснення повідомлення в офіційному бюлетені шляхом відповідної публікації про визнання недійсним спірного патенту.

Свої вимоги мотивувало тим, що спірний патент на корисну модель не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме - критерію «новизна». Також позивач вважає, що спірний патент виданий з порушенням його прав як власника невиключної ліцензії на патент № НОМЕР_2 на винахід «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» за ліцензійним договором від 01 червня 2011 року, укладеного позивачем з ОСОБА_7, яка є власником цього патенту.

Інформація про винахід (корисну модель) та формулу винаходу (корисної моделі) стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачами до Державної служби інтелектуальної власності України, про що свідчить реєстрація патенту на винахід № НОМЕР_2 та численні публікації у науковій літературі на тему комплексної очистки води.

Відповідачі були поінформовані про об'єкти інтелектуальної власності позивача, зміст формул та спосіб дії (промислову придатність) та були поінформовані про те, що відомості про винахід та формула винаходу стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності України на отримання патенту на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води».

Підтвердженням відсутності новизни та патентоздатності у зареєстрованій корисній моделі є доступність інформації про формулу винаходу «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» за патентом № НОМЕР_2 від 15 травня 2006 року, використання такої формули у корисній моделі відповідачів та наявність висновку експертизи щодо умов патентоздатності.

Просить суд ухвалити рішення, яким:

-визнати повністю недійсним патент України № НОМЕР_3 від 24 червня 2014 року на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі) про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_3 від 24 червня 2014 року на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити повідомлення в своєму офіційному бюлетені шляхом відповідної публікації про визнання недійсним повністю патенту № НОМЕР_3 від 24 червня 2014 року на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2014 року відкрито провадження в справі.

Ухвалою судді Солом'янського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2014 року вжито заходів забезпечення позову в справі.

Протокольною ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 січня 2015 року до участі в справ в якості третьої особи залучено ТОВ «Діфрано Юніон».

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 січня 2015 року задоволено клопотання позивача ТОВ «Науково-виробниче об'єнання «Екософт» та призначено в спраі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 02 липня 2015 року відмовлено в задоволенні заяви відповідача ОСОБА_4 про відвід експерта ОСОБА_8

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 02 липня 2015 року відмовлено в задоволенні заяви відповідача ОСОБА_4 про відвід експерта ОСОБА_8

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2015 року відмовлено в задоволенні заяви відповідача ОСОБА_4 про відвід експерта ОСОБА_9

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 09 лютого 2016 року задоволено клопотання директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та залучено до проведення експертизи в справі (призначеної ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 січня 2015 року) фахівця ОСОБА_10 як фахівця у певній галузі знань.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 20 травня 2016 року задоволено заяву відповідача ОСОБА_4 про відвід експерта в справі. Відведено експерта ОСОБА_10 від участі в проведенні судової експертизу об'єктів інтелектуальної власності в зазначеній цивільній справі.

При розгляді заяви про відвід експерта було встановлено, що учасником (засновником) та кінцевим бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» - позивач у справі є ОСОБА_7 Експерт ОСОБА_10 був науковим керівником ОСОБА_7 під час захисту нею кандидатської дисертації, разом вони є співвинахідниками за патентом № НОМЕР_4, входять до редакційної колегії журналу «Вода та водоочисні технології» та разом є авторами великої кількості наукових статей.

У такому випадку, суд вважав, що наведені обставини можуть свідчити про наявність сумнів в об'єктивності та неупередженості при проведенні дослідження.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 03 квітня 2017 року відновлено провадження в справі.

Протокольною ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 06 вересня 2017 року проведено заміну відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на її правонаступника Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року задоволено клопотання третьої особи ТОВ «Діфрано Юніон» та клопотання відповідача ОСОБА_4 і призначено в справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Вважає, що висновок повторної судової експертизи не відповідає матеріалам справи та не спростовує висновок первинної судової експертизи в справі, якою визначено, що в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію і не була новою на дату подання заявки, а саме - 24 червня 2014 року. Пояснив, що не погоджується з висновком судового експерта за повторною судовою експертизою. У сторони позивача виникають сумніви щодо належної спеціалізації експерта. З висновку невідомо, які саме експертні дослідження були проведені та вибірково передруковано текс опису до патенту. Враховуючи всі недоліки, висновок є необґрунтованим, неясним, неповним та викликає сумнів у його правильності, а тому не має братись судом до уваги (т. 4, а.с. 205-212). Допитаний у судовому засіданні експерт належних відповідей з приводу проведеного дослідження не надав та не усунув виявлені недоліки, про що представником позивача подані письмові пояснення щодо результатів допиту експерта ОСОБА_11 (т. 5, а.с. 33-36). Також стороною позивача надані письмові заперечення на додаткові пояснення сторони відповідача ОСОБА_4 (т. 5, а.с. 1-8).

Представник відповідача ОСОБА_4 проти задоволення позову заперечувала. Підтримала письмові пояснення, що містяться в матеріалах справи (т. 1, а.с. 84-85, т. 4, а.с. 194-198). Вважає, що в судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_11 надав всі відповіді на поставлені питання з приводу висновку повторної судової експертизи, тому з урахуванням її результатів в задоволенні позову слід відмовити.

Відповідач ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся. У матеріалах справи міститься його заява про розгляд справи без його участі (т. 4, а.с. 39).

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти задоволення позову заперечував. Пояснив суду, що наявні в матеріалах справи докази спростовують доводи позивача. Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не порушувало прав позивача та діяло в межах закону.

Третя особа ТОВ «Діфрано Юніон» у судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду справи повідомлялось. Будь-яких заяв чи клопотань щодо поважності причин неявки у судове засідання до суду подано не було.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, пояснення судового експерта, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України на підставі заявки від 24 червня 2014 № u201407123 зареєструвала на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», про що видано відповідний патент № НОМЕР_3. Винахідниками та власниками патенту є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (т. 2, а.с. 1).

15 травня 2006 року зареєстровано патент України на винахід № НОМЕР_2 «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води». Винахідниками патенту є ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Власником патенту є ОСОБА_7 (т. 2, а.с. 2).

Позивач ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» є власником невиключної ліцензії на патент № НОМЕР_2 «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» в межах строку дії патенту на підставі ліцензійного договору про використання винаходу від 01 червня 2011 року, укладеним з власником цього патенту - ОСОБА_7 (т. 1, а.с. 23-24).

Відповідно до частин 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Сторона позивача посилається на те, що виданий на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 патент № НОМЕР_3 на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» фактично порушує права ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» як власника невиключної ліцензії на використання патенту на винахід № НОМЕР_2 «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» та права власників патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Згідно з частинами 2-5 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 року затверджені Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 578 від 14 червня 2011 року).

У п.п. 6.5.2.3. цих Правил визначено, що перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу, а згідно з п.п. 6.5.2.4. Правил об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації.

Підпунктом 6.5.2.8. Правил передбачено якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять.

Відповідно до абзацу 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

24 червня 2014 року було подано заявку № u201407123 на патент України № НОМЕР_3 на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води».

За змістом ч. 5 ст. ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для встановлення новизни спірної корисної моделі підлягають оцінці всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до цієї дати, у тому числі зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Сторона позивача зазначає, що на 24 червня 2014 року (дату подання заявки № u201407123 на патент України № НОМЕР_3) вся сукупність ознак, наведених у формулі спірної корисної моделі, випливала з рівня техніки, відомого в світі на цю дату. У якості відомих у світі відомостей наводить патент України на винахід № НОМЕР_2 «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» (заявка № НОМЕР_1 від 27 березня 2002 року), відомості про який було опубліковано 15 травня 2006 року, а також відомості про розповсюдження інформації щодо технічного рішення, запатентованого за патентом України на винахід № НОМЕР_2 з 2004 року.

Згідно зі ст. 469 права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У пунктах «а», «г» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У ст. 77 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

За нормами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

На підтвердження своїх вимог щодо невідповідності спірної корисної моделі такій умові надання правової охорони як новизна, позивач при зверненні в суд з позовом подав дослідження спеціаліста № 2-023/14 від 23 жовтня 2014 року щодо новизни корисної моделі. Зазначене дослідження складене науковим співробітником лабораторії іонного обміну та абсорбції Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ОСОБА_15 (т. 1, а.с. 33-39).

За результатами дослідження ОСОБА_15 зазначив, що винахід (корисна модель) є новим, якщо він не входить в рівень техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки в патентний орган.

Приймаючи до уваги рівнозначність або еквівалентність всіх суттєвих ознак формули корисної моделі № НОМЕР_3 суттєвими формули винаходу № НОМЕР_2 неналежність критики прототипу № НОМЕР_2 корисної моделі № НОМЕР_3, існування вирішення задачі корисної моделі № НОМЕР_3 в рамках винаходу № НОМЕР_2, а також еквівалентність технічних результатів корисної моделі № НОМЕР_3 і винаходу № НОМЕР_2 можна зробити висновок про невідповідність корисної моделі № НОМЕР_3 критерію новизни.

Відсутність у авторів корисної моделі № НОМЕР_3 публікацій, демонструючи здійснення ними винахідницької або іншої творчої діяльності, наводить на думку про плагіат.

Суд вважає, що дослідження спеціаліста № 2-023/14 від 23 жовтня 2014 року не свідчить про правомірність вимог сторони позивача, оскільки складене не атестованим судовим експертом, спеціаліст не попереджався про кримінальну відповідальність за проведене дослідження. Спеціаліст припустився до надання правової оцінки діям авторів патенту № НОМЕР_3, посилаючись у висновку на можливість наявності в їх діях плагіату. Також фактично у дослідницькій частині висновку спеціаліст не зазначив відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування. При проведенні дослідження проводився лише аналіз наданого опису патенту № НОМЕР_3, інформаційний пошук та аналіз наукових праць окремих авторів патенту № НОМЕР_2.

Крім того, стороною відповідача до матеріалів справи подавались пояснення та письмові докази на підтвердження того, що спеціаліст ОСОБА_15 є особою, пов'язаною з учасником (засновником) позивача - ОСОБА_7 (т. 1, а.с. 84-85).

Інші учасники судового розгляду проти заявлених вимог заперечували та вважали, що спірна корисна модель відповідає умовам патентоздатності, встановленими ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а оспорюваний патент видано без порушення прав позивача.

За клопотанням сторони позивача ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 січня 2015 року в справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експертам поставлено наступне питання - чи містяться у матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію і не була новою на дату подання заявки, а саме - 24 червня 2014 року.

При проведенні судової експертизи за клопотанням експертної установи було уточнено редакцію поставленого питання та надано згоду на залучення спеціаліста ОСОБА_16 до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки відповідь на питання судової експертизи необхідно було виконувати із застосуванням спеціальних знань у галузі хімії і, зокрема, сорбції та технології очищення води.

Після проведення судової експертизи до суду надійшов висновок експертів № 042/15 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13 березня 2017 року (т. 2, а.с. 184-191).

Відповідно до цього висновку: у матеріалах справи містяться відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію і не була новою на дату подання заявки, а саме - 24 червня 2014 року.

Сторона відповідача ОСОБА_4 та третя особа заперечувала проти належності та обґрунтованості такого висновку судової експертизи.

Посилались на те, що в його складенні брав участь спеціаліст ОСОБА_16, якому додатково задавались питання, що мали значення для проведення експертизи. Заявники вважали, що висновок експерта є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи, а тому неправильним.

На підтвердження своїх доводів сторона відповідача ОСОБА_4 зазначала, що в матеріалах справи наявні надані учасниками судового розгляду письмові докази - висновки інших спеціалістів у галузі хімії, які містять протилежні висновки, а саме:

-висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 20 лютого 2015 року № 3019/ЗУ/15 ДП «Український інститут промислової власності», в якому зазначено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_3 відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеної для неї ч. 2 ст. 7 Закону (т. 2, а.с. 8-11);

-висновок № 486 експертного дослідження об'єктів в сфері інтелектуальної власності від 18 червня 2015 року, виготовлений експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_17, в якому зазначено, що: корисна модель за патентом № НОМЕР_3 відповідає умові патентоздатності промислова придатність; корисна модель за патентом № НОМЕР_3 відповідає умові патентоздатності новизна (т. 2, а.с. 168-182);

-висновок експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 14037/14-53 від 21 грудня 2015 року, в якому зазначено, що у продукції «Фільтруючий матеріал «Organic Multisorb» виробництва ТОВ «Діфрано Юніон» відомості склад якого наявні в матеріалах справи, не використано кожну ознаку першого незалежного пункту формули винаходу, за патентом України № НОМЕР_2 від 15 травня 2006 року (т. 3, а.с. 1-17);

-висновок доктору хімічних наук, ведучого наукового співробітника хімічного факультету МГУ ім. М.В. Ломоносова ОСОБА_18 щодо результатів експертизи патенту на корисну модель №93062 «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», підготовленим ОСОБА_15 по запиту ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» (т. 1, а.с. 172-173).

Останній висновок ОСОБА_18 не є висновком спеціаліста, а фактично є рецензією на висновок ОСОБА_15 (т. 1, а.с. 33-39).

Третя особа в справі - ТОВ «Діфрано Юніон» та відповідач ОСОБА_4 просили за таких обставин призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Заперечуючи проти такого клопотання сторона позивача подала суду висновок судового експерта № 05-12/17 від 18 грудня 2017 року, складеного судовим експертом ОСОБА_19 із залученням експерта ОСОБА_20, на замовлення позивача від 05 грудня 2017 року.

У цьому висновку зазначено, що відомості про композицію фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води, які наведено в описі до патенту України на винахід № НОМЕР_2 від 15 травня 2006 року свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на неї, а саме - до 24 червня 2014 року (т. 4, а.с. 98-121).

Разом з тим, судом вирішувалось питання про необхідність призначення повторної судової експертизи за матеріалами справи, з урахуванням письмових доказів, що були надані сторонами.

Враховуючи наявність у матеріалах справи таких протилежних досліджень та посилання у висновку первинної судової експертизи на відповіді на запитання спеціаліста ОСОБА_16, об'єктивність яких ставилось під сумнів, суд вважав за необхідне призначення в справі повторної судової експертизи для вирішення порушених питань з метою ухвалення законного і обґрунтованого рішення.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19 грудня 2017 року задоволено клопотання третьої особи ТОВ «Діфрано Юніон» та клопотання відповідача ОСОБА_4 та призначено в справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерту при призначення повторної експертизи було поставлено те ж саме питання, що й при призначенні первинної судової експертизи, а саме: чи містяться у матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію і не була новою на дату подання заявки, а саме: 24 червня 2014 року.

За результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності до суду був направлений висновок експерта № 03-ОВМ/18 від 11 квітня 2018 року (т. 4, а.с. 145-166).

Згідно з цим висновком корисна модель «Фільтруюча суміш комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_3 відповідає умові патентоздатності «новизна».

У висновку зазначено, що не всі ознаки незалежного пункту формули спірної корисної моделі за патентом № НОМЕР_3 співпадають з ознаками незалежного пункту формули протиставленого винаходу за патентом України №53167.

Так, відрізняються наступні ознаки:

1.1. формула спірної корисної моделі за патентом № НОМЕР_3: як твердофазний скейвенджер заліза вона містить іммобілізований на твердій матриці продукт окисної співполімеризації дигідроксибензолів з природними гуміновими речовинами;

1.2. формула протиставленого винаходу за патентом України № НОМЕР_2: низькоосновний аніоніт, імпрегнований гумусовими речовинами;

2.1. формула спірної корисної моделі за патентом № НОМЕР_3: іммобілізований на твердій матриці продукт окисної співполімеризації дигідроксибензолів з природними гуміновими речовинами 1,04-1,2 г/см3 5-15;

2.2. формула протиставленого винаходу за патентом України № НОМЕР_2: низькоосновний аніоніт, імпрегнований гумусовими речовинами 4-12.

У своєму висновку експерт дав повний аналіз проведеного дослідження. Експертний висновок містить виклад підстав, з яких судовий експерт прийшов до такого висновку. Зазначено повний опис дослідження з поставленого перед експертом питання з урахуванням методів співставлення, порівняння, аналізу, абстрагування та ОСОБА_3 проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2009 року № 13.2.01.

Експерт порівнював корисну модель за патентом № НОМЕР_3 від 10 вересня 2014 року та її корисні ознаки з описом технічних рішень, які протиставляються цій корисній моделі за патентом на винахід № НОМЕР_2 від 15 травня 2006 року, ознаки, що характеризують об'єкт охорони.

Виходячи з результатів порівняння наведених у відповідній таблиці був зроблений висновок, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_3 від 10 вересня 2014 року «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» відповідає умові патентоздатності «новизна», оскільки з рівня техніки невідома уся сукупність ознак незалежного пункту 1 формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_3 від 10 вересня 2014 року «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води».

Експерт зазначає, що розбіжності висновку повторної судової експертизи № 03-ОВМ/18 від 11 квітня 2018 року з висновком первинної судової експертизи № 042/15 від 13 березня 2017 року пов'язані з наступним.

Під час складання висновку № 042/15 від 13 березня 2017 року залученому до складання судової експертизи спеціалісту ОСОБА_16 були поставлені окремі питання, проте відповіді спеціаліста не підтверджуються матеріалами справи. Також ним не було надано посилань на джерела інформації, з яких встановлювались окремі властивості елементів; спеціалісту були поставлені питання, формулювання яких наштовхувало спеціаліста на конкретні відповіді, які також не підтверджені певними джерелами інформації.

При проведенні повторної експертизи судовому експерту були надані всі матеріали цивільної справи, в яких містились інші письмові докази - висновки спеціалістів, подані сторонами. Дослідження проводилося експертом, який має фахову підготовку в даній області знань. Складений висновок є повним і обґрунтованим та не викликає сумніву у безсторонності експерта.

Крім того, судовий експерт ОСОБА_11 викликався та допитувався в судовому засіданні 10 жовтня 2018 року з приводу викладеного ним у висновку судової експертизи. Експерт докладно та обґрунтовано надав відповіді на всі поставлені питання учасників судового розгляду та суду і підтвердив наданий висновок.

За таких обставин, су вважає за можливе покласти в основу рішення при вирішенні заявлених позивачем вимог висновок повторної судової експертизи, оскільки при її призначенні експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Судова експертиза проводилась атестованим судовим експертом ОСОБА_11, який має відповідну фахову підготовку, при її проведенні експерту надавались всі матеріали цивільної справи.

Наведене свідчить про те, що висновок експерта відповідає вимогам ст. 102 ЦПК України - містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України).

Поданий стороною позивача, складений на його замовлення, висновок судового експерта № 05-12/17 від 18 грудня 2017 року т. 4, а.с. 98-121), не спростовує висновок повторною судової експертизи, оскільки при його проведенні експерт не мав всіх матеріалів справи. На дослідження було надано лише копію опису до патенту України № НОМЕР_3 від 10 вересня 2014 року «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води» та копію опису до патенту України № НОМЕР_2 від 15 травня 2006 року «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води». Відповідно наданий висновок не може бути визнаний повним.

Суд вважає, що відсутні підстави для визнання оспорюваного патенту № НОМЕР_3 недійсним у зв'язку з невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності «новизна», тому не є такою підставою і посилання на видачу патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункти «а», «г» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

За таких обставин, вимоги позивача про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_3 від 24 червня 2014 року на корисну модель «Фільтруюча суміш для комплексного очищення води», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не знайшли свого підтвердження належними доказами в судовому засіданні.

У такому випадку не підлягають задоволенню і вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як правонаступника Державної службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі) та здійснити повідомлення в своєму офіційному бюлетені, оскільки такі вимоги є похідними від первинної вимоги.

З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись статтями 16, 460, 462, 463, 466, 468, 469 ЦК України, статтями 1, 6, 7, 25, 32, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 223, 259, 263-265, 268, 272 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» (08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ї, ) до ОСОБА_4 (99029, АДРЕСА_1), ОСОБА_5 (08321, АДРЕСА_2), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ), третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Діфрано Юніон» (02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 19, ) про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити дії.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: