Провадження №2/760/6982/18
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Усатової І.А.

при секретарі - Ковальській К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-НИВКИ» до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3, Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2018 ОСОБА_1, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-НИВКИ» звернулися до суду з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, треті особи на стороні позивачів: ОСОБА_3, Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг.

Позивачі, звертаючись до суду із вказаним позовом, посилались на пп. а, в) ч. 1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно яких свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва з порушенням прав інших осіб.

На переконання позивачів, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 підпадає під дію п.п. 2-4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до якого, не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або таким, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивачі посилалися на те, що ОСОБА_1 і ОСОБА_3 з 07.11.2006 є співвласниками об'єкту нерухомого майна - укомплектованого гуртожитку розташованого за адресою: АДРЕСА_5.

Зазначено, що ОСОБА_1 є власником авторського права на твір «збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», який виконаний у формі ескізів та графічних зображень логотипів, вказівників, візиток, дизайну оформлення транспортних засобів, листівок, банерів для готелю та кафе «Нивки», а також, починаючи з 2013 року є користувачем, а з 2015 року - власником доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вказали, що ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» засноване у 2012 році з метою ведення діяльності готелів і подібних засобів розміщення, яке має відокремлений підрозділ - філію «НИВКИ» місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5, метою діяльності якої, серед іншого, є діяльність готелів, подібних і інших засобів тимчасового розміщення. ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» на підставі договору оренди від 24.12.2012, укладеного з ОСОБА_1 і ОСОБА_3 орендує приміщення блоків 8, 10-30 загальною площею 1 900 кв.м., яке розташоване у будівлі № АДРЕСА_5 в м. Києві, а також, на підставі додаткової угоди від 31.01.2013 до зазначеного договору використовує збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» і доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2.

Позивачі посилалися на те, що ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» засноване у 2013 році, основним видом його діяльності є діяльність готелів і подібних засобів розміщення. ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» на підставі договору оренди від 20.12.2013 і договору оренди від 24.12.2015, укладених з ОСОБА_1 і ОСОБА_3, орендує укомплектований гуртожиток (літ. А), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, та на підставі додаткових угод до вказаних договорів використовує збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» і доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2.

Позивачі стверджували, що починаючи з 2013 року ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» здійснюють господарську діяльність з надання послуг забезпечування тимчасовим житлом з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в укомплектованому гуртожитку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5.

Також посилалися на те, що в укомплектованому гуртожитку «ІНФОРМАЦІЯ_1», в якому надаються послуги із забезпечування тимчасовим житлом позивачем 2 та позивачем 3, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність відповідно до видів господарської діяльності згідно з КВЕД: 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», та 56.30 «Обслуговування напоями» під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_3 кафе», та на підставі угод, укладених з ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» має право на використання збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Обґрунтовуючи право на звернення до суду за захистом своїх прав, позивачі зазначали, що з інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП «Укрпатент» їм стало відомо, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на ім'я ОСОБА_2 було видано свідоцтво України № НОМЕР_4 від 25.04.2018 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», правова охорона якому надана для послуг 43 класу МКТП: «Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом» та здійснено про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8.

До того ж, позивачі посилалися на те, що відповідачем 3 на адресу особи, яка є сином позивача ОСОБА_1 була направлена вимога припинити незаконне використання знака для товарів і послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_1» разом з копією свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.04.2018, а зазначеним другим адресатом у вимозі була третя особа 1 - ОСОБА_3

Позивачі вважають, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за графічними, фонетичними і семантичними ознаками, а також, враховуючи однорідність послуг 43 класу МКТП: «послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом», правова охорона яким надана за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з послугами забезпечування тимчасовим житлом, які протягом тривалого часу надаються позивачем 2 та позивачем 3 під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» з дозволу позивача 1, вочевидь здатні викликати змішування через асоціації, що є підставою для твердження про можливість спірного позначення сприйматися пересічними споживачами, як позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке позивач 2 та позивач 3 до дати подання заявки на спірний знак, використовують протягом тривалого часу в своїй господарській діяльності для надання послуг забезпечування тимчасовим житлом, що не буде відповідати дійсності, та буде вводити в оману споживачів щодо зазначених послуг, та ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ», як надавачів відповідних послуг.

Позивачі стверджували, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке активно, починаючи з 2013 року використовується позивачем 2 та позивачем 3, а також частково входить до найменування юридичної особи позивача 3 - ТОВ «ТАГАР-НИВКИ».

Позивачами зазначено, що спірне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відтворює фрагмент зі збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», а саме: логотип «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке використовують у своїй діяльності позивач 2 та позивач 3 починаючи з 2013 року.

У зв'язку з наведеним, позивачі звернулися до суду із вказаним позовом та просили:

визнати свідоцтво України № НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг недійсним повністю;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 26.09.2018 у справі відкрито спрощене позовне провадження без виклику сторін.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 12.10.2018 було задоволено заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову в цивільній справі за позовом ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-НИВКИ» до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3, Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг.

Заборонено ОСОБА_2 передавати повністю або частково право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 іншим особам, передавати повністю або частково право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 у використання іншим особам, у тому числі, на підставі ліцензійних угод, а також відмовлятися від свідоцтва України № НОМЕР_4 повністю або частково, до набрання рішенням законної сили.

Заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг будь-які зміни, що стосуються правового статусу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 в тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за вказаним свідоцтвом, а також щодо припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг шляхом відмови ОСОБА_2 від нього повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність», до набрання рішенням законної сили.

Заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг будь-які зміни, що стосуються правового статусу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 в тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за вказаним свідоцтвом, а також щодо припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг шляхом відмови ОСОБА_2 від нього повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність», до набрання рішенням законної сили.

05 листопада 2018 на адресу суду відповідачем 2 - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було подано у порядку ст. 178 Цивільного процесуального кодексу України відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити повністю у задоволенні позовних вимог.

Відзив обґрунтований тим, що рішення МЕРТ України про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було прийнято правомірно на підставі висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Посилався на те, що позивачами не доведена та документально не підтверджена така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, виробляє товари, при використанні знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оскаржуваним свідоцтвом, а твердження щодо «ймовірності введення в оману» та набуття розрізняльної здатності знаку позивачів в Україні є лише їх суб'єктивними міркуваннями.

Зазначав, що позивачами не доведений факт відомості комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» до 01.09.2016, дати подання заявки на знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом.

Також вказали, що позивачами не надано доказів, які могли б підтвердили їх твердження про відтворення у знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_4 об'єкту авторського права, майнові права на які належать позивачу 1, та яку в своїй діяльності використовують позивачі 2 і 3.

Крім того, відповідач МЕРТ України посилався на те, що для з'ясування обставин, що мають значення для вирішення спору, є необхідність у застосуванні спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності - призначення судової експертизи.

06 листопада 2018 року на адресу суду від представника ОСОБА_2 був поданий в порядку ст. 178 Цивільного процесуального кодексу України відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити в задоволенні позовних вимог повністю, а також просив суд розгляд справи проводити в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відзив обґрунтований тим, що позовні вимоги в частині авторських прав ґрунтуються на припущеннях позивачів, а факт реєстрації знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 не порушує права ОСОБА_1 на збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Зазначив, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Заперечував проти доводів позивачів щодо наявності правової охорони фірмового найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» та належності такого фірмового найменування позивачам на праві власності.

На твердження позивачів про належність ОСОБА_1 авторських прав на твір «збірка ескізів дизайну для брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», представник відповідача 3 посилався на те, що ОСОБА_2 не відомо про факт існування даного твору, а також те, що твір не може бути протиставлений правам, що випливають зі свідоцтва України № НОМЕР_4, оскільки, це різні об'єкти права інтелектуальної власності, а знак за оскаржуваним свідоцтвом не відображає будь-яку ієрархію, структуру розташування творів чи інші ознаки властиві збірці, як специфічному об'єкту авторського права.

Вважає, що збірці ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» може бути надана правова охорона виключно за умови дотримання приписів ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також стверджував, що зазначена збірка не є оригінальною.

Обґрунтовуючи свої доводи щодо не оманливості знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» представник ОСОБА_2 зазначив, що на даний час є чимало позначень, які містять слово «НИВКИ» як частину знаків для товарів і послуг, які зареєстровані як безпосередньо в 43 класі, так і 35 класі МКТП, що пересікається із послугами, які охоплені 43 класом, зокрема, звертав увагу на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 125622, 161015, 216495, 229098, 125621, 216189, 216216.

В обґрунтування своїх заперечень щодо фірмового найменування представник відповідача 3 вказав, що законодавство України не передбачає варіанту, за яким одне й те саме комерційне (фірмове) найменування щодо одних і тих самих послуг належить декільком особам одночасно, та те, що одна особа не має права володіти декількома фірмовими найменуваннями - «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3 кафе».

Посилався на ряд свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, правова охорона яким надана для послуг 41 класу МКТП, власниками яких є ОСОБА_1 і ОСОБА_3, та про наявність у позивача 1 лише одного знака зареєстрованого для послуг 43 класу МКТП, а також те, що ОСОБА_1 і ОСОБА_3 подали п'ять заявок на реєстрацію позначень в якості знаків для товарів і послуг, які, на думку ОСОБА_2, є тотожними або схожими настільки, що їх можливо сплутати із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оскаржуваним свідоцтвом.

Державна служба інтелектуальної власності України відзив на позовну заяву не подавала, про встановлений п'ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження була належним чином повідомлена.

Треті особи: ОСОБА_3 і Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 пояснення на позовну заяву та на відзиви на позовну заяву не подавали, про встановлений п'ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження та призначення справи до розгляду були належним чином повідомлені.

13 листопада 2018 року через канцелярію суду представником позивачів була подана в порядку ст. 179 Цивільного процесуального кодексу України відповідь на відзив ОСОБА_2, обґрунтована тим, що необізнаність відповідача 3 з об'єктом авторського права «збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» є суб'єктивним критерієм, який жодним чином не впливає на його дійсне існування та відомість іншим особам.

Позивачі не заперечували той факт, що авторський твір і знак для товарів і послуг є різними об'єктами права інтелектуальної власності, однак, стверджували, що зазначені об'єкти є взаємопов'язаними між собою, оскільки однією з підстав для відмови в реєстрації позначення в якості знака для товарів і послуг, серед іншого, є відтворення в знаку для товарів і послуг фрагменту авторського твору без згоди власника авторського права, що прямо передбачено нормами чинного законодавства України.

Позивачі посилалися на те, що твердження відповідача 3 стосовно того, що збірці ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» може бути надана правова охорона виключно за умови дотримання приписів ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права», та стосовно того, що зазначена збірка не є оригінальною, є помилковими, оскільки, відповідач 3 плутає поняття «збірка творів», де кожен об'єкт, що входить в склад збірки наділений оригінальністю та творчим задумом автора, та поняття «збірник» визначеного ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якої авторові збірника (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядкування).

Позивачі стверджували, що збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», авторські права на яку належать позивачу 1, та яку використовують у своїй діяльності позивач 2 та позивач 3, підпадає саме під поняття «збірка творів», оскільки кожен об'єкт, що входить в склад збірки, зокрема, логотип, вказівник, банер та інші, створені творчою працею автора та наділені рисами оригінальності, а також майнові авторські права на кожен окремо та всі разом об'єкти авторського права, що увійшли до збірки належать позивачу 1.

Стосовно тверджень відповідача 3 про наявність знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 125622, 161015, 216495, 229098, 125621, 216189, 216216, які містять у своєму складі позначення «НИВКИ» позивачі посилалися, що наявність таких фактів реєстрацій знаків для товарів і послуг жодним чином не впливає на результати вирішення даної справи та не спростовує доводи позивачів про порушення відповідачами приписів Закону про знаки, оскільки, на думку позивачів, саме знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є ОСОБА_5, порушує їх права.

На спростування доводів відповідача 3 в частині комерційного найменування позивачі зазначили, що комерційне найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» вперше було використане 09.01.2013 позивачем 1 в Договорі про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності - збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», яку починаючи з 2013 активно використовують у своїй господарській діяльності позивачі 2 та 3.

На переконання позивачів, завдяки активному та тривалому використанню комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», воно стало засобом індивідуалізації позивачів 2 та 3 для послуг забезпечування тимчасовим житлом, які надаються під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» в укомплектованому гуртожитку за адресою: АДРЕСА_5, а отже, вказане комерційне найменування не може вводити в оману споживачів щодо надавачів відповідних послуг: ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ».

Позивачі стверджували, що наявність у позивача 1 лише одного знака для товарів і послуг, правова охорона якому надана для послуг 43 класу МКТП жодним чином не може спростувати наявність у позивачів порушеного права внаслідок подання ОСОБА_2 заявки № m201619183 від 01.09.2016, а твердження відповідача 3 про подання ОСОБА_1 і ОСОБА_3 п'яти заявок на реєстрацію позначень в якості знаків для товарів і послуг, які, на думку ОСОБА_2, є тотожними або схожими настільки, що їх можливо сплутати із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оскаржуваним свідоцтвом є такими, що не стосуються предмету даного спору.

Крім того, позивачі посилалися на те, що твердження відповідача 3 про необхідність розгляду справи в порядку загального позовного провадження є необґрунтованими та спрямованими на затягування розгляду справи.

Стверджували, що дана справа відноситься до малозначних, з огляду на предмет та немайновий характер спору. До того ж, позивачі зазначили про судову практику, яка склалася щодо розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності в порядку спрощеного позовного провадження.

13 листопада 2018 року через канцелярію суду представником позивачів була подана в порядку ст. 179 Цивільного процесуального кодексу України відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якій позивачами зазначено про те, що ними документально підтверджений початок використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» починаючи з 2013 року, а враховуючи численні відгуки безпосередніх клієнтів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які публікувались щонайменше з 2013 року, роздруківки з мережі Інтернет щодо кількості відвідувань офіційного веб-сайту позивачів ІНФОРМАЦІЯ_2, а також наявність офіційних сторінок «ІНФОРМАЦІЯ_1» в таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram, plus.google.com, позивачі вважали, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є відомим серед споживачів готельних послуг та асоціюється виключно з особами позивачів 2 та 3.

Позивачі посилалися на те, що в матеріалах справи міститься ряд доказів, які підтверджують факт безперервного використання позивачами комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» починаючи з 2013 року, тобто, задовго до дати подання відповідачем 3 заявки № m 201619183 від 01.09.2016 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», та відповідно, задовго до видачі оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.04.2018, зокрема, посилалися на договір про надання готельних послуг від 24.01.2013, укладений з BOOKING.COM B.V, в якому назва об'єкта «ІНФОРМАЦІЯ_1» зазначається саме у якості комерційної назви.

На спростування доводів МЕРТ України стосовно того, що позивачами не надано доказів, які б підтвердили факт відтворення у знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_4 об'єкту авторського права, майнові права на які належать позивачу 1, позивачі вказали, що в повному обсязі довели відомість логотипу «ІНФОРМАЦІЯ_1» через відомість комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1».

30.11.2018 на адресу суду від представників позивачів надійшло клопотання про приєднання доказів до справи, зокрема, висновок експерта №149 від 19.11.2018, складений атестованим судовим експертом ОСОБА_6.

03.12.2018 через канцелярію суду представником ОСОБА_2 подані заперечення, в яких її представник - адвокат ОСОБА_7 звернув увагу суду на сумніви щодо доказової сили договору № 090113 від 09.01.2013 про створення за замовленням об'єкту права інтелектуальної власності; відсутність доказів відомості твору «збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3»; неможливість станом на 09.01.2013 виникнення у ОСОБА_1 прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування через перебування останнього у цей час в стані припинення підприємницької діяльності; неможливість одночасного володіння ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» та ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» однаковим фірмовим найменуванням через суперечливість такої обставини умовам надання правової охорони фірмовому найменуванню, встановленим ст. 489 ЦК України; сумніви щодо достовірності документів про користування позивачами та передачу прав на доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2; сумніви щодо доказової сили наданих позивачами зображень, що містять позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також результатів пошуку в пошуковій системі Google. Вказані заперечення разом із додатками залучені судом до матеріалів справи.

Представник ОСОБА_2 у запереченні просив суд розгляд цієї справи проводити в судовому засіданні з викликом сторін.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі ч. 6 ст. 279 ЦПК України суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:

1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Оскільки предметом позову у даній справі є вимоги немайнового характеру: визнання недійсним спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання здійснити певні дії, а сторони скерували суду змістовні та вичерпні правові позиції, що у сукупності надають суду можливість повно і всебічно встановити обставини справи та прийняти законне і обґрунтоване рішення без проведення судового засідання з повідомленням сторін.

Судом також враховані приписи, встановленні ч. 2 ст.41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, відповідно до яких процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

З огляду на наведені вище обставини та за переконанням суду призначення та проведення у даній справі судових засідань з повідомленням сторін неминуче призведе до саме невиправданих затримок, що безпідставно затягне вирішення цієї справи по суті.

Відповідно до ч. 9 ст. 279 ЦПК України при розгляді справи в порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи.

Суд, дослідивши зібрані та наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, прийшов до висновку про задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є співвласником об'єкту нерухомого майна - укомплектованого гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, що підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна від 07.11.2006, укладеного позивачем 1 і третьою особою - ОСОБА_3 з ВАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2».

ОСОБА_1 відповідно до Договору про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності від 09.01.2013, укладеного ним з ФОП ОСОБА_8 є власником авторського права на твір «збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Судом встановлено, що ОСОБА_1 з 2013 є користувачем, а з 2015 - власником доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується договором про передачу права на використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.01.2013, укладеним між ОСОБА_1 і ОСОБА_9, а також договором про передачу виключних майнових прав на доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.01.2015.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» засноване у 2012 році з метою ведення діяльності готелів і подібних засобів розміщення, яке до того ж, має відокремлений підрозділ - філію «НИВКИ», місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_5, метою діяльності якої є ведення підприємницької діяльності товариства та отримання прибутку від виконання комплексу робіт та надання послуг, задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в сферах комплексного обслуговування об'єктів, управління нерухомим майном, надання в оренду майна та діяльність готелів, подібних і інших засобів тимчасового розміщення.

24.12.2012 ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» уклало з ОСОБА_1 і ОСОБА_3 договір оренди відповідно до якого, ТОВ «ТАГАР ГРУПП» орендує приміщення блоків 8, 10-30 загальною площею 1 900 кв.м., яке розташоване у будівлі № АДРЕСА_5 в м. Київ, а також Додаткову угоду від 31.01.2013 до зазначеного договору, відповідно до умов якої, ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» використовує збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» і доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2.

Судом встановлено, що ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» засноване у 2013 році, а основним видом його діяльності є діяльність готелів і подібних засобів розміщення.

ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» 20.12.2013 і 24.12.2015 уклало з ОСОБА_1 і ОСОБА_3 договори оренди відповідно до яких, ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» орендує укомплектований гуртожиток (літ. А), який знаходиться за адресою: 04128, АДРЕСА_5, а також додаткові угоди до зазначених договорів, відповідно до умов яких, ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» використовує збірку ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» і доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2.

Судом встановлено, що починаючи з 2013 року ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» здійснюють господарську діяльність з надання послуг забезпечування тимчасовим житлом з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в укомплектованому гуртожитку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, на підставі угод укладених з ОСОБА_1, що підтверджується наявними в справі документами, такими, як звіти про діяльність колективного засобу розміщення - «ІНФОРМАЦІЯ_1» в період з 2014-2017 р.р., роздруківки з мережі Інтернет щодо відвідування офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2, з яких вбачається, що за один рік зазначений сайт переглянули 154 800 користувача, відомостями Google analytics за період з 01.01.2015 по 29.08.2018 щодо кількості переходів на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2, круговою діаграмою по кількості переходів на веб-сайт позивачів за період 14.02.2013 по 30.08.2018, статистичною довідкою по веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості трафіків переходів на сторінку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період з липня 2016 року по липень 2018 рік, відгуками споживачів, які розміщені в мережі Інтернет починаючи з 2011 року на веб-сайтах: booking.com, турправда, hotel-nivki.kiev.ua/uk/, hotels24.ua, нагородами компанії Booking.com. за 2014 і 2015.

Судом встановлено, що в укомплектованому гуртожитку «ІНФОРМАЦІЯ_1», де надаються послуги із забезпечування тимчасовим житлом позивачем 2 та позивачем 3, на підставі договору суборенди № 0106/15-2 від 01.06.2015, укладеному з ТОВ «ТАГАР-ГРУПП», здійснює свою господарську діяльність з використанням позначення «Нивки кафе» ФОП ОСОБА_4 відповідно до переліку видів господарської діяльності згідно з КВЕД: 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.30 «Обслуговування напоями».

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснило в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8 публікацію про видачу на ім'я відповідача 3 - ОСОБА_2 свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.04.2018 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», правова охорона якому надана для послуг 43 класу МКТП: «Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом».

Суд приходить до висновку, що на дату подання відповідачем 3 заявки № m201619183 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», 01.09.2016, позивачі протягом тривалого часу (принаймні з 2013 року) використовували в Україні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для інформування широкого кола осіб про свою господарську діяльність, як безпосередню здійснювану, так і здійснювану на основі взаємодії з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, пов'язану із наданням послуг готелів (забезпечування тимчасовим житлом) та послуг кафе «Нивки» (послуги із забезпечування їжею та напоями).

В матеріалах справи міститься вимога відповідача 3 припинити незаконне використання знака для товарів і послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_1», надіслана на адресу ОСОБА_1 та третьої особи 1 - ОСОБА_3

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку, що причиною виникнення спору стало те, що реєстрація знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушує законні інтереси позивачів 2 та 3, як осіб, господарська діяльність яких полягає у безпосередньому наданні послуг з забезпечування тимчасовим житлом в укомплектованому гуртожитку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з використанням позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3 кафе», та права позивача 1 - ОСОБА_1, який в свою чергу, зацікавлений у використанні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3 кафе» у належному йому на праві співвласності приміщенні, яке він здає в оренду іншим особам, зокрема, позивачам 2 та 3.

Суд також приходить до висновку, що виключно право відповідача 3 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за спірним свідоцтвом зачіпає більш раннє право позивачів, пов'язане із використанням з 2013 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для споріднених послуг 43 класу МКТП.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Згідно з ч.ч. 1, 5, 6 ст. 106 ЦПК України, висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Так, позивачами було надано висновок експерта №149 від 19.11.2018, складений атестованим експертом ОСОБА_6 за матеріалами справи № 760/24493/18 на замовлення представника позивача 3.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено право учасника справи подавати суду доказ після встановлених судом строків, якщо такий доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин.

Враховуючи те, що позивачі в поданій до суду позовній заяві зазначали, що мають намір звернутись з запитом до атестованого експерта з проханням провести експертне дослідження об'єктів інтелектуальної власності для подання висновку до суду, та зазначали про тривалий час підготовки відповідей на поставлені питання і оформлення висновку експерта, суд визнає поважними та об'єктивними зазначені доводи позивачів щодо не подання у якості доказу висновку експерта разом з позовною заявою або у встановлені судом строки та приймає до уваги в якості доказу висновок експерта № 149 від 19.11.2018.

Висновком експерта № 149 від 19.11.2018 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеним атестованим судовим експертом ОСОБА_6 встановлено:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 відтворює фрагмент творів, які входять до збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», а саме логотип «ІНФОРМАЦІЯ_1».

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», що відоме в Україні і належить ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ».

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає вказані в свідоцтві послуги 43 класу МКТП, а саме: «послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом».

Відповідно до абз. 3 п. 4 ст. 6 Закону про Знаки, не реєструються як знаки позначення, які відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Абзацом 2 п.п.4.3.2.6. Правил встановлено, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

На стор. 16 Висновку експерта в рамках першого питання, поставленого на дослідження встановлено, що між словесним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_1», що є фрагментом творів, які входять до збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», присутні візуальна схожість та фонетична й семантична тотожність, чим обумовлюється наявність між ними дуже високого ступеню схожості в цілому.

З огляду на зазначене, суд погоджується з висновком експерта стосовно того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 відтворює фрагмент творів, які входять до збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», а саме: логотип «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Частиною 1 ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» встановлено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування і охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Частиною 2 ст. 490 Цивільного кодексу України встановлено, майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною;

Згідно з ч. 4 ст.489 Цивільного кодексу України, особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону про Знаки, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

На стор. 29 Висновку експертом встановлено, що ТОВ «ТАГАР-ГРУП» та ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» отримали право на використання комерційного фірмового найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» до 01.09.2016 - дати подання заявки № m201619183, на підставі якої було видано свідоцтво України № НОМЕР_4 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також те, що комерційне (фірмове) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» станом на 01.09.2016 було відомим в Україні.

На стор. 27 Висновку із застосуванням методичних положень, Правил та положень інших відомих методичних джерел, які стосуються порівняння позначень з іншими позначеннями/знаками для товарів і послуг, в результаті порівняння та співставлення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та комерційного (фірмового) найменування у несуттєво зміненій формі - «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6» на предмет звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості експертом була встановлена фонетична схожість та семантична тотожність знака за свідоцтвом України № НОМЕР_4 з позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_6», які є формами використання комерційного (фірмового) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», та зроблено висновок про присутність між ними схожості до ступеню сплутування.

Крім того, під час відповіді на друге питання, експертом досліджувалась спорідненість товарів порівнюваних об'єктів.

Абзацами 1, 2 п. 4.3.2.5 Правил встановлено, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно Методичних рекомендацій, спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відношення), обумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Такий зв'язок може бути обумовлений тим, що:

- наданню певної послуги обов'язкового передує надання іншої послуги, тобто така певна послуга не може бути надана без попереднього надання такої іншої послуги;

- певна послуга обов'язково або зазвичай надається разом з іншою послугою;

- певна послуга входить до складу іншої послуги».

Експертом встановлено, що основні готельні послуги, як такі, що передбачають розміщення споживача шляхом надання номеру для тимчасового проживання в готелі, а також харчування є спорідненими з наведеними в свідоцтві України № НОМЕР_4 послугами 43 класу МКТП на підставі входження одних послуг до складу інших.

Враховуючи викладене вище, в результаті дослідження другого питання експерт дійшов вірного висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», що відоме в Україні і належить ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ».

Відповідно до абз. 1 п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

З огляду на зазначене, під час відповіді на третє питання, експертом з'ясовувалась наявність або відсутність сукупності наступних умов:

- наявність серед наданих на дослідження матеріалів зображення позначень, тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_4.

- спорідненість послуг, щодо яких інші особи використовували вказані у попередньому допоміжному питанні позначення в якості знаків, з послугами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4.

- наявність в українського споживача, до 01.09.2016 - дати подання заявки, за якою було зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4, обґрунтованої можливості ознайомитись з позначеннями, що використовувались в якості знаків іншою особою і з якими знак за вказаним свідоцтвом є схожим настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів.

В результаті розгляду вище зазначених допоміжних питань за допомогою загальних підходів до визначення схожості позначень, аналізу спорідненості послуг, та висновків зроблених за результатами питань №№ 1-2 експертом встановлено:

в наданих для проведення дослідження матеріалах справи містяться відомості про позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1, з яким знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є схожим настільки, що їх можна сплутати,

послуги із забезпечування їжею та напоями, забезпечування тимчасовим житлом, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4, є спорідненими з готельними послугами, стосовно яких використовувалось позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1,

станом на 01.09.2016 - дату подання заявки, за якою було зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалось при наданні готельних послуг понад 2.5 роки, за які було обслуговано понад 1.5 тисячі осіб.

Таким чином, експерт прийшов до висновку, що при фактичному використанні знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 відносно наведених у ньому послуг 43 класу МКТП, неможливо виключити обставину, що у споживачів може виникнути помилкове враження про пов'язаність таких послуг з діяльністю осіб, які надають готельні послуги з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1, так і помилкове враження про пов'язаність особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_4, з особами, які використовують позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між ними.

Відповідно до абз.2 п.4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З огляду на зазначене, суд погоджується з висновком експерта про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає вказані в свідоцтві послуги 43 класу МКТП, а саме: «послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом».

Відповідно до ч. 3 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

З огляду на те, що позивачами був наданий висновок експерта, складений на замовленням позивача 3, а також те, що від учасників справи не надходили клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд вважає за можливе провести розгляд справи без призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ЦПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Оцінивши висновок експерта № 149 від 19.11.2018, проведений на замовлення позивача-3, в сукупності з дослідженими матеріалами справи, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неповноту або неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Даний висновок повністю узгоджується з наданими представниками позивачів та дослідженими судом іншими доказами по справі, а саме:

договором про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності від 09.01.2013, укладеним між ОСОБА_1 ФОП ОСОБА_8, на підставі якого Позивач 1 став власником авторського права на твір збірка ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки» та додатками до зазначеного договору,

договором оренди від 24.12.2012, укладеним між ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ТОВ «ТАГАР-ГРУП» та додатковою угодою від 31.01.2013 року до нього,

договорами оренди від 20.12.2013 і 24.12.2015, укладеними між ОСОБА_1, ОСОБА_3 і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» та додатковими угодами від 20.12.2013, 24.12.2015 до них,

договором про передачу права на використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.01.2013, укладеним між ОСОБА_1 і ОСОБА_9,

договором про передачу прав на доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2, укладеним між ОСОБА_1 і ОСОБА_9,

договором про надання готельних послуг від 24.01.2013, укладеним між ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і компанією Booking.com.,

роздруківками відгуків споживачів з інтернет-ресурсів booking.com, hotels24.ua, turpravda.ua/, hotel-nivki.kiev.ua, planetofhotels.com.,

звітами про діяльність колективного засобу розміщення в період 2014-2017 р.р.,

нагородами від Booking.com за 2014, 2015,

роздруківками з мережі Інтернет щодо оплати послуг Google реклама, а саме веб-сайту hotel-nivki.kiev.ua за період з 26.07.2013 по 30.08.2018, та іншими доказами наявними в матеріалах справи.

Зважаючи на викладене вище в сукупності, суд приходить до висновку, що висновок експерта № 149 від 19.11.2018 є належним та допустимим доказом у справі.

Судом не приймаються до уваги посилання відповідача 3 на сумніви стосовно справжності договору про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності від 09.01.2013, додаткових угод до договорів оренди, укладених позивачем 1 із позивачами 2 та 3, а також сумнівів щодо справжності договору про передачу прав на доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2,з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ЦК України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

В силу ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Частиною 1 ст. 627 встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 1112 ЦК України за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Право на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути надано правовласником іншим особам на підставі ліцензійного договору або іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України.

Суд, дослідивши вказані договори не знаходить об'єктивних підстав для сумніву в їх справжності, а також встановлених законом підстав для визнання їх нікчемними.

Інші сумніви відповідачів щодо недоведеності позивачами своїх позовних вимог спростовуються встановленими судом обставинами та дослідженим доказами у їх сукупності.

Згідно з ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпунктів «а, в» ч. 1 ст. 19 Закону про Знаки, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п.1 ст. 5 Закону про знаки, правова охорона надається знаку, на який не поширюється підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».

Згідно п.п. 2-4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або таким, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Як встановлено судом, за результатами висновку експерта № 149 від 19.11.2018, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2018 відтворює фрагмент творів, які входять до збірки ескізів дизайну брендування послуг для готелю та кафе «Нивки», а саме: логотип «ІНФОРМАЦІЯ_1»; є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», що відоме в Україні і належить ТОВ «ТАГАР-ГРУП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ», а також, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає вказані в свідоцтві послуги 43 класу МКТП, а саме: «послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом».

З огляду на зазначене, суд приходить також до висновку, що заявка № m 2016 19183 від 01.09.2016 подана з порушенням прав всіх позивачів.

Таким чином, на підставі вимог, встановлених ст.ст. 495, 499 ЦК України, ст.ст. 5, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зважаючи на встановлений факт невідповідності знака для товарів і послуг за спірним свідоцтвом умовам надання правової охорони, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимоги позивачів щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_4 від 25.04.2018 на знак для товарів і послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про Знаки установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг», а згідно п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, реєстр формує Держслужба, у процесі ведення якого, до нього вносяться відомості, серед інших, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

В силу п. 1.3 вказаного положення, Державна служба інтелектуальної власності України публікує зазначені відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», яка була опублікована 18.05.2017 та одразу набрала законної сили, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а отже, функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

Таким чином, судом встановлено, що на даний час функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, та опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей щодо визнання недійсними повністю або частково свідоцтв України, здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

З огляду на зазначене, суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про зобов'язання Міністерства економічного розвитку України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Разом з цим, враховуючи наведені вище обставини, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивачів щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтва України НОМЕР_4 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст.6 Закону України «Про судовий збір» у разі, коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Встановлено, що при зверненні до суду позивачем 1 був сплачений судовий збір в розмірі 2114 грн. 40 грн., позивачем 2 в розмірі 5286, 00 грн., позивачем 3 в розмірі 5286, 00 грн., за подання заяви про забезпечення позову позивачем 1 було сплачено 352 грн. 40 грн.

Крім того, на підставі договору про надання послуг з проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 02-10/2018 від 02.10.2018, рахунку № 03-10/18 СЄ від 03.10.2018, та акту здавання-приймання послуг від 19.11.2018, судом встановлено, що позивачем 3 були понесені судові витрати, пов'язані з проведенням експертизи об'єктів інтелектуальної власності у розмірі 25 025 грн. 00 коп (двадцять п'ять тисяч двадцять п'ять грн.)

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав інших осіб у зв'язку із наданням правової охорони знакам для товарів і послуг, стягнення понесених позивачами судових витрат слід покласти на ОСОБА_2, як власника оскаржуваного свідоцтва.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 5, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ст.ст. 495, 499 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 12, 13, 76-81, 89, 133, 141, 263-265, 268, 273 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов - задовольнити частково.

Визнати свідоцтво України № НОМЕР_4 на знак для товарів та послуг недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В позові ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-НИВКИ» до Державної служби інтелектуальної власності України відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 (03190, АДРЕСА_1) на користь ОСОБА_1 (65113, АДРЕСА_6, ІПН: НОМЕР_1) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 1409, 60 грн. та судовий збір за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 352 грн. 40 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 (03190, АДРЕСА_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП» (65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 36, Код ) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 3524, 00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 (03190, АДРЕСА_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-НИВКИ» (65113, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 11, корпус 1, кв. 88, Код ) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 3524, 00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 (03190, АДРЕСА_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП» (65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 36, Код ) витрати за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у розмірі 25 025 грн. 00 коп. (двадцять п'ять тисяч двадцять п'ять грн.).

Позивач 1: ОСОБА_1 (65113, АДРЕСА_6, ІПН: НОМЕР_1).

Позивач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАГАР-ГРУПП» (65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 36, Код ).

Позивач 3: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАГАР- НИВКИ» (65113, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 11, корпус 1, кв. 88, Код ).

Відповідач 1: Державна служба інтелектуальної власності України (03080, м. Київ, вул. В.Липківського, 45, Код ).

Відповідач 2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Код ).

Відповідач 3: ОСОБА_2 (03190, АДРЕСА_1).

Третя особа 1: ОСОБА_3 (65113, АДРЕСА_6, ІПН: НОМЕР_2).

Третя особа 2: фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (04060, АДРЕСА_4, ІПН: НОМЕР_3).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення.

Суддя І.А.Усатова