печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3, про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» (комб.),-

за участю представників позивача - Єрьоміна С.В.,

представників відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Фінагіної В.Б. та Гіоане І.М.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 29 травня 2018 направлено до Печерського районного суду м. Києва за підсудністю цивільний справу за позовом компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3, про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» (комб.).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10 вересня 2018 вищевказану цивільну справу прийнято до провадження.

В обґрунтування пред'явлених вимог позивач посилається на те, що 14 квітня 2017 року компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited) було направлено повідомлення Державної служби інтелектуальної власності України про можливість відмови в реєстрації торговельної марки за заявкою № m201418069 на підставі існування раніше зареєстрованої торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_2. Таким чином, позивач не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торгівельну марку за вищевказаною заявкою m201418069 внаслідок існування торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Водночас, торгівельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не використовується на території України протягом більше, ніж трьох років.

В підготовчому судовому засіданні представник позивача користуючись наданим йому законом правом, змінив підставу позову посилаючись на те, що Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25.07.2013 не використовується в Україні більше ніж протягом останніх п'яти років щодо усіх товарів та послуг для яких вона зареєстрована,

Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на торгівельну марку та зобов'язати відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про його припинення до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельну марку.

Представником відповідача Міністерством економічного розвитку та торгівлі України було подано відзив на позовну заяву, в якому представник посилається на те, що обов'язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку. Положенням «Про Міністерство економічного розвитку та торгівлі України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

Відповідач - ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи неодноразово повідомлявся судом належним чином, в тому числі шляхом розміщення оголошення про виклик в судове засідання через офіційний веб-портал «Судова влада». Про причину неявки суду не повідомив, відзив на позов та докази на його обґрунтування не подав, а тому суд вважає за можливе розглядати справу за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Таким чином, виключне право використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) належить власнику свідоцтва або іншого охоронного документу, який засвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

Згідно з пунктом 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію).

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України".

Статтею 19 Закон України "Про міжнародні договори України" встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію.

Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтв України та міжнародних реєстрацій можуть бути достроково припинені у разі, якщо знаки для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтв та поширення дії на території України міжнародних реєстрацій або від іншої дати.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем ОСОБА_3 спірної торгової марки сторона позивача посилається на письмові докази.

Відповідно до листа ТОВ «Індустріальний Телевізійний Комітет» за вих. № 1606-01 від 16 червня 2017 в період з 16 червня 2014 року до 14 червня 2017 року , за даними ТВ Панелі фактів виходу рекламної компанії торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» комб. на телевізійних каналах не виявлено.

Згідно з довідки ТОВ «Лінгволекс» № 27-07-2017 від 27.07.2017 р., фактів рекламування товарів на знак та послуг під спірною Торговельною маркою, в ЗМІ (Інтернет, телеканали, друковані ЗМІ), не виявлено.

Згідно з листа-відповіді Мінекономрозвитку України за вих. № 3433-08/21109-07 від 22.06.2017, інформація щодо сертифікації щодо сертифікації продукції та/або послуг під торговельною маркою. «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня.

З відповіді на адвокатський запит Асоціації «ДжіЕс1 Україна» від 21 червня 2018 року № 120/01 вбачається, що станом на 21 червня 2018 року у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв або описів яких є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2». Із вказаного можна зробити висновок, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв або описів яких заявлено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а.с. 43-45).

Відповідно до довідки № 1011/24 від 14 липня 2017 року, виданої ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на 14.07.2017 р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензії на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17322 (а.с. 46).

На спростування доводів позивача стороною відповідачів не надано суду будь-яких доказів на підтвердження того, що відповідач ОСОБА_3 використовував спірні знаки або вживав дії спрямовані на їх подальше використання (організація виробництва, виробництво, рекламування тощо).

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію, якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

Тож, суб'єкт права на торговельну марку зобов'язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб'єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів.

Відповідно до 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також вважається використанням знака власником свідоцтва.

В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідача ОСОБА_7 щодо вчинення таких дій. Суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість, що є підставою для задоволення позову повністю.

Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 52135 на знак для товарів і послуг повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв'язку із розглядом справи, складає 3200,00 грн. - сума судового збору

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_3 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ними під час розгляду справи в розмірі 3200, 00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 10, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст. ст., ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3, про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» (комб.) - задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України НОМЕР_2 на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» (комб.) щодо усіх товарів 9 класу та послуги 35,38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» (комб.) щодо усіх товарів 9 класу та всіх послуг 35.38 класів МКТП, для яких вона зареєстрована, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені № Промислова власність» або іншому чинному офіційному видінні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Стягнути з ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_1, виданий Коміртернівським РВ ГУДМС України в Одеській обл., 26 листопада 2013 року, що зареєстрований за адресою: 67571, АДРЕСА_1 на користь компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited), що зареєстрований за адресою: Форс Флор, Ван Кепітал Плейс, П.О. Бокс 847,Джорджтаун,Великий Кайман,Кайманові острови (Fourth Floor,One Capitaal Place, PO BOX 847,George Town, Grand Cayman, Cayman Islands), витрати у вигляді сплати судового збору у розмірі 3 200 грн.

Повне рішення суду складено 26 грудня 2018 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Оскільки в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя