Провадження №2/760/1730/18
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Кривулько С.В.

за участю представника позивача -Єрьоміна С.В.

представника відповідача-1 -Гуньковської М.Д., Фінагіної В.Б.

представника відповідача-2 -ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Наутіка Аппарел. Інк. до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України , ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та зобов'язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2016 Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просить визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг зміни, що стосуються визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою з раніше зареєстрованими торгівельними марками позивача, зокрема, за свідоцтвами України НОМЕР_3 ( діє на території України з 22.08.1989), № НОМЕР_4 ( діє на території України з 19.04.1989) та № НОМЕР_5 ( діє на території України з 09.10.1998) настільки, що їх можна сплутати.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

25.10.2016 згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження головуючому судді Букіній О.М.

Ухвалою суду від 25.10.2016 по даній справі відкрито провадження та призначено до судового розгляду на 01.02.2017 на 10.00 год.

01.02.2017 відповідачем-2 в особі її представника ОСОБА_4 в судовому засіданні надано письмові заперечення проти позову. В своїх запереченнях відповідач-2 зазначив, що він є власником спірного свідоцтва України НОМЕР_2.

Вказує, що спірне свідоцтво видано у відповідності до вимог чинного законодавства, при цьому закладом Установи проводилася кваліфікаційна експертиза за результатами якою було прийнято рішення про реєстрацію спірного позначення на користь відповідача-2.

Вважає, що позивачем не надано доказів в обґрунтування заявлених вимог, а тому просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

29.03.2017 представник позивача через канцелярію суду надав письмові пояснення на заперечення відповідача-2 та клопотання про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

29.03.2017 представником позивача через канцелярію суду подано клопотання про забезпечення позову.

Ухвалою суду 03.04.2017 було вжито заходи забезпечення позову шляхом заборони Державній службі інтелектуальної власності України провадити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_5, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 за заявою власника до набрання рішенням Солом'янського районного суду м. Києва законної сили та заборони ОСОБА_5 передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а також відмовлятися від свідоцтва України № НОМЕР_1 повністю або частково до набрання рішенням законної сили.

23.08.2017 представником позивача подано клопотання про заміну неналежного відповідача Державну службу інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, обґрунтовуючи її тим, що 18.05.2017 року була опублікована та одразу набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

Ухвалою суду від 23.08.2017 було проведено заміну відповідача Державну службу інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

22.12.2017 представник відповідача-1 подав до суду відзив на позов, в якому просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог позивача. В своїх заперечення проти позову посилався на результати експертизи заявки №m 201323667 на видачу оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, відповідно до висновку якої встановлено, що знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони. Зокрема, представник посилався на те, що експертиза заявки на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (ділі також Правила), затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявок було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановлених ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону. На підставі зазначеного висновку було прийнято рішення про реєстрацію знаку для всіх заявлених товарів, та видано оскаржуване свідоцтво України. Крім того, зазначив, про те, що позивачем не надано доказів щодо того, що спірний знак відповідача-2 є схожим з раніше зареєстрованими торгівельними марками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_6.

22.12.2017 представником відповідача- 2 в судовому засіданні надано доповнення до заперечень на позовну заяву.

22.12.2017 ухвалою суду по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідача -2 в судове засідання призначене на 19.07.2018 о 09-30 год. не з'явився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суд до відома не поставив.

Відповідно до ч. 3, 5, 8 ст. 128 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання.

З матеріалів справи вбачається, що судова повістка представнику відповідача -2 вручена 02.07.2018.

Враховуючи вимоги даної норми закону суд вважає повідомлення відповідача-2 про час розгляду справи належним.

Вислухавши думку представника позивача та представників відповідача-1, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності відповідача-2.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши зібрані та наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що позивач є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 (дата подання заявки до Установи- 19.04.1989), № НОМЕР_9 (дата подання заявки до Установи- 22.08.1989) та № НОМЕР_5 (дата подання заявки до Установи -09.10.1998), № НОМЕР_8 ( дата подання заявки до Установи- 04.12.2012) НОМЕР_7 ( дата подання заявки до Установи - 05.12.2012 ( а.с. 20-24).

Свідоцтво України № НОМЕР_4 зареєстровано для товарів 3, 9,18, 25 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_9 зареєстровано ля товарів 3,9,14,18 та 25 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_5 зареєстровано для товарів 3,9,25 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_8 зареєстровано для товарів 25 класу МКТП, свідоцтво України НОМЕР_7 зареєстровано для послуг 35 класу МКТП.

Також встановлено, що 25.05.2015 відповідачем-1 на підставі поданої заявки від 20.12.2013 зареєстровано торговельну марку для товарів 25 класу МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на ім'я відповідача-2 ОСОБА_5

Наведене підтверджується відомостями щодо вищевказаного свідоцтва України з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться ДП «УКРПАТЕНТ» ( а.с. 18-19 ).

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на це, визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. " відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки".

На дату подання заявки на реєстрацію спірного позначення (20.12.2013 ) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 05.12.2012 (надалі за текстом -Закон ).

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Позивач стверджує, що на торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_2, зареєстровану на ім'я відповідача-2, мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, передбачені абз. 2 п.3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до п.4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З урахуванням того, що питання щодо того, чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом схожою з торговельними марками, що належать позивачу та які раніше заявлені на реєстрацію в Україні, потребували спеціальних знань, судом за клопотанням позивача призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф.

Згідно Висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1191 від 10.04.2018 вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №5611, НОМЕР_3, № НОМЕР_5 (а.с. 126-145).

Як вбачається з даного Висновку, порівнювальні знаки за свідоцтвами України НОМЕР_2 та №5611, НОМЕР_3, № НОМЕР_5 є схожими за фонетичними (звуковими) та смисловими ( семантичними) ознаками і використовуються для однорідних товарів 25 класу МКТП. Сплутування споживачами однорідних товарів, що виробляються різними виробниками, за рахунок позначення цих товарів схожими настільки, що їх можна сплутати, торгівельними марками, може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів,які виготовляють ці товари.

Згідно приписів ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Згідно вимог ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України обов'язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до вимог ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Суд вважає, що Висновок експерта № 1191 від 10.04.2018 є належним і допустимим доказом у даній справі, виходячи з такого:

- у призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги чинного законодавства України;

- відсутні обставини, які б виключали участь експерта Дорошенка О.Ф. у справі;

- судовий експерт не вийшов за межі своїх повноважень, надав повні відповіді на порушене питання, підтвердив їх відповідність іншим фактичним даним;

- між дослідницькою частиною та підсумковими висновками судової експертизи є узгодженість;

- Висновок є обґрунтованим та узгодженим з іншими матеріалами справи.

Крім того, даний висновок не спростовано відповідачами по справі.

Оцінивши Висновок за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі.

Отже, оцінюючи матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що відносно всіх товарів 25 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_1 від 25.05.2015, спірна торговельна марка за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованими торгівельними марками за свідоцтвом України №5611, НОМЕР_3, № НОМЕР_5 настільки, що їх можна сплутати.

Суд з урахуванням викладеного та положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача-2 торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому суд приходить до висновку, що свідоцтво України НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним повністю.

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, підлягають задоволенню також вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 1,2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього повноважень та прав, не відслідковує порушення прав власників торгівельних марок, суд вважає, що з відповідача-2 підлягає стягненню на користь позивача витрати по сплаті судового збору у розмірі 2765,00 грн.

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 4,12,15,16, 426, 432,492-495, 499 ЦК України, ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 89, 102-104, 113, 133, 141, 259, 263-265, 268, 273, 352, 354 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Наутіка Аппарел. Інк. до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою:91033, АДРЕСА_1, ІПН-невідомий) на користь Наутіка Аппарел. Інк. ( 40 Вест 57тхСтріт, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019, адреса для листування: ТОВ «Юридична фірма» Городисський та Партнери», 01135, Україна, м.Київ, вул. Чорновола,25, оф.3) судовий збір у розмірі 2765,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. М. Букіна