Провадження № 2/760/2321/18
Справа № 760/1821/17-ц
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.

при секретарі - Кривулько С.В.

за участю представника позивача- Охромєєва Ю.Г.

представника ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрпроект-Україна" до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2017 Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просить :

-визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг зміни, що стосуються визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених вимог Позивач посилається на те, що торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою з раніше зареєстрованими торгівельними марками, які використовуються Позивачем на підставі виключної Ліцензійної угоди №1 від 10.12.2013, зокрема, за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати та є оманливою та такою, що вводить в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В обґрунтування права на звернення до суду Позивач зазначає, що діями відповідачів порушені його права та охоронювані законом інтереси на вказані вище торговельні марки, які використовуються ним з 2013 на підстав Ліцензійної угоди №1.

Позивач посилається, що у 2015 році відповідачем-3 також були вчинені дії щодо використання схожого позначення та реалізацію аналогічної продукції, що виготовляється та пропонується до продажу позивачем.

Позивач зазначає, що 09.10.2015 Господарським судом м.Києва порушено провадження у справі № 910/26450/15 за позовом ТОВ «Центрпроект-Україна» до ОСОБА_3 про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

В ході розгляду господарської справи, Позивач дізнався, що відповідачем-3 подано до відповідача-1 заявку №м201416708 на реєстрацію позначення за результатами якої, відповідачу-3 було видано свідоцтво України НОМЕР_1, що і стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

30.01.2017 згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження головуючому судді Букіній О.М.

Ухвалою суду від 30.01.2017 по даній справі відкрито провадження та призначено до судового розгляду на 07.04.2017 на 10.30 год.

03.04.2017 відповідачем-3 ОСОБА_3 через канцелярію суду подано заперечення проти позову. В своїх запереченнях відповідач-3 зазначив, що він є власником спірного свідоцтва України.

Вказує, що спірне свідоцтво видано у відповідності до вимог чинного законодавства, при цьому закладом Установи проводилася кваліфікаційна експертиза за результатами якою було прийнято рішення про реєстрацію спірного позначення.

Вважає, що позивачем не надано доказів в обґрунтування заявлених вимог, а тому просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

12.09.2017 представник позивача подав заяву про залучення до участі у справі співвідповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, обґрунтовуючи її тим, що 18.05.2017 року була опублікована та одразу набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

Ухвалою суду від 22.12.2017 було залучено у якості співвідповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

22.02.2018 представником позивача через канцелярію суду подано Висновок експерта №1197 за результатами проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.02.2018.

22.02.2018 представник відповідача-2 подав до суду відзив на позов, в якому просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог Позивача. В своїх заперечення проти позову посилався на результати експертизи заявки №m 201416708 на видачу оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, відповідно до висновку якої встановлено, що знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони. Зокрема, представник посилався на те, що експертиза заявки на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (ділі також Правила), затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявок було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановлених ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону. На підставі зазначеного висновку було прийнято рішення про реєстрацію знаку для всіх заявлених товарів, та видано оскаржуване свідоцтво України. Крім того, зазначив, про те, що Позивачем не надано доказів щодо того, що спірний знак відповідача-3 асоціюються у споживачів саме з товарами, які виробляє Позивач.

28.02.2018 представником позивача через канцелярію суду подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду 01.03.2018 за заявою позивача вжито заходи забезпечення позову.

Відповідачем-1 відзив на позов у встановленому законом порядку не подано.

Відповідач-1 та Відповідач-3 у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку, визначеному ч. 1 ст. 130 ЦПК України.

Про причину неявки суд до відома не поставили.

Судова повістка, що направлялася на адресу відповідача-3, повернулася до суду без вручення з відміткою поштового відділення за закінченням встановленого строку зберігання.

Відповідно до ч. 3, 5, 8 ст. 128 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання.

У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Враховуючи вимоги даної норми закону суд вважає повідомлення відповідача-3 про час розгляду справи належним.

Вислухавши думку представника позивача та представників відповідача-3, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності відповідача-1 та відповідача-3.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши зібрані та наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що позивач на підставі Ліцензійного договору №1 про надання виключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та НОМЕР_3, укладеного з ОСОБА_4 одержав виключне право на використання на свій території України знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відносно 29 та 30 класів МКТП, що підтверджується копією відповідного Ліцензійного договору №1 від 10.12.2013 та Додатків №1 та №2 до нього від 10.12.2013. Строк дії вказаного договору становить 5 років, тобто діє до 10.12.2018 ( а.с. 37-39).

Згідно Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі № 1-10/2004 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права", необхідно розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Таким чином, в силу ст. 4 ЦПК України позивач має право на звернення до суду з даним позовом на захист своїх оспорюваних прав чи охоронюваним законом інтересу.

Як встановлено з матеріалів справи, власником свідоцтва України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є ОСОБА_4

Свідоцтво України № НОМЕР_2 та свідоцтво України НОМЕР_3 зареєстровано відповідачем-1 10.12.2013 відносно товарів 29 та 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

При цьому, заявки на реєстрацію вказаних вище свідоцтв в якості знаків для товарів і послуг були подані ОСОБА_4 до відповідача-1- 17.12.2012 та відповідно 18.01.2013 ( а.с. 15-18).

Судом також встановлено, що 10.03.2016 відповідачем-1 зареєстровано торговельну марку «Сладкая доза» для товарів 30 класу МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3

Наведене підтверджується відомостями щодо вищевказаного свідоцтва України з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться ДП «УКРПАТЕНТ» ( а.с. 13).

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на це, визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. " відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки".

На дату подання заявки на реєстрацію вищенаведеного позначення (24.11.2014) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 05.12.2012 (надалі за текстом -Закон ).

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абзацу 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписами ж абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Позивач стверджує, що на торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1, зареєстровану на ім'я відповідача-2, мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, передбачені абз. 5 п. 2 , абз. 2 п.3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З урахуванням того, що питання щодо того, чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвами оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, та питання щодо схожості спірної торговельної марки з торговельними марками, що використовуються позивачем та які раніше заявлені на реєстрацію в Україні, потребували спеціальних знань, судом було роз'яснено учасникам справи необхідність проведення експертизи та надання висновку експерта в порядку ст.106 ЦПК України.

22.02.2018 до суду представником позивача подано Висновок експерта №1197 складений за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.02.2018, складеного судовим експертом Соповою К.А. (Свідоцтво № 1771 видане Міністерством юстиції України 27.05.2016 і дійсне до 17.05.2019) ( а.с. 161-181).

Згідно Висновку експерта № 1197 від 21.02.2018 вбачається, що:

1) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати;

2) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати;

3) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме власника знаків для товарів і послуг НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Згідно приписів ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Згідно вимог ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України обов'язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до вимог ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Судом встановлено, що Висновок експерта № 1197 від 21.02.2018 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст.106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає фактичним даним справи.

Крім того, даний висновок не спростовано відповідачами по справі.

Оцінивши Висновок за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі.

Отже, оцінюючи матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що відносно всіх товарів 30 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_1 від 10 березня 2016 р., спірна торговельна марка за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованими торгівельними марками за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати; відносно всіх товарів 29 та 30 класу МКТП, вказаних у даних свідоцтвах, спірна торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 березня 2016 р. є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Суд з урахуванням викладеного та положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача-2 торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому суд приходить до висновку, що свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю на підставі абз. 5 п. 2 , абз. 2 п.3 ст. 6, пп. «а» п. 1 ст. 19, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, підлягають задоволенню також вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

З огляду на викладене вище та приймаючи до уваги те, що саме на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено обов»язок ведення реєстру та внесення до нього змін, а тому вимоги позивача до Державної служби інтелектуальної власності, задоволенню не підлягають.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на них повноважень та прав, не відслідковують порушення прав власників торгівельних марок, суд вважає, що з відповідача-3 підлягає стягненню на користь Позивача витрати по сплаті судового збору у розмірі 3200,00 грн.

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 4,12,15,16, 426, 432,492-495, 499 ЦК України, ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 89, 102-104, 113, 133, 141, 259, 263-265, 268, 273, 352, 354 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрпроект-Україна" до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_3 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, -задовольнити частково.

Визнати недійсним повністю знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В задоволенні позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України, відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 (зареєстрований за адресою:04111, АДРЕСА_1, ІПН- не відомий) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрпроект-Україна" адреса місце знаходження : 61052, м.Харків, вул. Гвардійців-Залізничників, 8, корп.Б-2, , п/р 8500 в ПАТ «УкрСиббанк» м.Харків, МФО 351005 ) судовий збір у розмірі 3200, 00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. М. Букіна