печерський районний суд міста києва
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків та зустрічним позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання права попереднього користування на знак для товарів і послуг,-

за участю представника позивачів - ОСОБА_6,

представників відповідача - ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2017 року позивачі звернулися до Соснівського районного суду м. Черкаси з указаним позовом, із урахуванням збільшення розміру позовних вимог просили в примусовому порядку заборонити відповідачеві використовувати торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: припинити використовувати елементи знаку, дизайну, частково або в повній їх сукупності, не копіювати знак, дизайн і/або їх елементи, зокрема, але не виключно, змінити найменування інтернет-магазину, доменного імені, прибрати із сайту будь-які словесні та зображувальні елементи, що асоціюються у споживачів з Торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також стягнути з відповідача на їх користь збитки, заподіяні незаконним використанням торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», у розмірі 280000грн.

В обґрунтування своїх вимог позивачі посилаються на те, що їм стало відомо, що відповідач, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, номер запису 2 011853 від 18.07.2006 року, здійснює діяльність щодо роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет з використанням власного інтернет магазину, який має назву «ІНФОРМАЦІЯ_1», доменне ім'я якого: ІНФОРМАЦІЯ_2 що призводить до порушення права інтелектуальної власності позивачів. Зазначаючи про порушення своїх прав, позивачі вказують на те, що вони є власниками торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 13.05.2013 року, щодо товарів 3 класу та послуг 35 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Відповідно до згаданої вище Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), прийнятої Спеціальним союзом, утвореним Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків до 35 класу входить зокрема: роздрібний продаж; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) та ін. Отже, відповідач при здійсненні своєї підприємницької діяльності порушує права інтелектуальної власності позивачів, шляхом незаконного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зокрема, таке неправомірне використання торговельної марки, зазначають позивачі, відповідачем здійснюється на сайті його інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», доменне ім'я якого: ІНФОРМАЦІЯ_3/.

Факт того, що саме відповідач є власником згаданого вище інтернет магазину, був встановлений позивачами внаслідок здійснення замовлення певної продукції, яка розміщена для роздрібної купівлі-продажу на відповідному сайті, внаслідок чого був виставлений рахунок на оплату даної продукції саме на ім'я відповідача. З чого слідує, що саме Відповідач є власником інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», доменне ім'я якого: ІНФОРМАЦІЯ_3/. Також позивачі наголосили що жодного дозволу на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідачу не надавали. З метою уникнення порушення прав позивачів з боку відповідача, 21 червня 2017 року на адресу відповідача, для врегулювання і вирішення спору в досудовому порядку, була надіслана претензія з вимогою негайного припинення незаконного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом зміни найменування інтернет магазину, доменного імені та прибиранням з сайту будь-яких словесних та зображувальних елементів, що асоціюються у споживачів з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка на праві власності належить позивачам. Однак, претензія позивачів була залишена поза увагою з боку відповідача, що в свою чергу стало підставою для звернення до суду з даним позовом за захистом своїх законних прав з метою припинення порушення посягання на їхній знак для товарів та послуг. Крім того, позивачі вважають, що в результаті неправомірних дій їм завдано збитків у вигляді упущеної вигоди, розмір якої позивачі оцінили в 280 000 грн.

В свою чергу в ході розгляду справи відповідач звернувся до суду із зустрічною позовною заявою до позивачів за первісним позовом, просив суд ухвалити рішення про визнання за ним права попереднього користувача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи зустрічні вимоги відповідач послався на те, що позивачами за первісним позовом було подано заявку для реєстрації прав на Знак ІНФОРМАЦІЯ_1 23.03.2012, що посвідчується інформацією з відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». В той же час, зазначає відповідач, він розпочав добросовісне використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" до 23.03.2012 року. Зокрема, ще у 2010 році відповідач вирішив створити інтернет-магазин екологічно безпечних товарів та з цією метою здійснив реєстрацію доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_4" - 21.07.2010 року і з моменту реєстрації домену активно ним користувався шляхом розміщення за вказаним доменом інтернет-магазину з продажу екологічно безпечних товарів. За таких обставин, відповідач вважає, що існують всі підстави для визнання за ним права попереднього користувача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 грудня 2017 року прийнято до розгляду зустрічний позов ОСОБА_5 до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання права попереднього користування на знак для товарів і послуг до розгляду разом із первісним позовом.

12 грудня 2017 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси, вищевказану цивільну справу у порядку ст. 116 ЦПК України, чинною на момент прийняття рішення, направлено за підсудністю до Печерського районного суду м. Києва, яка ухвалою судді цього ж суду від 31 січня 2018 року прийнята до свого провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 174 ЦПК України, при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

03 березня 2018 року до суду надійшов відзив на первісну позовну заяву в якій представник відповідача вказала на те, що вимоги за первісним позовом є повністю необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки відповідач також використовував до 23.03.2012 року та продовжує використовувати Знак ІНФОРМАЦІЯ_1 у адресі електронної пошти через яку здійснювалася та продовжує здійснюватися діяльність Інтернет-магазину "ІНФОРМАЦІЯ_1". Електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 була створена та зареєстрована 28.07.2010 року, що підтверджується відповідним електронним листуванням. Таким чином відповідач не порушував права позивачів на Знак ІНФОРМАЦІЯ_1, а добросовісно здійснював використання позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві попереднього користувача, яке передбачене ст. 500 ЦК України. Також, використання Знака ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідачем не може вважатися порушенням прав позивачів відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, має право на безоплатне продовження такого використання. Також представник вважає недоведеними вимоги щодо стягнення з відповідача збитків.

Також представником позивачів за первісним позовом було подано відзив на зустрічну позовну заяву, відповідно до якої представник не визнає зустрічних вимог, вважає їх необґрунтованими та не доведеними. Зокрема представник позивачів зазначив, що відповідачем не доведено добросовісного використання торговельної марки до дати подання заявки на його реєстрацію, відтак відповідач не має права попереднього користувача, адже його підприємницька діяльність до моменту реєстрації торговельної марки здійснювалася через інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_6», який розміщувався на веб-сайті доменне ім'я якого ІНФОРМАЦІЯ_3/. Вказане доменне ім'я показувало лише місцезнаходження користувача в мережі Інтернет, не було ідентифікатором походження, а всього лише адресою. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на даному веб-сайті відповідача взагалі не використовувалося.

У відповіді на відзив, відповідач за зустрічним позовом звернув увагу суду, що у відзиві на зустрічну позовну заяву представник позивачів зазначає про необґрунтованість зустрічним позовних вимог, однак не зазначає та не надає суду будь-яких належних та допустимих доказів на обґрунтування своєї позиції.

В свою чергу, користуючись своїм правом, представник позивачів за первісним позовом подав відповідь на відзив відповідача.

В судовому засіданні представник позивачів підтримав первісний позов у повному обсязі та просив задовольнити пред'явлені позивачами вимоги, проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Представник відповідача проти первісного позову заперечувала у повному обсязі, зустрічні вимоги підтримала та просила суд ухвалити рішення, яким визнати за відповідачем право попереднього користувача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку.

Пунктом 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

У відповідності до 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Судом встановлено, що позивачі ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 є власниками торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 13.05.2013 року, щодо товарів 3 класу та послуг 35 класу згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Відповідно до згаданої вище Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), прийнятої Спеціальним союзом, утвореним Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків до 35 класу входить зокрема: роздрібний продаж; представляння продукти через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) та ін.

Разом з тим, позивачам стало відомо, що відповідач при здійсненні своєї підприємницької діяльності порушує, на їх думку їх права інтелектуальної власності шляхом незаконного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зокрема, таке використання торговельної марки відповідачем здійснюється на сайті його інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», доменне ім'я якого: ІНФОРМАЦІЯ_3/

Факт використання торговельної марки відповідачем був встановлений позивачами внаслідок здійснення замовлення певної продукції, яка розміщена для роздрібної купівлі-продажу на відповідному сайті, внаслідок чого був виставлений рахунок на оплату даної продукції саме на ім'я відповідача. Відтак встановлено, що саме відповідач є власником інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», доменне ім'я якого: ІНФОРМАЦІЯ_3/.

Після встановлення даних обставин, позивачі звернулись до відповідача із письмовою претензією, в якій вимагали негайного припинення незаконного використання відповідачем торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом зміни найменування інтернет магазину, доменного імені, та прибиранням з сайту будь-яких словесних та зображувальних елементів, що асоціюються у споживачів з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка на праві власності належить позивачам.

Як вбачається з матеріалів справи та що не заперечувалось сторонами в ході розгляду даної справи, позивачами за первісним позовом було подано заявку для реєстрації прав на знак ІНФОРМАЦІЯ_1 23.03.2012, що посвідчується інформацією з відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг».

Разом з тим встановлено, що відповідач ОСОБА_5 здійснив реєстрацію доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_4" - 21 липня 2010 року і з моменту реєстрації доменну активно ним користувався шляхом розміщення за вказаним доменом інтернет-магазину з продажу екологічно безпечних товарів.

Реєстрація, активне використання доменного імені та реклама сайту, що знаходиться за доменним іменем "ІНФОРМАЦІЯ_4" ОСОБА_5 до 23.03.2012 року підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, які перевірені судом на предмет їх достовірності та повноти.

Зокрема, факт реєстрації доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_4" ОСОБА_5 21.07.2010 року підтверджується електронним листом компанії Svai.NET від 21 липня 2010 року про реєстрацію доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_4".

Крім того, ОСОБА_5 також використовував до 23.03.2012 року та продовжує використовувати знак ІНФОРМАЦІЯ_1 у адресі електронної пошти, через яку здійснювалася та продовжує здійснюватися діяльність Інтернет-магазину "ІНФОРМАЦІЯ_1". Електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 була створена та зареєстрована 28 липня 2010 року, що підтверджується відповідним електронним листуванням, доданим до зустрічної позовної заяви.

Таким чином Інтернет-магазин відповідача з продажу екологічно безпечних товарів «ІНФОРМАЦІЯ_1» вже був розміщений в мережі Інтернет за доменним іменем "ІНФОРМАЦІЯ_4" станом на 28.10.2010 року, що підтверджується даними з веб-архіву за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 роздруківка якого додана відповідачем як доказ в обгрунтування своїх вимог. З даної інформації вбачається, що вже у 2010 році в інтернет-магазині ОСОБА_5 "ІНФОРМАЦІЯ_1" споживачам пропонувався до продажу широкий асортимент екологічних товарів.

Додатковим доказом активного використання доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_4" є те, що за замовленням ОСОБА_5 15.04.2011 року було здійснено заміну реєстратора доменного імені. Дана заміна підтверджується сертифікатом про реєстрацію домена з 15.04.2011 до 14.04.2018 рр та інформацією з сервісу whois (роздруківка із сервісу Whois надається в якості Додатку 8 до цієї зустрічної позовної заяви).

Відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використанім, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Таким чином, на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначенім і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

З матеріалів справи вбачається, що у відповідача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_3 до дати подання заявки на видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4, тобто до 23.03.2012 р., у зв'язку з чим він має право в подальшому на безоплатне продовження використання знаку відповідно до ст. 500 ЦК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання за ним права попереднього користувача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Будь-яких доказів, які б спростовували обставини, наведені у зустрічній позовній заяві, представником позивачів за первісним позовом не надано.

У своїх заявах по суті представник позивачів категорично заперечував проти задоволення зустрічних вимог, однак докази, які б підтверджували його позицію, до суду не надав, в той час як відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести та обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень.

Також не доведено представником позивачів факту недобросовісного використання відповідачем торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Оскільки судом встановлено, що у відповідача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_3 до дати подання заявки на видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4, вимоги позивачів за первісним позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків задоволенню не підлягають.

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач за зустрічним позовом поніс у зв'язку із розглядом справи, складає 765,00 грн., до якої входить сума судового збору 640,00 грн. та сума поштових витрат у розмірі 125,00 грн.

Оскільки суд задовольняє зустрічний позов у повному обсязі, судові витрати у розмірі 765,00 грн. підлягають стягненню з відповідачів за зустрічним позовом пропорційно розміру задоволених вимог, а саме: по 191, 25 грн. з кожного.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 10, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст. ст., ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків - залишити без задоволення.

Зустрічний позов ОСОБА_5 до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання права попереднього користування на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Визнати за ОСОБА_5 (АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_9», який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 13.05.2013 р.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) судові витрати у розмірі 191, 25 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 (АДРЕСА_3) на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) судові витрати у розмірі 191, 25 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 (АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) судові витрати у розмірі 191, 25 грн.

Стягнути з ОСОБА_4 (АДРЕСА_5) на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) судові витрати у розмірі 191, 25 грн.

Повне рішення суду складено 26 червня 2018 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Оскільки в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд міста Києва.

Суддя