Провадження № 2/760/3860/16
Справа №760/7622/16-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.

при секретарі - Кривулько С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Діаджео Брендз Бі.Ві. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.06.2015 року на знак для товарів та послуг та зобов»язання вчинити дії , -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся з позовом до відповідачів та просить :

1) Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4

2) Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування завлених вимог Позивач зазначає, що є власником добре відомої в Україні торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» станом на 2012-2013 роки, відомої серії інших словесних, зображувальних та комбінованих торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвами України № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, з якими спірна торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати.

Крім того, враховуючи високу репутацію та інтенсивність використання добре відомої та інших раніше зареєстрованих торговельних марок Позивача, спірна марка при її фактичному використанні на ринку може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар і породити помилкові асоціації із Позивачаем такою продукцією, маркованою торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в судовому засіданні просив у позові до них відмовити, оскільки всі дії Держслужби при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_6» за відомих на той час обставин були здійснені у повній відповідності до вимог чинного законодавства.

Представник звернув увагу на те, що вирішення обставин по справі вимагає спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності і лише висновок експерта, як належний доказ може підтвердити або спростувати відповідні обставини.

Також зазначив про недоведеність позовних вимог відносно схожості відповідних торговельних марок і можливості спірної торговельної марки ввести в оману споживачів.

Представник відповідача ОСОБА_1 у судовому засіданні стверджував про відсутність схожості відповідних торговельних марок і можливості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» ввести в оману і запропонував позивачу придбати права інтелектуальної власності на дану торговельну марку.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилася, своїх уповноважених представників до суду не направила, заперечень на позов, а також доводів і доказів на спростування позовних вимог не надала. Про дату та час слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд до відома не поставила.

Вислухавши думку представника позивача та представників відповідачів, які з'явились у судові засідання, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності відповідача ОСОБА_2

Суд, заслухавши пояснення сторін та їх представників, дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10 червня 2015 р. Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, зареєструвала торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6» для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), пов'язаних із алкогольними напоями, а саме: «Алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; алкогольні напої на меду; аперитиви; вина; гідромель (медівка); гіркі настоянки; горілка з медом; горілка з перцем; горілка пшенична; коктейлі; м'ятна горілка; наливки (алкогольні напої); напої алкогольні перегінні; настоянки (алкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої» і видала свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р. на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2. Наведене підтверджується відомостями щодо вищевказаного свідоцтва України з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться ДП «УКРПАТЕНТ».

Позивач зазначає, що державна реєстрація торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, може призвести до введення споживачів та громадськості в оману.

В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони".

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. "відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки".

На дату подання заявки на реєстрацію вищенаведеного позначення (10 грудня 2013 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI (надалі за текстом - "Закон про товарні знаки").

Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору".

Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція").

В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ").

Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції «Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість».

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону про товарні знаки, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивач стверджує, що на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2, зареєстровану на ім'я відповідачів, мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, передбачені не лише статтями 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні відповідному позначенню правової охорони, закріплені абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності».

Окрім того, позивач посилається на положення п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки, згідно яких охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Також у обґрунтування вимог позивач наводить підпункт 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно якого заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Позивач зазначає, що ще до дати подання відповідачами заявки на реєстрацію спірної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (10 грудня 2013 р.) належна йому торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_5» вже була добре відомою в Україні.

У обґрунтування даного твердження позивач посилається на рішення господарського суду м. Києва від 06 березня 2017 р. у справі № 910/20012/16, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2017 р. у справі № 910/20012/16.

Так, згідно стор. 12 рішення господарського суду м. Києва від 06 березня 2017 р. у справі № 910/20012/16 господарським судом було встановлено, зокрема, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» став добре відомими в України станом на 2012-2013 роки.

Суд перевірений даний факт зібраними у справі доказами, на підставі чого встановив наступне.

Позивач входить до міжнародної корпорації Diageo, створеної у 1997 році, що є всесвітньо-відомим і одним із найбільших у світі виробником алкогольних напоїв класу преміум.

Основні торговельні марки Компанії складають віскі «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_9», горілка «ІНФОРМАЦІЯ_10», лікер «ІНФОРМАЦІЯ_11», ром «ІНФОРМАЦІЯ_12», джин «ІНФОРМАЦІЯ_13», пиво «ІНФОРМАЦІЯ_14» тощо.

Компанії належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

У власності Компанії перебувають десятки брендів алкогольних напоїв, значна частина яких займає провідні позиції на відповідних сегментах світового ринку преміального алкоголю.

За підсумками 2012-2013 фінансового року корпорація отримала 1,96 мільярдів фунтів стерлінгів ($3,09 мільярди доларів США) прибутку, що на 5,4% перевищує показник прибутку за минулий рік.

Продукція Компанії реалізується у 180 країнах світу.

Судом встановлено, що позивач використовує торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_5» для маркування алкогольної продукції власного виробництва, а саме віскі.

Високий ступінь відомості та визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_5» в Україні підтверджується, зокрема, результатами опитування споживачів з питань доброї відомості даного знака, що містяться у висновку від 11.11.2016 № б/н, складеного приватним підприємство «Міжнародна маркетингова група» (далі - Підприємство).

Згідно із вказаним висновком з 20.10.2016 по 10.11.2016 Підприємством було проведено опитування 1 500 респондентів (осіб у віці від 18 до 60 років, які є споживачами спиртних (міцних) алкогольних напоїв) в шести великих містах України (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Вінниця) з питань відомості споживачам знака (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_5» і маркованої нею продукцією та можливості сплутування з даною торговельною маркою іншої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_15».

За результати опитування Підприємством було з'ясовано таке:

- 89 % опитаних підтвердили, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» їм відомий;

- 98 % опитаних, яким відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» вказали, що останній застосовується саме для товарів віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- 86 % респондентів вказали, що власником знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» є міжнародна корпорація «Діаджео»;

- майже половина опитаних респондентів (46%) знають знак «ІНФОРМАЦІЯ_5», щонайменше з 01.01.2012, 29% - щонайменше з 29.02.2016, ще 25% - знають знак давно, раніше 01.01.2012; що говорить про те, що всі 89 % опитаних респондентів, яким відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» знають його вже давно, але принаймні, не пізніше як з 29.02.2016;

- для 61 % респондентів джерелом інформації про знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» є продукція віскі, для 29 % - мережа Інтернет, для 7 % - друковані засоби масової інформації.

У мережі Інтернет, а саме у вільній енциклопедії «Вікіпедія» міститься така інформація:

«ІНФОРМАЦІЯ_5» - марка одного з відомих шотландських купажованих віскі (скотча). Купаж складається на 30 % з солодового віскі з основою з «Lagavulin», «Glen Elgin» та «Craigellachie», і 70 % зернового віскі. Всього в купаж входить 40 марок солодового і зернового віскі.

Компанія по виробництву купажного віскі була заснована в 1883 році ОСОБА_5 у районі Порт Дандас, шотландського міста Глазго. Існує думка, що в той час, родина ОСОБА_5 також володіла таверною з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_16» в центральному районі Единбурга - Кенонгейт. Назву ж таверні було дано на честь білих верхових коней з почту королеви Шотландії Марії Стюарт, на яких вона з придворними виїжджала з королівської резиденції - Холірудхаус. Напис на пляшці «створено в 1742 році», відноситься саме до дати споруди трактиру, а не до віскі.

Офіційно назву віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» було зареєстровано у 1891 році з ініціативи племінника ОСОБА_5 - ОСОБА_17. До речі, племінник був підкований у виробництві віскі, пропрацювавши з 1883 року помічником партнера ОСОБА_5 на винокурні «ІНФОРМАЦІЯ_18» - капітана ОСОБА_18. Саме «невтомний» ОСОБА_17 стояв біля витоків заснування компанії, саме він усвідомив важливість гарної назви віскі, створення стандартів виробництва, важливість грамотної витримки віскі та його просування на ринки. Саме компанія «ІНФОРМАЦІЯ_17» була піонером запровадження гвинтової пробки для закупорювання пляшок замість пробки з підкоркового шару коркового дерева.

У 1915 році ОСОБА_17 ОСОБА_5 придбав винокурню ІНФОРМАЦІЯ_19, чий віскі вже входив в купаж «ІНФОРМАЦІЯ_5». У 1924 році ОСОБА_17 ОСОБА_5 вмирає і компанія «Mackie and Co.», заснована ним у 1891 році, змінює назву на «White Horse Distillers Limited». А в 1927 році компанія стає частиною великого холдингу «The Distillers Company Limited».

В даний час марка належить алкогольному гіганту Diageo.

В 1900 році віскі ІНФОРМАЦІЯ_5 вперше став поставлятися за межі Шотландії. В пам'ять про цю подію компанією був випущений особливий сорт - ІНФОРМАЦІЯ_5 1900.

У другій частині повісті «ІНФОРМАЦІЯ_20» польського письменника ОСОБА_7 під час зустрічі польських та американських солдатів капрал ІНФОРМАЦІЯ_21».

Також згадка йде в книзі ОСОБА_19 «ІНФОРМАЦІЯ_22», де вони характеризують даний віскі як найпоширеніший в США і за ціною загальнодоступний».

Матеріалами справи підтверджено, що з 21.02.1966 на території Україні позивач є власником серії словесних, зображувальних та комбінованих торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5.

На відомість торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_23» та її інтенсивне використання у мережі Інтернет вказує величезна кількість посилань на українські та російські сторінки в даній мережі.

Наприклад, при запиті торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_23» у відомій пошуковій системі «Google» можна отримати 321 000 000 посилань, а у іншій відомій пошуковій системі «Yandex» - 15 000 000 таких посилань. При цьому, зі сторінки із запитом в пошуковій системі «Yandex» вбачається, що кожного місяця до такої пошукової системи надходить 7 905 запитів, в котрих присутня словесна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_23». Це підтверджується відповідними сторінками з даними пошуковими запитами за посиланнями http://www.google.com.ua/, http://www.yandex.ua/.

Що ж до інтенсивності використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_23» на території України, то слід вказати, що з 2005 року українська компанія - товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі - ТОВ «Баядера-Імпорт») стало ексклюзивним дистриб'ютором віскі «ІНФОРМАЦІЯ_23» в Україні, що підтверджується інформацією з офіційного сайту ТОВ «Баядера-Імпорт» у мережі Інтернет.

Згідно з довідкою ТОВ «Баядера-Імпорт» від 24.10.2016 № 682 за період з 2013 року по перший квартал 2016 року включно було ввезено та в подальшому реалізовано віскі Компанії під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» в обсязі 366 910 літрів, з яких: в 2013 році - 146 405 літра, в 2014 році - 144 083 літра, у 2015 році - 115 872 літра.

Вказана інформація підтверджує великі обсяги продажу віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» і, відповідно, інтенсивне використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» в Україні, котра нанесена на пляшки продукції віскі, на етикетки даної продукції, упаковки, реалізовані українським споживачам у вказаних обсягах.

Слід зазначити, що продукція Компанії під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» в Україні представлена різноманітним вибором, яка пропонується споживачам у пляшках різних об'ємів, включаючи 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл та 1 літр.

Багато років поспіль торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_5» активно рекламується та просувається на території України, що підтверджується, зокрема, залученими до матеріалів справи фото-звітами проведених у супермаркетах та магазинах спеціальних маркетингових промоутерських акцій (промо-акцій) щодо популяризації продукції віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» впродовж травня-червня 2015 року та січня-лютого 2016 року, а саме:

- в торгово-розважальному центрі «Караван» (м. Київ), де були виставлені до пропонування для продажу 2-рівневі паллети віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» з рекламними плакатами «Підкований в кращих традиціях»;

- в мережі продуктових магазинів «Таврія В» (м. Одеса), де були виставлені до пропонування для продажу 2-рівневі паллети віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» з рекламними плакатами «Підкований в кращих традиціях»;

- в мережі супермаркетів «Рост» (м. Харків), де була представлдена алкогольна продукція Позивача в чотирьохрівневі колони з рекламними плакатами «ІНФОРМАЦІЯ_24» та зображеннями торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- у мережах супермаркетів: «Сільпо», «Новус», «Ашан» м. Києва;

- в мережах супермаркету «Ашан», розташованого в с. Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району Київської області;

- в мережах супермаркету «Сільпо» міст Одеса, Львова та Харкова;

- в мережах супермаркету «Ашан», розташованих в м. Львів та с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області.

Тривалість та інтенсивність використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_5» в Україні підтверджується також таким:

- роздруківкою, датованою ІНФОРМАЦІЯ_26, публікації «ІНФОРМАЦІЯ_25» з електронної версії журналу «Компаньон», з якої вбачається, що торгово-виробнича корпорація «Алеф» з 2002 року поставляла на територію України віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- довідкою від 24.10.2016 № 682 ТОВ «Баядера-Імпорт» щодо обсягів поставок в Україну віскі марок «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_27» в натуральному вираженні, згідно з якою названі товари імпортуються до України вказаною особою, починаючи з 2005 року;

- довідкою від 24.10.2016 № 683 ТОВ «Баядера-Імпорт», відповідно до якої за період з 01.01.2013 по 01.03.2016 з реалізації віскі, що маркується знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5», було сплачено мит та податків на загальну суму 20 648 033,94 грн.;

- роздруківкою датованою 2010 роком публікації «ОСОБА_4: «ІНФОРМАЦІЯ_28», з якої вбачєаться, що ТОВ «Баядера Імпорт» з 2005 року є дистриб'ютором Компанії в Україні та імпортує її товари, зокрема шотландський віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «GoodWine», відповідно до якої протягом 2006-2016 років на території України магазин пропонував до продажу віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» об'ємом 350 , 500, 700 мл. та 1 л.;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «VintageMarket», відповідно до якої протягом 2013-2016 років на території України (міста Київ, Дніпро, Харків) магазин пропонував до продажу віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» об'ємом 500, 700 мл. та 1 л.;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «Розетка», відповідно до якої з початку 2016 року на території України магазин пропонує до продажу віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» об'ємом 350, 500, 700 мл. та 1 л.

Отже, документально підтверджено, що з 2002 року на території України організовано розповсюдження та за згоди виробника реалізується віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5», тобто знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» присутній на українському ринку і за допомогою нього маркується відоме споживачам віскі щонайменше 14 років.

Дані щодо кількості, тривалості та територіального охоплення рекламних компаній віскі, що маркується знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5», а також обсяги ввезення та, особливо, реалізації напоїв, вказують на істотну та сталу обізнаність українських споживачів щодо таких напоїв міжнародної корпорації «Діаджео», та відповідно - на відомість знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» загалом та як такого, що пов'язаний з діяльністю вказаної особи.

Відповідно до наявного у матеріалах справи афідевіту від 17.11.2016 Компанії позивача, а також компанії, що входять до групи компаній «Діаджео», володіють більш ніж 350-ма торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_5», що були зареєстровані в переважній більшості країн світу, включаючи, зокрема, такі реєстрації: 11.08.1909 в Сполученому Королівстві Великобританії за № 31500; 11.08.1909 в республіці Домініка за № 732; 22.12.1922 року на Ямайці за № 1683; 12.01.1923 в Шрі Ланці за № 2805; 09.11.1923 в Мексиці за № 22871; 09.11.1923 в Іспанії за № 48725; 30.04.1924 в Португалії за № 122270; 31.08.1924 в Зімбабве за № 1529/1958; 18.05.1928 на Бермудських островах за № 679; 29.05.1928 в Австралії за № 50300; 26.06.1928 в Швеції за № 34089; 27.06.1928 в Німеччині за № 388620; 09.07.1928 в Норвегії за № 15688; 10.07.1928 року в Гаяні за № 1145А; 20.09.1928 в Панамі за № 1832; 11.08.1930 в Замбії за № 1529/58; 23.11.1936 на Багамах за № 386; 08.12.1936 в Австралії за № 69378; 21.04.1939 в Сінгапурі за № Т39/00700J; 16.04.1947 в Індії за № 128880.

Вказане підтверджує значну тривалість (понад 100 років), широкий географічний район реєстрацій торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та значне просування торговельної марки у світі.

Слід зазначити, що із афідевіту від 17.11.2016 р. та доданих до нього копій адміністративних рішень патентних відомств (бюро) різних країн світу вбачається, що в усьому світі позивач успішно відстоює права інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_5» від їх порушень з боку третіх осіб і досяг успішних результатів у адміністративних провадженнях щодо захисту даних прав, зокрема:

- в Аргентині позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії « 101 Do Brasil Industria Ltd (101 До Бразіл Індастріа Лтд)» на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_29 до Патентного відомства Аргентини - INPI Аргентина. 14.01.2015 заявка на реєстрацію зазначеного позначення була повністю відкликана;

- в Чілі Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Patricio Javier Conteras (Патрісіо Хав'єр Контерас)» з приводу реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_30» до Патентного відомства - INАPI Чілі. 21.12.2012 офіс торговельних марок Чілі визнав популярність та загальновідомість «ІНФОРМАЦІЯ_5» і відхилив спірну реєстрацію;

- в Європейському Союзі позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД» з приводу реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_31» до Офісу Інтелектуальної Власності Європейського Союзу - OHIM. Після подання заперечень заявка на реєстрацію даного позначення була обмежена тільки «винами» як товару 33 класу МКТП;

- у Франції Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку п. ОСОБА_20) з приводу реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_32» до патентного відомства - INPI Франції. 13.09.2012 заявка на реєстрацію даного позначення була відкликана;

- в Індії позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «P. SARAVANAN t/as WHITE HORSE AQUA FARMS (П. САРАВАНАН торгуючої як ВАЙТ ХОРС АКВА ФАРМС») щодо реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» у 32 класі МКТП до відомства Реєстратора Торговельних Марок Індії. 12.08.2016 заявка на реєстрацію зазначеного позначення як торговельної марки була відкликана. Також, в Індії Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку п. ОСОБА_15 (ОСОБА_15) щодо реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» у 30 класі до Реєстратора Торговельних Марок Індії. 08.03.2016 заявка на реєстрацію вказаного позначення як торговельної марки була відкликана;

- в Нігерії позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Fabno Industries Ltd. (Фабно Індастріз Лтд.)» щодо реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_33», до Відділу Торговельних Марок Федерального Міністерства Торгівлі та Інвестицій Нігерії. 17.09.2014 дана заявка була відкликана. В Нігерії позивач також досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Jon Inds. Ltd (Джон Індс. Лтд)» з приводу реєстрації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_34)» до Відділу Торговельних Марок Федерального Міністерства Торгівлі та Інвестицій Нігерії. 14.08.2014 заявка була відкликана;

- в Парагваї Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії « 101 Do Brasil Industria Ltd (101 (До Бразіл Індастріа Лтд)» з приводу реєстрації останньою позначення «ІНФОРМАЦІЯ_35)» у класі 32 МКТП, до патентного відомства - DPI Парагваю. В 2012 році заявка на реєстрацію вказаного вище знака була відхилена з огляду на попередні права інтелектуальної власності на торговельну марку позивача - «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Матеріалами справи підтверджено експонування продукції позивача, отримання винагород віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5», що також свідчить про високу цінність даної торговельної марки, а саме:

- у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв в 2014 році (International Wine & Spirit Competition 2014) віскі «ІНФОРМАЦІЯ_5» здобуто золота відзнака;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Стандарт 2015р.» - здобута Золота медаль;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Преміум 2014р.» - срібна медаль;

- у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв в 2013 р. (International Wine & Spirit Competition 2013) - срібна відзнака;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Преміум 2013р.» - срібна медаль…».

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що Позивач є власником добре відомої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» в Україні станом на 2012-2013 рр. для товарів 33 класу МКТП «віскі», що встановлено рішенням господарського суду м. Києва від 06 березня 2017 р. у справі № 910/20012/16, яке набрало законної сили з 12 квітня 2017 р., а тому в силу приписів ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набув посиленої правової охорони даної торговельної марки, яка згідно вищезазначених статей законів поширюється, в тому числі, на істотну складову частину даної марки та на неспоріднені товари і послуги.

Отже, у даному випадку торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_5» є такою, що має високу репутацію та велику вартість, тобто правова охорона має їй йому надаватися не за чітко зазначеним переліком товарів чи послуг, а із збільшенним обсягом правової охорони, оскільки стосовно добре відомих торговельних марок вона поширюється також на неоднорідні товари та послуги (ст. 25 Закону про товарні знаки).

Згідно Висновку експерта № 115 від 18 грудня 2017 р., що був складений атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_16 (Свідоцтво № НОМЕР_6 видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019), вбачається:

1) Відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р., торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за цим свідоцтвом є схожою з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» настільки, що їх можна сплутати.

2) Відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р., торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 27 грудня 1994 р настільки, що їх можна сплутати.

3) Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р. є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар».

Зокрема, під час проведення експертного дослідження судовий експерт ОСОБА_16 виходив із того, що рішенням господарського суду м. Києва від 06 березня 2017 р. у справі № 910/20012/16 судом було встановлено той факт, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» був добре відомим в Україні знаком компанії Діаджео Брендз Бі.Ві. (Моленнерф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 2012-2013 роки.

На стор. 7, 10 Висновку № 26-06/2017 судовий експерт посилається на відповідні положення абз. абз. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. з подальшими змінами і доповненнями, абз. 3 п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 з подальшими змінами і доповненнями, а також положення ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., яка містить особливе положення щодо охорони прав на добре відомий знак, згідно якого забороні використання або визнанню недійсними підлягають також і ті знаки, які не в цілому, а в окремих своїх істотних складових відтворюють або імітують до ступеню змішування добре відомий знак. При цьому, судовий експерт вірно зазначає, що аналіз знака «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 показує, що фактично він складається з трьох окремих, наведених один під одним ідентичних за смисловим змістом словесних елементів,

- напис російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_36»);

- транслітерація вказаного напису літерами латинського алфавіту - напис «ІНФОРМАЦІЯ_37?»;

- переклад напису «ІНФОРМАЦІЯ_38» англійською мовою - «ІНФОРМАЦІЯ_39».

Маючи ідентичний смисловий зміст вказані три елементи не пов'язані між собою граматично та можуть використовуватись окремо. Внаслідок цього, кожен з них має однаково істотний характер в складі знака для товарів і і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

За таких умов, керуючись приведеним вище принципом експертизи позначень стосовно того, що слід брати до уваги наявність саме схожості, а також враховуючи, що добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» та знак «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 являють собою написи з наведених латинськими літерами англомовних словосполучень, найбільш доцільним є співставлення з ними на предмет схожості англомовного словесного елементу знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 - напису зі словосполученням «ІНФОРМАЦІЯ_39».

На стор. 7, 8, 9 Висновку експерта № 115 судовим експертом наводяться ґрунтовні дослідження спорідненості товарів 33 класу МКТП відповідних позначень Позивача та відповідачів, а на стор. 12, 13, 14 даного Висновку - ґрунтовні дослідження порівнюваних позначень за фонетичною (звуковою), графічною (візуальною) та семантичною (смисловою) схожістю, за результатами чого судовий експерт дійшов обґрунтованого висновку про схожість торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» для усіх товарів 33 класу МКТП настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» Позивача та з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 27 грудня 1994 р.

Крім того, на стор. 16-19 Висновку експерта № 115 судовим експертом було ретельно досліджено питання оманливості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6», при якому на стор. 18 Висновку експерта № 115 було, зокрема, вірно відзначено, що відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р., торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 27 грудня 1994 р настільки, що їх можна сплутати.

Поряд з цим, з наданих експерту матеріалів справи вбачається, що знак за свідоцтвом України № НОМЕР_3 отримав реєстрацію на території України з 28.02.1994 р., що більш ніж на дев'ятнадцять років раніше за 10.12.2013 - дату одержання правової охорони знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Як зазначив судовий експерт, приведені обставини обумовлюють те, що при використанні знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 стосовно вказаних у ньому товарів 33 класу МКТП, споріднених з товарами, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвами України № НОМЕР_3, не виключено імовірність виникнення у споживача помилкового враження про походження цих товарів не від власника даного знака, а від особи, яка фактично використовує знак за свідоцтвами України № НОМЕР_3.

Згідно приписів ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Згідно вимог ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України обов'язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до вимог ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Судом встановлено, що Висновок експерта № 115 від 18.12.2017 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст.106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає фактичним даним справи.

Крім того, даний висновок не спростовано відповдіачами по справі.

Отже, оцінюючи матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р., спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за цим свідоцтвом є схожою з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» настільки, що їх можна сплутати; відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р., спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за цим свідоцтвом є схожою з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 27 грудня 1994 р настільки, що їх можна сплутати; спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 червня 2015 р. є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар».

Тому, свідоцтво України № НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним на підставі ст. ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6, пп. «а» п. 1 ст. 19, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки.

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону про товарні знаки при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, підлягають задоволенню також вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

З огляду на викладене вище та приймаючи до уваги те, що саме на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено обов»язок ведення реєстру та внесення до нього змін, а тому вимоги позивача до Державної служби інтелектуальної власності, задоволенню не підлягають.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на них повноважень, не відслідковують порушення прав власників торгівельних марок, суд вважає, що з ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в рівних частинах, підлягають стягненню на користь позивача витрати по сплаті судового збору, тобто по 800,00 грн. з кожного.

Крім того, з ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в рівних частинах, підлягає стягненню на користь держави судовий збір у розмірі 800,00 грн. з кожного.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. ст. 494, 495, 499 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями, ст. 3, ст. 5, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 16, підпунктом "а" п. 1 ст. 19, п. 3 ст. 19, ст. ст. 20, 21, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р., п. 4.3.1.9., абз. 3 п. 4.3.2.4. п. п. 4.2.3.4.-4.3.2.6., 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарі і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, Спільними рекомендаціями відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятими Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р., а також ст.ст.4, 5, 76-81, 89, 102, 133, 141, 259,263-265, 268 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Діаджео Брендз Бі.Ві. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.06.2015 року на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, задовольнити частково.

Визнати свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10.06.2015 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_40" недійсним повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_40" недійсним повністю та та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

В реші позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1) та ОСОБА_2 (проживаючої за адресою: АДРЕСА_2) на користь Діаджео Брендз Бі.Ві. (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди (HL) судовий збір у розмірі 800,00 грн. з кожного.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1) та ОСОБА_2 (проживаючої за адресою: АДРЕСА_2) на користь держави судовий збір у розмірі 800,00 грн. з кожного.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Суддя: