Провадження № 2/760/1312/17
РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі:головуючого судді- Лазаренко В.В.
за участю секретарів - Кучерини Ю.С., Слободянюк А.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві цивільну справу за позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_5, 3-я особа: Підприємство «БІОН» ЛТД ТОВ, про визнання патенту недійсним, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва звернувся ОСОБА_4 з позовними вимогами про визнання патенту недійсним. Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначив, що у 2009 році він отримав дозвільні документи для виробництва сухого пального на основі уротропіну та розпочав його виробництво. У 2011 році рішенням Господарського суду Харківської області були задоволені позовні вимоги ТОВ «БІОН ЛТД», і ФО-П ОСОБА_4 було заборонено виробництво сухого пального, у зв'язку з тим, що існує деклараційний патент на корисну модель НОМЕР_1 «Сухе пальне», що виданий на ім'я ОСОБА_5 Отже, існування деклараційного патенту на корисну модель НОМЕР_1 «Сухе пальне» обмежує права позивача щодо виробництва сухого пального, а сам патент слід визнати недійсним через те, що він не відповідає вимогам патентоздатності: новизні та промисловій придатності.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Співвідповідач по справі ОСОБА_5 та його представник у судовому засіданні заперечували проти задоволення позовних вимог з тих підстав, що безпосередньо ОСОБА_5 не вчиняв дій, які б забороняли позивачу виробляти сухе пальне, а сам патенту на корисну модель НОМЕР_1 «Сухе пальне» відповідає умовам патентоздатності.

Представник співвідповідача по справі Державної служби інтелектуальної власності України просив відмовити позивачу у задоволені позовних вимог та пояснив, що деклараційний патент на корисну модель є різновидом патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Після подання заявки на видачу патенту ОСОБА_5 Державною службою інтелектуальної власності України було проведено перевірку відповідності заявки вимогам ст. 12 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та прийнято рішення про видачу деклараційного патенту. Пізніше, за клопотанням ФОП ОСОБА_4 від 06.04.2012 року Державним підприємством «Український інститут промислової власності», як уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи, було проведено експертизу та встановлено, що корисна модель, на яку видано деклараційний патент України НОМЕР_1 відповідає вимогам патентоздатності.

Представник третьої особи у судовому засіданні заперечувала проти задоволення позову у зв'язку з тим, що виданий патент відповідає вимогам патентоздатності.

Заслухавши пояснення сторін та їх представників, дослідивши письмові докази, висновки експертів, суд вважає, що у задоволені позовних вимог слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що 11.04.2007 року ОСОБА_5 звернувся до Державної служби інтелектуальної власності України із заявкою на видачу патенту на корисну модель НОМЕР_2.

Державна служба інтелектуальної власності України 25.07.2007 року видала ОСОБА_5 патент України НОМЕР_1 на корисну модель «Сухе пальне».

Статтею 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет,

авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Частиною 9 статті 9 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Отже, для прийняття рішення Державною службою інтелектуальної власності України про видачу деклараційного патенту на корисну модель обов'язковою є проведення лише формальної експертизи, у свою чергу, кваліфікаційна експертиза, що встановлює відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, не проводиться.

Враховуючи, що матеріали справи не містять доказів того, що Державна служба інтелектуальної власності України на час прийняття рішення щодо видачі деклараційного патенту на корисну модель НОМЕР_1 «Сухе пальне» ОСОБА_5, порушила вимоги встановлені ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та заявка ОСОБА_5, і додані до неї документи не відповідали вимогам законодавства України, підстав для визнання патенту України на корисну модель НОМЕР_1 «Сухе пальне» на час прийняття рішення щодо видачі деклараційного патенту недійсним не має.

Згідно із частиною 2 статті 33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 2-3, 8 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Як вбачається з повідомлення № 7732/ЗУ/12 від 10.04.2012 року Державного підприємства «Українського інституту промислової власності», наданого до суду представником відповідача, 06.04.2012 року було прийнято клопотання ОСОБА_4 про проведення експертизи запантетованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності заявки на корисну модель НОМЕР_2 «Сухе пальне» ОСОБА_5

За результатами проведеної експертизи, корисна модель, на яку видано деклараційний патент України НОМЕР_1, відповідає умовам патентоздатності, що підтверджується висновком експерта за № 11585/ЗУ/12 від 29.05.2012 року.

Аналогічні висновки експертів Державного підприємства «Українського інституту промислової власності» щодо відповідності корисної моделі «Сухе пальне» за заявкою НОМЕР_2 умовам патентоздатності надані до суду ОСОБА_5 (висновок експертизи щодо умов патентоздатності № 51252 від 10.12.2009 р., висновок експертизи щодо умов патентоздатності № 16872/ЗУ/12).

Позивачем у свою чергу поданий висновок фахівця у галузі інтелектуальної власності ТОВ «Інвента» ОСОБА_6, у відповідності до якого корисна модель «Сухе пальне» за патентом України НОМЕР_1 від 25.07.2007 р. не відповідає умовам надання правової охорони, а саме умовам патентоздатності у розумінні п.2 ст. 7 Закону: новизна та промислова придатність.

До аналогічних висновків прийшли фахівці ТОВ «Патентно-правового агентства «Аргента».

В матеріалах справи є також висновок спеціаліста від 17.07.2015 року та висновок експертного дослідження № 6800 від 10.07.2015 року.

Про те, як вбачається із журналів судових засідань, попередній склад суду не вирішував питання про їх долучення до матеріалів справи, не заявлялись такі клопотання і сторонами. Крім того, вони надійшли до суду у той період коли матеріали справи у 6-ти томах перебували в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз при проведенні комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та були направлені до експертної установи за підписом головуючого по справі.

Враховуючи, що сторонами клопотання про їх доручення не заявлялись та судом, всупереч положенням ст. 168 ЦПК України, ухвала про їх долучення не постановлялась, суд позбавлений можливості давати оцінку висновку спеціаліста від 17.07.2015 року та висновку експертного дослідження № 6800 від 10.07.2015 року як доказам по справі.

Також позивачем подана до суду копія висновку спеціалістів Національного університету цивільного захисту України від 18.01.2012 року, за яким механізм згорання корисної моделі «сухе пальне», який наведено в описі патенту НОМЕР_1 від 25.07.2007 р., не відповідає механізму згорання твердих горючих матеріалів, зокрема матеріалів здатних до сублімації.

Разом з тим, відповідачем по справі ОСОБА_5 у судовому засіданні подана заява про виключення з числа доказів висновку спеціалістів Національного університету цивільного захисту України від 18.01.2012 року з тих підстав, що позивачем та його представником не поданий оригінал даного висновку, який викликає у відповідача сумнів з приводу його достовірності.

Частиною 2 статті 64 ЦПК України встановлено, що, письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.

Судом витребувались від представника позивача оригінал висновку спеціалістів Національного університету цивільного захисту України від 18.01.2012 року, однак його подано не було.

Згідно із листа Національного університету цивільного захисту від 17.08.2016 року за №12/2932 висновок спеціалістів Національного університету цивільного захисту України в установі не реєструвався.

Відповідно до ч 2 статті 185 ЦПК України у разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

За таких обставин, суд не може пересвідчитись у достовірності існуванні висновку, тому виключає із числа доказів копію висновку спеціалістів Національного університету цивільного захисту України від 18.01.2012 року та не досліджує його.

Згідно із висновком експерта № 906 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.01.2014 року, відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки НОМЕР_2 від 11.04.2007 року не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі.

Відповідно до висновку експерта за № 72/14 повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.11.2014 року, відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки № и200704015 від 11.04.2007 року не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне».

Згідно із ч.1 ст. 142 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи, що для вирішення питання щодо відповідності спірного патенту умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання у галузі науки, суд при вирішенні питання щодо відповідності деклараційного патенту України НОМЕР_1 на корисну модель «Сухе пальне» критеріям новизни та промислової придатності приймає до уваги саме висновки експертів, які під час проведення судових експертиз прийшли до висновків, що відомості, які містяться в матеріалах справи, не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне».

Ці висновки експертів повністю спростовують висновки фахівців у галузі інтелектуальної власності ТОВ «Інвента» та ТОВ «Патентно-правового агентства «Аргента», у зв'язку з чим, останні, судом до уваги не приймаються.

Разом з тим, судом була також призначена комплексна судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності за результатами якої було складено висновок експертів від 11.07.2016 року № 6077/15-53/6078/15-34 за результатами проведення експертизи (дослідження) у сфері інтелектуальної власності та дослідження речовин хімічних виробництв.

Згідно із висновками експертів корисна модель «Сухе пальне» за патентом України на корисну модель НОМЕР_1 від 25.07.2007 року, не відповідає критерію «промислова придатність», в матеріалах справи, наявні відомості, що спростовують критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України НОМЕР_1. Надати висновок на питання ухвали «Чи спростовують критерії новизни корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки НОМЕР_2 від 11.04.2007 року - не видається можливим.

Про те, суд вважає даний висновок експертів недопустимим доказом, як такий, що одержаний з порушенням порядку встановленого законом.

Відповідно до п.п. 3.1-3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін'юсту України від 08.01.1998 № 53/5 (на далі - Інструкція), експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.

До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Так, як вбачається із дослідницької частині висновку експертів, експерти приймають до уваги та посилаються на висновок спеціалістів Національного університету цивільного захисту України від 18.01.2012 року (арк. 10 висновку), який судом виключено із числа доказів з підстав зазначених вище та на висновок спеціаліста від 17.07.2015 року і висновок експертного дослідження № 6800 від 10.07.2015 року (арк. 12 висновку), які не долучались судом до матеріалів цивільної справи. Тому обґрунтування експертами своїх висновків на підставі документів, які виключені із числа доказів судом та документів, які не були частиною матеріалів цивільної справи не може вважатися правомірним.

Серед шести питань які були поставлені судом на вирішення експертів перші два питання: «1) Чи спростовують критерії новизни корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки НОМЕР_2 від 11.04.2007 року? 2) Чи спростовують критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи?» вже вирішувались попередніми експертами, які прийшли до протилежних висновків.

Згідно із п. 4.15 Інструкції, у дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

Про те, експерти, у порушення вимог п. 4.15 Інструкції, не вказали причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз.

У вступній частині висновку експертів від 11.07.2016 року № 6077/15-53/6078/15-34 зазначено, що 19.05.2015 року на адресу суду було направлено клопотання судового експерта про надання належним чином завірених копій документів - чотирьох технічних умов «Горючее сухое» і одного ГОСТу «Уротропин технический», однак на адресу КНДІСЕ надійшов тільки один ГОСТ 1381-73 «Уротропин технический», у свою чергу витребуванні експертом додаткові матеріали - чотири технічні умови на «Сухое горюче» для проведення експертизи не надходили.

Пунктом 1.13. Інструкції встановлено, що у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об'єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Згідно із п. 4.11. Інструкції, якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але протягом сорока п'яти календарних днів не отримав відповіді, він письмово повідомляє орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість надання висновку.

Отже, експерти зобов'язані були повідомити суд про неможливість надання висновку та повернути матеріали.

З цих підстав, суд приходить до висновку, що висновок експертів від 11.07.2016 року № 6077/15-53/6078/15-34 за результатами проведення експертизи (дослідження) у сфері інтелектуальної власності та дослідження речовин хімічних виробництв, одержано з порушенням порядку, встановленого законом, тому є недопустимим.

За таких обставин, суд відмовляє у задоволені позовних з підстав їх недоведеності.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат суд керуються положеннями частини 1 статті 88 ЦПК України та стягує з позивача на користь співвідповідача ОСОБА_5 документально підтвердженні судові витрати.

Частиною 3 статті 79 ЦПК України, передбачено, що до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать витрати на правову допомогу; витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду.

ОСОБА_5 подано до суду договір про надання юридичних послуг від 04.03.2013 року із адвокатом Окарою Іриною Леонідівною, квитанцію від 04.03.2013 року про отримання адвокатом оплати у розмірі 7 500,00 грн. та акт наданих юридичних послуг від 30.12.2014 року.

Крім того, для підтвердження витрат ОСОБА_5 та його представників, що пов'язані з явкою до суду, співвідповідачем надано суду договір про надання юридичних послуг від 01.09.2016 року, укладеним із представником ОСОБА_8 та копії проїзних документів на потяги сполученням «Харків-Київ» та «Київ-Харків» у дні проведення судових засідань по даній цивільній справі.

Таким чином, з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 підлягають стягненню витрати на правову допомогу у розмірі 7 500,00 грн. та витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду у розмірі 22 377,08 грн.

Сплачений позивачем судовий збір зарахувати в дохід держави.

Витрати пов'язані із проведенням судових експертиз покласти на позивача.

Витрати понесені представником третьої особи стягненню з позивача не підлягають, у зв'язку з тим, що відповідно до положень ст.ст. 79-89 ЦПК України розподілу підлягають судові витрати понесені тільки сторонами.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 10-11, 57-60, 88, 208-209, 212-215 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_5, 3-я особа Підприємство «БІОН» ЛТД ТОВ, про визнання патенту недійсним - відмовити.

Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 судові витрати, в тому числі, витрати на право допомогу у розмірі 7500,00 грн., витрати пов'язані з явкою до суду у загальному розмірі 22377,08 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня його проголошення.

Особи, які приймали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя