Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Висоцької В.С.,

суддів: Гримич М.К., Євтушенко О.І.,

Кафідової О.В., Фаловської І.М.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком», ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, за касаційною скаргою представника ОСОБА_3 - ОСОБА_5 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 16 вересня 2016 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 16 січня 2017 року,

в с т а н о в и л а:

У березні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» (далі - ТОВ «ОмніФарма Київ»)звернулося до суду з указаним позовом, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що воно є підприємством, предметом діяльності якого є виробництво та реалізація дієтичної добавки ентеросорбенту під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»). На підставі ліцензійних договорів від 26 серпня 2010 року та від 01 вересня 2008 року, укладених з ОСОБА_6, позивач має виключне право на використання знаків «ІНФОРМАЦІЯ_1» та за свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, а також право на заборону використовувати зазначені знаки іншими особами. 15 липня 2011 рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було визнано добре відомим в Україні знаком позивача станом на 01 січня 2011 року. Використання відповідачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, зокрема, використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП, яке на думку позивача є схожим до ступеню сплутування з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», може ввести в оману споживачів щодо особи позивача, а отже є порушенням прав інтелектуальної власності останнього. Власниками позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, при цьому заявка ними була подана 15 січня 2014 року, тобто після реєстрації та визнання добре відомих знаків, що використовуються позивачем.

Враховуючи викладене, ТОВ «ОмніФарма Київ» просило суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»; зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» (далі - ТОВ ВТФ «Фармаком») припинити порушення виключних прав ТОВ «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2, та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 16 вересня 2016 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 16 січня 2017 року, позов задоволено. Визнано повністю недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2». Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - «Промислова власність». Зобов'язано ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТРЕЙДІНГ СЕРВІС сполка з о.о. припинити порушення виключних прав ТОВ «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_3 - ОСОБА_5, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати вказані судові рішення та ухвалити нове рішення, яким закрити провадження в частині вимог до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ ВТФ «Фармаком», ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о., а також відмовити у задоволенні позову в частині вимог до ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв'язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року (далі - ЦПК України).

Касаційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що вирішення даної справи вплине на права та обов'язки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Разом з тим, торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не відповідає умовам надання правової охорони щодо переліку товарів 5 класу МКТП, для яких дана торговельна марка зареєстрована. Відповідачі порушують права інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2. Крім того, існує ймовірність передання виключних або невиключних майнових прав зі сторони ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. на спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 третім особам за ліцензійними угодами, що є також використанням знака.

Проте з такими висновками суду апеляційної інстанції погодитися не можна з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно з законом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Апеляційний суд перевіряє законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції (ч. 1 ст. 303 ЦПК України).

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 307 ЦПК України, має право скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити рішення по суті позовних вимог.

Таким вимогам закону судове рішення апеляційного суду не відповідає.

Судами встановлено, що на підставі ліцензійного договору від 01 вересня 2008 позивач має виключне право на використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2, що подано на реєстрацію за заявкою № т2007 18126 від 24 жовтня 2007 відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки». Дані про державну реєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було опубліковано в офіційному бюлетені № 12 від 25 червня 2008 року. Відповідно до п. 5 цього ліцензійного договору позивач має право на заборону використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 іншим особам.

Також, відповідно до ліцензійного договору від 26 липня 2010 року позивач має виключне право на використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, що подано на реєстрацію за заявкою № т2008 19350 від 27 жовтня 2008 року відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки». Дані про державну реєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було опубліковано в офіційному бюлетені № 14 від 26 липня 2010 року. Відповідно до п. 5 цього ліцензійного договору позивач має право на заборону використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 іншим особам.

Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 липня 2011 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було визнано добре відомим в Україні знаком, станом на 01 січня 2011 року для наступних товарів 05 класу МКТП: «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)», як таке, що використовується позивачем.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 15 січня 2014 року було подано заявку № m2014 00410 на реєстрацію в Україні словесної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; вітамінні препарати; вугілля деревне на фармацевтичні потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; ліки ветеринарні; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); лікувальний чай; продукти для дитячого харчування; проносні засоби (проносники); препарати з мікроелементами для людей і тварин; ферментні препарати на ветеринарні потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки».

Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) зареєстровано торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», видано свідоцтво № НОМЕР_3 та здійснено публікацію про це в офіційному бюлетені № 13 10 липня 2014 року.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 25 березня 2016 року були передані майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. (ул. П. Вішнєвского, 1/26, 85-796 Бидгощ, Польща (PL).

ТОВ «ОмніФарма Київ» є підприємством, предметом діяльності якого, зокрема, є виробництво та реалізація дієтичної добавки (ентеросорбенту) під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»). Дієтичну добавку «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1») було створено у 2008 році.

ТОВ ВТФ «Фармаком» виробляє та вводить у цивільний обіг на території України дієтичну добавку «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2»).

ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. на час ухвалення рішення судом першої інстанції, є власником об'єкта інтелектуальної власності - знака для товарів і послуг № НОМЕР_3.

Відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 1035 від 22 лютого 2016 року, складеного атестованим судовим експертом ОСОБА_7: знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_2, настільки, що його можна сплутати; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_1, настільки, що його можна сплутати; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що його можна сплутати; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме щодо ТОВ «ОмніФарма Київ».

Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг з 25 березня 2016 року майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 були передані ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о.

Пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 15 ЦПК України встановлено, що суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 1, статей 2, 12 ГПК України справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у яких сторонами є юридичні особи, розглядаються господарськими судами.

Відповідно до ст. 16 ЦПК України не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Розгляд справ між юридичними особами віднесено до компетенції господарського суду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Оскільки не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства.

Перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у місцевому суді, суд апеляційної інстанції у порушення вимог статей 213, 214, 303, 304 ЦПК України на вищенаведені положення закону та обставини справи уваги не звернув, безпідставно вирішив спір, що виник між юридичними особами і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, розглянув його разом із вимогами, які вирішуються в порядку цивільного судочинства.

Разом з тим, апеляційний судом залишено поза увагою, що звертаючись до суду з даним позовом ТОВ «ОмніФарма Київ» не було заявлено вимог до фізичних осіб: ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а матеріали справи не містять належних та допустимих доказів використання ними спірної торговельної марки, проте останні були залучені до участі у справі в якості відповідачів.

За таких обставин ухвала суду апеляційної інстанції не може вважатись законною і обґрунтованою та в силу ст. 342 ЦПК України підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до апеляційного суду.

Керуючись статтями 336, 337 342, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу представника ОСОБА_3 - ОСОБА_5 задовольнити частково.

Ухвалу апеляційного суду м. Києва від 16 січня 2017 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий В.С. Висоцька

Судді: М.К. Гримич

О.І.Євтушенко

О.В.Кафідова

І.М. Фаловська