Справа № 161/5048/16-ц
Провадження № 2/161/498/17
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2017 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Олексюка А.В.,

при секретарі Шолом С.І.,

за участю представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку в режимі відеоконференції з Окружним адміністративним судом м. Києва цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Міжрегіональні ресурси» до ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державна служба інтелектуальної власності України про визнання недійсним повністю Свідоцтва України про знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И В :

ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_4, про визнання недійсним повністю Свідоцтва України про знак для товарів і послуг.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 10.07.2014 року Державною службою інтелектуальної власності України на підставі рішення про реєстрацію знака № 22220/3 від 18.06.2014 року за заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № m201313201 від 25.07.2013 року, видано Свідоцтво України № 188413 на знак для товарів і послуг «Етнос Полісся Оригінальна». Власником даного свідоцтва є відповідач ОСОБА_4

Згідно свідоцтва України на знак товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013 року, виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою № m201308156 від 08.05.2013 року, надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню «НОВЕ ПОЛІССЯ». Право власності на зареєстрований знак належить ОСОБА_5, який відповідно до ліцензійного договору № 1-12/15 від 31.1.22015 року укладеного з ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» передав останньому право на використання (виключну ліцензію) зареєстрованого знака при замовленні виробництва та продажу товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Крім того, вказує, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.08.2014 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2015 року, в справі за позовом ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи: ОСОБА_6, ОСОБА_7, визнано протиправним та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 22220/3 від 18.06.2014 року. Даними рішеннями на підставі досліджених доказів та висновку судової експертизи було встановлено схожість до ступення змішування (сплутування) знака для товарів і послуг з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 188413 з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728, ліцензію на який придбав позивач.

Позивач вважає, що Свідоцтво України № 188413 від 10.07.2014 року підлягає визнанню недійсним, оскільки знак для товарів і послуг за даним Свідоцтвом України не відповідає умовам надання правової охорони.

Просить суд визнати повністю недійсним Свідоцтво України № 188413 від 10.07.2014 року на знак для товарів і послуг «Етнос Полісся Оригінальна» та стягнути з відповідача в його користь понесені судові витрати по справі.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 10.02.2017 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державну службу інтелектуальної власності України.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 підтримав позовну заяву, з підстав в ній зазначених. Просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_2 в судовому засіданні позов не визнав. Просив суд відмовити в задоволенні позову, з підстав викладених в письмових запереченнях.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державної служби інтелектуальної власності України ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення позову.

Заслухавши пояснення представників сторін, експертів ОСОБА_8, ОСОБА_9, дослідивши письмові докази у справі, суд приходить до висновку, що позов підставний та підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1,3 статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Частиною 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до положень статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно свідоцтва України на знак товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013 року, виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою № m201308156 від 08.05.2013 року, надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню «НОВЕ ПОЛІССЯ» (а.с. 4 том 1).

Майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку, яка охороняється на території України на підставі даного свідоцтва, володіє ОСОБА_5 (а.с. 5 том 1).

Відповідно до ліцензійного договору № 1-12/15 від 31.12.2015 року та договору № 1-30/16 від 30.12.2016 року, укладених між ОСОБА_5 та ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси», останньому передано право на використання (виключну ліцензію) зареєстрованого знака при замовленні виробництва та продажу товарів, а саме: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперетиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; мятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні перегінні; напої змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої), слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (а.с. 7, 227 том 1).

Згідно п. 1.3 даного договору ліцензіат є ексклюзивним дистрибютором продукції, позначеної знаком для товарів і послуг «НОВЕ ПОЛІССЯ» (Свідоцтво України № 179728) на території України (а.с. 7 том 1).

Також судом встановлено, що 10.07.2014 року Державною службою інтелектуальної власності України на підставі рішення про реєстрацію знака № 22220/3 від 18.06.2014 року за заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № m201313201 від 25.07.2013 року, видано Свідоцтво України № 188413 на знак для товарів і послуг «Етнос Полісся Оригінальна», який зареєстровано на імя ОСОБА_4 (а.с. 24 том 1).

На підставі ліцензійного договору від 25.11.2015 року, укладеного між ОСОБА_4 та ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман», останньому ліцензіаром надано невиключну ліцензію (невиключні права) на використання Торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві (а.с. 51, 52 том 1).

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого.

Відповідно п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.08.2014 року в справі за позовом ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи: ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання протиправним та скасування рішень, визнано протиправним та та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 22220/3 від 18.06.2014 року (а.с. 9, 10 том 1).

Дана постанова залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2015 року (а.с. 11, 12 том 1).

Відповідно до ч. 3 ст. 61 ЦПК України передбачено, обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

В ході розгляду Київським апеляційним адміністративним судом справи за позовом ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи: ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання протиправним та скасування рішень, судом було призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, згідно висновку якої за № 1012 від 06.02.2015 року позначення за заявкою № m201313201 є схожим до ступення змішування (сплутування) з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 179728 стосовно товарів 33 класу МКТП одночасно свідчить про те, що використання позначення за заявкою № m201313201 стосовно товарів 33 класу МКТП може ввести споживача у оману щодо виробника цих товарів, тобто покупцем (споживачем) можуть бути сплутані товари двох різних виробників (а.с. 12 том 1).

Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Частиною 1 статті 143 ЦПК України передбачає, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Відповідно до ч. 6 ст. 147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст. 212 ЦПК України. А в силу ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» при дослідженні висновку експерта суди повинні виходити з того, що згідно зі ст. 62 ЦПК висновок експерта не має наперед встановленої сили та переваги над іншими джерелами доказів, підлягає перевірці й оцінці за внутрішнім переконанням суду, яке має грунтуватися на всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх обставин справи у сукупності.

Крім того, згідно п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з'ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об'єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обгрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Ухвалою суду від 23.06.2016 року в даній цивільній справі було призначено експертизу обєктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_6 правових наук України.

Згідно висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власносності № 1113 від 11.08.2016 року, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188413 від 10.12.2013 року не є схожим на стільки, що його можна спулутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179728 від 10.07.2014 року (а.с. 65-86 том 1).

З наявних в матеріалах справи висновків судових експертиз обєктів інтелектуальної власності проведеній у даній цивільній справі № 1113 від 11.08.2016 року та проведеній у господарській справі № 903/437/14 від 19.03.2015 року (а.с. 118-125 том 1), останній з яких був взятий за основу при постановленні ухвали Київським апеляційним адміністративним судом від 05.03.2015 року вбачається, що експертами однієї ж установи (Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України - далі НДІІВ НАПН України) при дослідженні питання схожості одних і тих же знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України № 188413 від 10.07.2014 року та № 179728 від 10.12.2013 року прийшли до різних висновків, що свідчить про неузгодженість висновку № 1113 від 11.08.2016 року з іншими матеріалами справи.

Враховуючи, що висновок НДІІВ НАПН України № 1113 від 11.08.2016 року суперечив іншим матеріалам справи, зокрема, висновку НДІІВ НАПН України № 903/437/14 від 19.03.2015 року, - ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.09.2017 року було призначено повторну судову експертизу обєктів права інтелектуальної влансоті, проведення якої доручено Львівському НДІ судових експертиз.

Згідно висновку комісії судових експертів Львівського НДІ судових експертиз № 4935 за результатами повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 24.10.2016 року, знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 188413 від 10.07.2014 року є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 року настільки, що їх можна сплутати (а.с. 174 182).

Здійснивши перевірку експертного висновку № 4935 від 24.10.2016 року, суд погоджується з висновками комісії судових експертів, що суттєвими в даному випадку є збіги домінуючих елементів знаків для товарів для товарів і послуг за свідоцтвами України № 188413 від 10.07.2014 року та № 179728 від 10.12.2013 року, якими є словесні елементи, відповідно «ПОЛІССЯ» та «НОВЕ ПОЛІССЯ». Вказані домінуючі елементи збігаються за більшістю фонетичних, графічних та семантичних ознак. Суттєвими є також збіги таких ознак, як загальний світло-коричневий колір фону, наявність овалу у вигляді медальйону, дрібних елементів у межах овалу, полос у вигляді рамок, які перекривають овал в нижній частині, графічне вирішення оформлення домінуючих словесних елементів (використана комбінація кольорів, розміщення елементів у межах полоси). Змішування позначень, що являють собою етикетки, виникає тільки чи головним чином в результаті використання кольорів та/або графічних елементів, які тотожні чи дуже схожі з такими елементами на етикетці конкурента, та що у комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, як правило, як правило основним є словесний елемент, оскільки він легше запямятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Отже, оцінивши вказаний висновок судової експертизи, у сукупності з наявними матеріалами справи, суд вважає доведеним факт схожості зареєстрованого за відповідачем знаку для товарів і послуг настільки, що його можна сплутати із знаком зареєстрованим за позивачем.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Пунктом а ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлюється, що однією з підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково є невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За наведених обставин, навність такої умови як схожість настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, дає підстави вважати, що оспорювань свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Всупереч вказаній нормі та положенням ст. 60 ч. 1 ЦПК України представником відповідача не було надано належних і допустимих доказів на спростування заявлених позовних вимог.

Таким чином, зважаючи на невідповідності умовам надання правової охорони, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4, свідоцтва України №188413 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Етнос Полісся Оригінальна», суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та наявність підстав для визнання повністю недійсним вказаного свідоцтва.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Таким чином, суд вважає, що з відповідача на користь позивача слід стягнути витрати по сплаті судового збору у розмірі 1378, 00 грн.

Керуючись ст.ст. 386, 426, 432, 492-495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3-4, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати Свідоцтво України № 188413 на знак для товарів і послуг «Етнос Полісся Оригінальна» повністю недійсним.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Міжрегіональні ресурси» понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі - 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) гривень.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк