Провадження №2/760/747/17
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Коробенка С.В.

при секретарі Семененко А.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» за участю третьої особи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_2,

В С Т А Н О В И В :

Позивачі звернулися до суду з позовом до відповідачів та просили:

1. Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, власниками якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» і Діандра Інтерпрайзіс Лімітед та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг України про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3 і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

2. Визнати незаконним і скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201511432 та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України не вносити до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг України відомості про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою № m 201511432, а також не здійснювати відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201412533 таким, що не відповідає умовам надання правової охорони та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533.

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» та Діандра Інтерпрайзіс Лімітед використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» для товарів 03, 05 класів МКТП, призначених проти лупи.

5. Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» для товарів 03, 05 класів МКТП, призначених проти лупи.

6. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» для товарів 03, 05 класів МКТП, призначених проти лупи.

Позивачі, при звернені до суду, посилалися на ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою свідоцтво може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Позивачі вважають, що знаки за спірними свідоцтвами та заявками підпадають під дію абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Причому така можливість введення в оману щодо особи виробника на думку позивачів обумовлена схожістю словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_4», що разом або окремо входять до складу знаків та позначень за оспорюваними свідоцтвами, заявками та пакуванням шампунів проти лупи, до ступеню сплутування зі знаками позивачів: "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1, "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України НОМЕР_2 та добре відомим знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1". Також позивачі посилалися на приписи ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Також позивачі звертають увагу, що ними були придбані в роздрібній торговельній мережі відповідача-5 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» шампуні від лупи, виробництва відповідача-4 Приватного підприємства "Фармацевтична фабрика "Науково-виробниче об'єднання "Ельфа'' на замовлення відповідача-2, на футлярі та етикетці пакуванні якого, а також на листі-вкладишу, вкладеному у футляр, нанесені словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», через використання яких споживачі можуть бути введені в оману щодо особи виробника вказаних товарів.

В обґрунтування своїх вимог позивачі зазначають, що ТОВ «Амальгама Люкс» у продовж значного часу виробляє та вводить у цивільний обіг на територіях України, Євросоюзу та країн СНД товари проти лупи під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме пасти, шампуні, креми, масла, які широко рекламуються та представлені в торговельних мережах. На ім'я позивачів зареєстрована група знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 з пріоритетом від 20.12.2001 на словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого, зокрема, для переліку товарів проти лупи 03 класу МКТП та за свідоцтвом України НОМЕР_2 з пріоритетом від 20.12.2012 на словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого для повного переліку товарів 03 класу МКТП.

Крім того, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 09.12.2008 знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було визнано добре відомим знаком позивача-1 в Україні станом на 01.01.2006 відносно товарів 03 класу МКТП: «косметично-профілактичні засоби від лупи» та 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати та лікувальні засоби проти себореї та лупи».

26 листопада 2015 року через канцелярію суду від представника позивачів надійшла заява про часткову зміну предмету позову і про залучення співвідповідачів, в якій зазначено, що відповідачем-2 ТОВ «Фарма Груп Україна» та відповідачем-3 Діандра Інтерпрайзіс Лімітед були передані права заявників за оскаржуваною заявкою №m201511432 від 16.07.2015 Товариству з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна». Крім того, за оскаржуваною заявкою № m201511432 від 16.07.2015 року відповідачем-1 Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та видано на ім'я ТОВ «Дрогері Україна» свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015. З зазначених підстав позивачі вважали за необхідне залучити до участі у справі ТОВ «Дрогері Україна» у якості співвідповідача-6 та з метою припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності позивачів на торговельні марки зобов'язати відповідача-6 припинити порушення виключних прав інтелектуальної власності на знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України НОМЕР_1, добре відомий знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" та знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України НОМЕР_2 шляхом заборони ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Також позивачі зазначили, що відповідач-2 подав заявку №m201508643 від 11.06.2015 на реєстрацію словесного знака «ІНФОРМАЦІЯ_5» для товару 03 класу МКТП «шампуні», в якому словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2» займає сильне положення та є тотожним знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом позивачів НОМЕР_2, а також повністю входить в зображення добре відомого знака позивача-1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», в зв'язку з чим заявлене позначення за заявкою № m 201508643 від 11.06.2015 також може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари.

Як підсумок, позивачі просили суд залучити до участі у даній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» в якості співвідповідача-6, а також розглянути позовні вимоги у наступній редакції:

1. Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Код ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг України щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3 від 27.04.2015 і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Код ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг України щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 від 10.11.2015 і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201412533 від 04.09.2014 таким, що не відповідає умовам надання правової охорони та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Код ) не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014.

4. Визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201508643 від 11.06.2015 таким, що не відповідає умовам надання правової охорони та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Код ) не здійснювати дії стосовно державної реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 201508643 від 11.06.2015.

5. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

6. Заборонити Діандра Інтерпрайзіс Лімітед (номер компанії: HE 317832) використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

7. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

8. Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

9. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Під час судового засідання 14 грудня 2015 року за клопотанням представника позивача було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

09 вересня 2016 через відділ діловодства суду надійшли матеріали даної цивільної справи разом із Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №9/2016 від 08.09.2016, відповідно до якого судовий експерт дійшов наступних висновків:

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» утворюють серію знаків для товарів та послуг такого виробника, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою на знак для товарів і послуг №m201412533 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» за заявкою на знак для товарів і послуг №m201508643 внаслідок його використання може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що містяться на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для нормального та сухого волосся, зображення яких містяться в матеріалах справи №760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

- Використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що містяться на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для жирного волосся, зображення яких містяться в матеріалах справи №760/20696/15-ц, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».

06 грудня 2016 року, до початку розгляду судом даної справи по суті, через відділ діловодства суду представник позивачів подав заяву про збільшення позовних вимог та викладення їх у новій редакції, обґрунтовуючи це тим, що відповідач-1 прийняв та затвердив рішення вих. № 85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m201412533, яке за переконанням позивачів не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 - 3 ч. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Враховуючи незгоду позивачів з вищезазначеним рішенням, позовні вимоги були викладені ними у новій редакції:

1. Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m201412533 від 04.09.2014.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201508643 від 11.06.2015 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

6. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фарма Груп Експорт» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

7. Заборонити Діандра Інтерпрайзіс Лімітед (номер компанії: HE 317832) використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

8. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

9. Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

10. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Представник відповідача-1 в судовому засіданні надав письмове заперечення проти позову і просив у позові відмовити, оскільки всі рішення Держслужби щодо оспорюваних знаків прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому є законними та обґрунтованими. В свою чергу, зазначив, що вимоги позивачів зобов'язати Держслужбу відхилити реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками №№ m201412533, m201508643 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП є формою втручання в дискреційні повноваження Держслужби, а тому не підлягають задоволенню.

Представники відповідачів 1, 2, 4, 6 в судовому засіданні надали пояснення та просили у позові відмовити повністю, посилаючись на необгрунтованість вимог Позивачів. Крім того, просили суд також віднеститсь критично до висновку проведеної у справі судової експертизи, оскільки вона проведена з численним порушеннями як процесуальними, так і методологічними, що виключає можливість визнання її належнимта допустимим доказом усправі.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши і оцінивши всі докази справи, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.04.2015 відповідач-1 зареєстрував на ім'я ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанію «Діандра Інтерпрайзіс Лізітед» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 (заявка №m201415657 від 04.11.2014) для товару 33 класу МКТП: «шампуні від лупи», що підтверджено бібліографічними даними цього свідоцтва та матеріалами відповідної заявки.

Також 10.11.2015 відповідач-1 зареєстрував на ім'я ТОВ «Дрогері Україна» комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 (заявка №m201511432 від 16.07.2015) для товару 33 класу МКТП: «шампуні від лупи», що підтверджено бібліографічними даними цього свідоцтва та матеріалами відповідної заявки.

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» та компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лізітед» подано заявку №m201412533 від 04.09.2014 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» для повного переліку товарів 03 класу МКТП, що підтверджено матеріалами відповідної заявки.

Держслужба 14.11.2016 прийняла рішення вих. № 85339/ЗМ/16 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m201412533 від 04.09.2014.

Від імені ТОВ «Фарма Груп Експорт» подано заявку №m2015 08643 від 11.06.2015 року на реєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» для товару 03 класу МКТП: «шампуні», що підтверджено матеріалами відповідної заявки.

Держслужба 18.04.2016 прийняла рішення вих. № 4764 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою №m2015 08643 від 11.06.2015.

Приватне підприємство "Фармацевтична фабрика "Науково-виробниче об'єднання "Ельфа'' на замовлення ТОВ «Фарма Груп Експорт» виробляє шампуні від лупи, на футлярі та етикетці пакування якого, а також на листі-вкладишу, вкладеному у футляр, використовуються словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що не заперечується вказаними сторонами та підтверджено інформацією, яка міститься на футлярах таких шампунів.

Зазначені шампуні від лупи розповсюджуються, зокрема, в роздрібній торговельній мережі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», що не заперечується вказаною стороною та підтверджено фіскальним чеком.

ТОВ «Дрогері Україна» зазначено на веб-сайті http://drogerie.trade/ в якості офіційного представника ТОВ «Фарма Груп Експорт» на територіях України, Росії, Білорусії та Казахстану. Також із розміщеної на вказаному веб-сайті інформації вбачається, що ТОВ «Дрогері Україна» та ТОВ «Фарма Груп Експорт» входять до групи компаній «Дрогері», яка є офіційним дистриб'ютором, зокрема, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3». На вказаному веб-сайті рекламуються та пропонуються до продажу шампуні проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для сухого і нормального та жирного волосся, а також наведені реквізити юридичної особи ТОВ «Дрогері Україна», що підтверджено Експертним висновком Центра компетенції УЦПНА за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет від 20.02.2017 № 13/2017-ЕВ-ЦК.

Доменне ім'я «drogerie.trade» належить ТОВ «Фарма Груп Експорт», що підтверджено довідкою Центра компетенції УЦПНА від 20.02.2017 №24/2017-ДР-ЦК з відомостями про реєстранта доменного імені «drogerie.trade».

Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В силу абз. 5 п. 2 ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пп. Ґ) п. 4.3.1.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (Правила), затверджених наказом Держпатенту України N 116 від 28.07.95 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту N 72 від 20.08.97 та Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 від 14.06.2011) при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону (3689-12), встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 4.3.1.10. Правил передбачено, що у разі висновку про неможливість реєстрації заявленого позначення як знака для товарів і/або послуг у зв'язку з наявністю підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 4.3.1.3 а), б), в), г), ґ) Правил, заявка підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.

Крім того, в силу абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Також у відповідності до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Окрім того, ст. 3 Закону визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким міжнародним договором України в розумінні ст. 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883, участь України в якій підтверджена в серпні 1992 (Паризька конвенція).

В силу ст. 6 bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

У відповідності до п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Причому, згідно з п. 4 ст. 25 цього Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

В силу п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абз. 5 п. 5 ст. 16 цього Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

В конструкції зазначеної норми Закону, в зв'язку із використанням законодавцем сполучника «або», наведені правові підстави для заборони іншим особам з боку власників свідоцтв використовувати позначення, які є схожими із зареєстрованими знаками, є самостійними і незалежними одна від іншої, а тому фактичні обставини щодо кожної із наведених підстав можуть бути заявлені і повинні доводитись окремо.

В зв'язку із зазначеним, суд не може погодитись з позицією відповідача-6, що можливість введення в оману щодо особи виробника не може бути використана як самостійна підстава для захисту прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. На відміну від оманливих позначень, позначення, що можуть ввести в оману щодо особи виробника, зокрема у зв'язку із використанням у їх складі позначень, схожих із зареєстрованим знаком іншого виробника, можуть завдати шкоди не тільки інтересам суспільства, а і інтересам такого виробника - власника свідоцтва. Саме тому абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону передбачає таку самостійну підставу для заборони використання схожого із зареєстрованим знаком позначення, як можливість ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

З наведених підстав суд відхиляє наданий представником відповідача-6 Науковий висновок щодо оманливості як підстави для відмови в правовій охороні торговельній марці від 10.01.2017 як такий, що суперечить названій нормі Закону.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності, судом за клопотанням позивачів було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Пейкрішвілі М.Ш.

Відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього Кодексу.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Судом встановлено, що наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9/2016 від 08.09.2016 містять докладний опис проведених досліджень та є обґрунтованими і чіткими з питань, що мають значення для встановлення обставин цієї справи, зокрема щодо:

- можливості комбінованих знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_4, внаслідок їх використання вводити в оману щодо особи виробника товарів - ТОВ «Амальгама Люкс»;

- можливості позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_5» за заявками №№ m201412533, m201508643 вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгами Люкс»;

- можливості введення в оману споживачів щодо особи виробника товарів - ТОВ «Амальгами Люкс» при використанні словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що містяться на пакуванні, а також на листі-вкладиші шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для нормального і сухого, та жирного волосся, зображення яких містяться в матеріалах справи №760/20696/15-ц.

Оцінивши наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №9/2016 від 08.09.2016 року за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про неповноту, необґрунтованість чи неправильність цих висновків.

Встановлюючи, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» утворюють серію знаків для товарів і послуг такого виробника, як ТОВ «Амальгама Люкс», судовий експерт керувався методичними підходами відповідно до спеціальної літератури в сфері інтелектуальної власності. Тому суд не може погодитись із твердженнями відповідачів 2 та 6, що експерт надав відповідь на суттєво правове питання.

Також суд бере до уваги, що співвласником свідоцтв України НОМЕР_1, НОМЕР_2 разом із ТОВ «Амальгама Люкс» є також і ОСОБА_1, який як співвласник зазначених свідоцтв має право звертатися до суду за захистом своїх порушених прав. Окрім того, як генеральний директор і один із засновників цього підприємства, як це вбачається із довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Статуту ТОВ «Амальгама Люкс», він прямо зацікавлений у результатах його господарської діяльності, яким на думку позивачів завдається шкода з боку відповідачів у зв'язку із реєстрацією та використанням спірних позначень. Таким чином, як підстави позову, так і вимоги обох позивачів у даній справі є спільними та пов'язаними.

При виборі певних методик для проведення дослідження судовий експерт правильно керувався абз. 2 п. 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), відповідно до якого визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Експертом в рамках проведеного дослідження було застосовано підхід щодо можливості введення в оману при використанні спірних позначень стосовно особи виробника через встановлену експертом схожість до ступеню сплутування словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що входять до їх складу, зі знаками позивачів.

Зокрема, експерт підкреслив, що у складі комбінованих знаків основними елементами є словесні елементи, оскільки вони легше запам'ятовуються, ніж зображувальні, і саме на них акцентується увага споживача при сприйнятті таких знаків. Отже, якщо при порівнянні словесного знака із словесними елементами комбінованого знака буде встановлена їх тотожність або схожість, то такі знаки слід визнати в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати.

Також судовим експертом щодо досліджуваних спірних позначень було встановлено, що словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» у складі таких позначень не є такими, що займають периферійне (другорядне) становище, що додатково підтверджує правильність обраного судовим експертом підходу, оскільки увага споживача, в такому випадку, акцентується на зазначених словесних елементах при сприйнятті спірних позначень в цілому.

Обраний експертом підхід відповідає і п. 4.3.2.6. та п. 4.3.2.8. Правил, відповідно до яких словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи; комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

З огляду на те, що протиставлені знаки позивачів є словесними, експерт цілком обґрунтовано порівнював їх зі спірними словесними позначеннями, а також із словесними позначеннями, що входять до складу спірних комбінованих позначень.

Встановлюючи схожість словесних позначень судовий експерт правильно виходів із загального підходу, визначеного в п. 4.3.2.6. Правил, враховуючи звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість.

Суд переконаний, що оскільки в силу абз. 4 ст. 1 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, використання одними особами в складі словесних та комбінованих позначень знаків чи позначень, схожих зі знаками інших осіб, не сприяє вирізненню споріднених товарів і послуг, а навпаки призводить до плутанини, наслідком якої може бути введення в оману щодо особи виробника.

Тому суд погоджується з обраним судовим експертом методичним підходом щодо встановлення можливості введення в оману стосовно особи виробника, відповідно до якого позначення визначається таким, що вводить в оману, якщо таким, що вводить в оману, є хоча б один із його елементів.

Визначаючи однорідність (спорідненість) товарів, судовий експерт правильно виходив із загального підходу, визначеного п. 4.3.2.5. Правил, зокрема, враховував, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Також судовим експертом при порівняні та встановлені спорідненості товарів 03 класу МКТП за заявкою №m201412533 з товарами, для яких зареєстровано знаки позивачів, було враховано особливості правової охорони добре відомих знаків, що відповідає обставинам справи, обраній експертом методиці та п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Суд звертає увагу на те, що в п. 4.3.2.5. Правил по відношенню до товарів і послуг використовується термін «однорідність», а в п. 5 ст. 16 Закону використовується термін «спорідненість», що обґрунтовує одночасне використання судовим експертом обох цих термінів.

Також судом встановлено, що вказаний Висновок експертного дослідження повністю узгоджується з дослідженими судом іншими доказами справи, зокрема:

- Висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності №507 від 18.12.2015, складеного атестованим за експертною спеціальністю 13.6. судовим експертом Дорошенко О.Ф., в рамках якого були зроблені висновки щодо спірних позначень за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_4, за заявками № m201412533, №m201508643 та пакуванням шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для нормального та сухого волосся, а також для жирного волосся, до складу яких входять словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», які порівнювалися зі словесними знаками «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1». В результаті проведеного експертного дослідження судовий експерт зробив висновки, що використання перелічених спірних позначень може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_1».

- Звітом за результатами соціологічного дослідження «Визначення особливостей сприйняття торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» та слів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 08.04.2016, складеного за результатами опитування 2229 осіб в таких городах України, як Київ, Вінниця, Полтава, Львів, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Одеса та Миколаїв. Відповідно до Звіту були встановлені такі показники: 61,9% опитаних вважають, що слова «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є торговими марками одного виробника (стор. 34); 62,3 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_2», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стор. 35); 45,6 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом «ІНФОРМАЦІЯ_3», то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стор. 35).

- Висновком експертів №295/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.12.2016, складеного атестованими за експертною спеціальністю 13.6. судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Голіковою О.В. та Федоренко В.Л. Вказаним висновком було встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 04.11.2014; комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4, до складу якого входять словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника, а саме ТОВ «Амальгама Люкс», зокрема станом на 16.07.2015.

- Листом від генерального директора ТОВ «Лювар» вих. №4 від 31.01.2017, яким підтверджено помилкове замовлення цим підприємством у постачальника шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3», виробництва відповідача-4 на замовлення відповідача-2 замість шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1», виробництва позивача-1. Також даним листом підтверджено помилкове використання в електронній базі лікарських та косметологічних товарів і у фіскальному чеку аптечної мережі «Лювар» назви шампуню проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_1» замість фактично проданих шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3».

- Рішеннями Апеляційної палати Держслужби від 17.11.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» за заявкою позивача-1 № m201407984 та від 29.12.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявкою позивача-1 № m201402990, в яких Держслужба дійшла висновків, що вказані позначення не є описовими, мають розрізняльну здатність та викликатиме у споживачів асоціації з продукцією позивача-1. Вказану позицію підтвердив представник Держслужби у судовому засіданні 06.04.2017, відповідаючи на питання, поставлені представником позивачів. Зазначені рішення приймаються судом до уваги, оскільки позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» за заявкою № m201407984 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявкою № m201402990 є продовженням серії знаків, в яку входять знаки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також судом враховано, що позивач-1 підтримує добру відомість знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджено результатами рейтингу суспільної довіри до торговельних марок в межах Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху - 2012», в якому торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» отримала статус «Фаворит Успішних Людей» у номінації «Препарат від лупи» та статус «Фаворит Експертів» у номінації «Шампунь від лупи», а за результатами рейтингу суспільної довіри до торговельних марок в межах Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху - 2014» торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» стає переможцем і отримала статус «Абсолютний Фаворит Успіху» у номінації «Шампунь від лупи». В 2015 році в межах конкурсу «Фаворити Успіху - 2015» торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» посіла перше місце в категорії «Шампунь» від лупи та перше місце в категорії «Препарат від лупи», що підтверджено відповідними дипломами та звітами.

На підставі вказаного, висновок експерта №9/2016 від 08.09.2016 року приймається судом до уваги в якості належного та допустимого доказу по справі.

Отже, з урахуванням висновку експерта №9/2016 від 08.09.2016 року, інших зібраних у справі доказів, суд приходить до висновку, що спірні знаки для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_3, НОМЕР_4, а також спірні позначення за заявками №m201412533, №m201508643 та спірні позначення за пакуванням і листами-вкладишами до шампунів проти лупи «ІНФОРМАЦІЯ_3» для нормального і сухого волосся та для жирного волосся, внаслідок їх використання, здатні вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 03 класу МКТП, а саме щодо особи позивача-1.

З огляду на зазначене вище Суд критично ставиться до позиції відповідачів, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є описовим. До того ж суд виходить із презумпції правової охорони зареєстрованих знаків позивачів, а також враховує добру відомість знака «ІНФОРМАЦІЯ_1». Окрім того, суд звертає увагу, що відповідачами не надано доказів, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та похідні від нього позначення тривалий час використовувались в Україні різними виробниками для позначення товарів 03 класу МКТП. Використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території Російської Федерації з боку її резидента ТОВ «Мирролла» доказового значення не має з огляду на територіальний принцип дії правової охорони знаків для товарів і послуг позивачів, якими обґрунтовані позовні вимоги.

Також суд звертає увагу на презентацію новинок в асортименті торгових марок «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_8» від Pharma Group Laboratories, яка міститься в матеріалах спірної заявки №m201412533, заявленої на реєстрацію відповідачами 2 та 3, в якій зазначено, що з часів Радянського Союзу на ринку засобів проти лупи залишився тільки такий товар, як паста «ІНФОРМАЦІЯ_1», українського виробництва, яку і донині можна вважати одним із лідерів у вирішенні проблем проти лупи. Таким чином, вказаними відповідачами визнана обставина, що на території України тільки один виробник використовував знак «ІНФОРМАЦІЯ_1». Крім того із вказаної презентації вбачається, що при розробці спірних позначень відповідачі намагалися наслідувати знакам позивачів.

Суд відхиляє висновок експертів № 281/15 від 14.12.2015 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності як неналежний доказ, оскільки на вирішення експертів були поставлені інші питання, ніж питання, що ставилися судом на вирішення судової експертизи у даній справі.

Також Суд критично відноситься до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності №544 від 24.02.2017, складеного судовим експертом Дорошенко О.Ф. та ОСОБА_10, оскільки цей висновок суперечить раніше складеному висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 507 від 18.12.2015 за підписом судового експерта Дорошенко О.Ф., в якому останній дійшов протилежних висновків щодо комбінованих знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_4 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою на знак для товарів та послуг №m201412533. З зазначених підстав суд відхиляє висновок №544 від 24.02.2017.

Таким чином, на підставі приписів абз. 5 п. 2 ст. 6, ст.19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» враховуючи той факт, що спірні знаки для товарів і послуг не відповідають умовам надання правової охорони, свідоцтва України НОМЕР_3, НОМЕР_4 підлягають визнанню судом недійсними повністю.

Оскільки згідно з п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держслужба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Держслужби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України НОМЕР_3, НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суд визнає обґрунтованою вимогу позивачів щодо визнання незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m201412533 від 04.09.2014, оскільки воно прийняте в порушення припису, встановленого абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг». При цьому судом враховано, що в силу п. 10 ч.2 ст. 16 Цивільного кодексу України визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади є способом захисту цивільних прав.

Також на підставі приписів абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» з урахуванням встановленого судом використання відповідачами оспорюваних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» та можливості внаслідок такого використання ввести в оману споживачів щодо особи виробника, підлягають задоволенню позовні вимоги позивачів про заборону відповідачам використовувати такі позначення в їх господарській діяльності.

При вирішенні питання щодо задоволення вимоги позивачів про зобов'язання Держслужби відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП, суд виходить із такого.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що заявкою є сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Причому згідно п. 3 ст. 5 цього Закону: право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Водночас згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не допускається реєстрація знаків, які є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Спеціальний правової механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки, закріплено у п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов'язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

За переконанням суду, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв'язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу. Термін «відхилення» застосовано також і у п. 4.5. Правил рішення про відхилення заявки та порядок його прийняття.

Суд зазначає, що встановлений п. 4.5. Правил порядок прийняття рішення про відхилення заявки містить широке коло правових підстав для реєстрації знака для товарів і послуг навіть після попередньої відмови у його реєстрації, що не узгоджується з принципом безумовного недопущення реєстрації товарного знака відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції. Таким чином, зі змісту п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується із вимогами ч. 2 ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Суд приходить до висновку, що зобов'язання відповідача-1 відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533, відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП не означає втручання в повноваження Держслужби або органу експертизи, передбачені Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності на добре відомий знак, передбачений п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки таке зобов'язання не перешкоджає проведенню органом експертизи відповідача-1 експертизи за заявкою № m201412533 від 04.09.2014 року, відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та стосується недопущення реєстрації знака за цією заявкою у майбутньому.

При цьому судом враховано, що експертизу за заявкою №m201412533 від 04.09.2014 вже проведено та Держслужбою прийняте рішення вих. №85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за цією заявкою, яке визнано судом незаконним.

Також суд звертає увагу, що п. 4.3.1.10. Правил передбачено відхилення заявки у разі висновку про неможливість реєстрації заявленого позначення як знака для товарів і/або послуг у зв'язку з наявністю підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 4.3.1.3 а), б), в), г), ґ) Правил. Зокрема, п. ґ) Правил передбачає встановлення під час експертизи чи не є заявлені на реєстрацію позначення оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином, встановлена судом можливість позначення за заявкою №m201412533 від 04.09.2014 вводити в оману щодо особи виробника товарів, а також визнання судом незаконним рішення Держслужби про реєстрацію знака за цією заявкою є підставами для зобов'язання судом Держслужби відхилити вказану заявку від реєстрації.

Під час судового засідання, представник Держслужби надав суду своє рішення №4764 від 18.04.2016 про відмову в реєстрації знака «ІНФОРМАЦІЯ_5» за заявкою №m201508643 від 11.06.2015. Суд погоджується з цім рішенням в частині обґрунтування відмови в реєстрації можливістю сплутати заявлене позначення зі знаками для товарів і послуг позивачів, зокрема, за свідоцтвами НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Водночас суд не погоджується з цим рішенням в частині обґрунтування відмови в реєстрації відсутністю розрізняльної здатності, описовістю позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та оманливістю щодо товарів 03 класу МКТП, в яких відсутня складова «ІНФОРМАЦІЯ_2». Зазначене твердження суперечить не тільки встановленим судом обставинам справи, а і позиції самої Держслужби, відображеної у рішеннях Апеляційної палати Держслужби від 17.11.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» за заявкою позивача-1 № m201407984 та від 29.12.2015 щодо позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявкою позивача-1 № m201402990. Зокрема, що назва «ІНФОРМАЦІЯ_2» для хімічної сполуки SeS2 застосовувалася в вузькоспеціалізованих радянських енциклопедіях 60х-90х років як назва лікарського засобу або хімічної сполуки. Загальноприйнятою назвою хімічної сполуки SeS2 згідно міжнародної номенклатури IUPAC є дисульфид селена (Selenium disulfide). З зазначених підстав колегія Апеляційної палати Держслужби прийшла до висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» за заявками позивача-1 не є описовими, оскільки не сприймаються споживачами, як такі, що вказують на визначені правилами характеристики (властивості) товару, а в силу доброї відомості знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» викликатиме у споживачів асоціації з продукцією апелянта (позивача-1).

Водночас, в зв'язку із прийняттям Держслужбою вказаного рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m201508643 від 11.06.2015 та закінченням двомісячного строку на його оскарження з боку заявників у відповідності до п.1 ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд констатує відсутність предмету спору щодо зобов'язання Держслужби відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за цією заявкою. Отже, в задоволені цієї позовної вимоги слід відмовити.

З урахуванням задоволення решти позовних вимог позивачів, суд вважає такими, що підлягають стягненню з відповідачів всіх понесених позивачами судових витрат відповідно до приписів ст. 88 ЦПК України.

На підставі п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст.ст. 16, 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 1, 5, 6, 16, 19, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», керуючись ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 143, 147-150, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» та ОСОБА_1 задовольнити частково.

1.Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

2.Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3.Визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/ЗМ/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m201412533 від 04.09.2014.

4.Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

5.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

6.Заборонити компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» (номер компанії: HE 317832) використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

7.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

8.Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

9.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» () використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути в рівних частинах з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АМАЛЬГАМА ЛЮКС» судові витрати по справі в розмірі 14002 гривень, тобто по 2800,40 гривень з кожного.

Стягнути в рівних частинах з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» на користь ОСОБА_1 судові витрати по справі в розмірі 2800,40 гривень, тобто по 560,08 гривень з кожного.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: