АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

18 липня 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: ПоліщукН.В., Усика Г.І.

при секретарі Крічфалуши С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача - ОСОБА_1 про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, -

Справа № 760/4123/16-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/495/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Оксюта Т.Г.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_4 02.03.2016 звернувся до суду з позовом, в якому, з урахуванням уточнень, просив визнати недійсним патент України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів на корисні моделі стосовно визнання недійсним зазначеного патенту від дати публікації відомостей про його видачу.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що державна реєстрація патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» була здійснена з порушенням вимог законодавства України, оскільки вказана модель не відповідає умовам патентноздатності. А саме ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» як новизна, оскільки станом на 14.02.2015 (дата подачі заявки № 201501233 відповідачами ОСОБА_5 та ОСОБА_6) новизна моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» була розкрита у патенті України № НОМЕР_2 на винахід ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата подання заявки 06.03.2007).

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 позов ОСОБА_4 до Державної служби інтелектуальної власності, ОСОБА_6, ОСОБА_5 про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» - задоволено.

Визнано недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 на корисну модель ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу - 02.05.2015.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опублікувати відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу - 12.05.2015 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 судові витрати, які складаються з судового збору в сумі 551,20 грн. з кожного та витрат за проведення експертизи в сумі 4002,00 грн. з кожного.

Не погоджуючись з рішенням суду, відповідачем ОСОБА_5 подано апеляційну скаргу, так як вважає, що ухвалене рішення суперечить фактичним обставинам справи, у зв'язку із їх неповним з'ясуванням, не надано належної оцінки обставинам на які посилається відповідач, рішення ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що судом першої інстанції не було розглянуто, оцінено та враховано при ухваленні рішення у справі, та не зазначено мотивів неприйняття певних доказів, що в свою чергу призвело до прийняття незаконного і необґрунтованого рішення. Зокрема, ДСІВ було подано до суду Висновок експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі за заявкою № n201501233 від 14.02.2015 (за деклараційним патентом № НОМЕР_1) за № 1106. В зазначеному висновку викладено результати проведення перевірки новизни запатентованої корисної моделі згідно ч. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та відповідно до п. 6.5.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 заявив клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, мотивуючи тим, що висновок № 046/17 від 19.05.2017 складений експертами Науково-дослідного центру судової експерти з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України викликає сумніви, так як експерт ОСОБА_9 знаходиться в службовій залежності від особи, яка бере участь у справі - Державної служби інтелектуальної власності України. До того ж зроблені експертами висновки є суперечливими та не надано оцінки іншим експертним висновкам, наявним в матеріалах справи, що було метою призначення повторної експертизи.

Відповідач ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_10 заперечували проти заявленого клопотання, посилаючись на його безпідставність та недоцільність.

Представник Державної служби інтелектуальної власності залишив вирішення питання на розсуд суду.

Розглянувши заявлене клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, з'ясувавши обставини справи та перевіривши доводи сторін у справі, колегія суддів виходить з наступного.

В силу ч.1та ч. 2 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

Разом з тим, в силу ч. 3 ст. 213 ЦПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Як роз'яснив Верховний Суд України у п. 14 Постанови Пленуму № 12 від 24.10.2008 «Про судову практику розгляду справ в апеляційному порядку» вирішуючи питання щодо дослідження доказів, які без поважних причин не були подані до суду першої інстанції, апеляційний суду повинен врахувати як вимоги ч. 3 ст. 27 ЦПК України щодо зобов'язання особи, яка бере участь у справі, добросовісно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки, так і виключне значення цих доказів для правильного вирішення справи.

Як вбачається із матеріалів справи, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20.02.2017 у справі було призначено повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. Проведення експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експерти з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Експертиза у справі проведена, за її наслідками складений висновок № 046/17 від 19.05.2017.

17.07.2017 до суду надійшла заява представника позивача про відвід експерта ОСОБА_9., яка мотивована упередженістю експерта, так як вона знаходиться в службовій залежності від особи, яка бере участь у справі. Ухвалою суду від 18.07.2017 відхилена заява представника позивача про відвід експерта ОСОБА_9 з огляду на те, що експертиза є проведеною, а складений висновок підлягає оцінці в порядку встановленому процесуальним законом, під час постановлення судового рішення.

Разом з тим, наведені представником позивача обставини щодо перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах з Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» підтверджуються листом вказаного інститут № 820/1.6 від 16.06.2017. Державне підприємтсво «Український інститут інтелектуальної власності» є підпорядкованим Державній службі інтелектуальної власності, який є відповідачем у вказаній справі.

З Висновку № 046/17 від 19.05.2017 вбачається, що експерт ОСОБА_9 була визначена головою комісії, а тому слід погодитись з твердження сторони позивача про наявність сумнівів щодо об'єктивності такого висновку.

Необхідність проведення повторної експертизи зумовлена наявністю в матеріалах справи декількох експертних висновків, які містять протилежні висновки. Як стверджують сторони у справі різниця у висновках полягає у використанні поняття «еквівалентних ознак» при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Однак, необхідність застосування поняття «еквівалентних ознак» трактується сторонами по різному.

Питання застосування поняття «еквівалентних ознак» при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності не належить до правових питань, а тому відноситься до обставин, які потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки. Проте, в жодному висновку вказане питання не розкрито.

До того ж слід погодитись з твердженням сторони позивача про відсутність оцінки інших експертних висновків, наявних в матеріалах справи, що і було метою призначення повторної експертизи апеляційним судом.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта.

Згідно з ч. 2 ст. 150 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Колегія суддів з метою додержання основних принципів цивільного судочинства таких як безсторонність, відкритість та змагальність сторін вважає за доцільне призначити у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності із питаннями, що були визначені ухвалою суду від 20.02.2017.

Проведення експертизи представник позивача просить доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Обґрунтованих заперечень щодо вказаної установи стороною відповідача висловлено не було, а тому підстав для визначення іншої установи не вбачається.

В порядку ч. 2 ст.86 ЦПК України витрати пов'язані з проведенням експертизи покладаються на позивача - ОСОБА_4, адреса для листування якого: 02129, АДРЕСА_1, або адреса представника за довіреністю ОСОБА_1: АДРЕСА_2

Керуючись ст. 143,144,303 ЦПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - задовольнити.

Призначити у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вулиця Велика Кільцева,4).

На вирішення експертів поставити питання:

- Чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності?

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання 14.02.2015 року на нього заявки?

- Чи є в ознаках корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 нові властивості, які необхідні для отримання заявленого технічного результату, на досягнення якого спрямовано корисну модель?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст.384, 385 КК України.

Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: