АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

17 жовтня 2017 р. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Усика Г.І.

суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В.

при секретарі - Слободяник Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про визнання повністю недійсним патенту України на корисну модель та зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и л а:

У червні 2016 р. ФОП ОСОБА_1 звернувся з позовом до ОСОБА_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель, зобов'язання вчинити дії.

Зазначав, що 16.01.2014 р. ним розроблені та затверджені технічні умови для «Електронасосів вібраційних занурюваних побутових марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" ТУ У 28.1--001:2014, які були перевірено та взято на облік у ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за № 04725906/014501, узгоджені з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Строк введення технічних умов в дію - 03.03.2014 р.

Починаючи з зазначеної дати він почав виробництво та реалізацію своєї продукції.

15.07.2014 р. був отриманий сертифікат відповідності продукції, виданий ДП «Харківстандартметрологія» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованої в реєстрі за № UA1.007.0065641-14 (серія сертифікату ВГ №37226), в якому зазначено, що електронасоси вібраційні занурювальні побутові марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» виготовляються серійно з 15.07.2014 р. по 14.07.2015 р.

У подальшому ним отримано сертифікат відповідності серії ВГ № 525509, зареєстрований в реєстрі за № UA1.007.0047308-15, терміном дії з 14.07.2015 р. по 13.07.2016 р.

22.03.2016 р. ОСОБА_2 надіслав йому претензію № 181/2016 (2695), в якій вимагав припинити виробництво та продаж насосів: «ІНФОРМАЦІЯ_1 - 2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1 - 3», які за своїми суттєвими ознаками співпадають з суттєвими ознаками, записаними до незалежного пункту формули патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником якого є відповідач.

Справа № 760/10457/16-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/10897/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Букіна О.М.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Усик Г.І.

Посилаючись на те, що він розробив та затвердив технічні умови для «Електронасосів вібраційних занурюваних побутових марки «Драйвер» 16.01.2014 р., а патент України на корисну модель № НОМЕР_1 має пріоритет лише з 29.01.2015 р., що свідчить про невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» умовам патентоздатності - "новизна", просив суд визнати недійсним повністю патент України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1, зареєстрований 25.05.2015 р. на ім'я ОСОБА_2; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1, зареєстрований 25.05.2015 р. на ім'я ОСОБА_2, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 04.08.2017 р. проведено заміну відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 31.08.2017 р. у задоволенні позову ФОП ОСОБА_1 відмовлено.

В апеляційній скарзі представник ФОП ОСОБА_1 просив рішення скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог, посилаючись на неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Зазначав, що в порушення ч. 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за змістом якої рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, суд в ухвалі про призначення експертизи сформулював питання таким чином, що обмежив експерта лише тими відомостями, які містилися в матеріалах справи, що призвело до неправильного висновку експерта в цілому.

Крім того поза увагою суду та експерта залишилися наявні в матеріалах справи відомості щодо наявності патентів на корисні моделі, що були відомі до дати подання відповідачем заявки за спірним патентом, які зазначені у висновку експертизи щодо умов патентоздатності, виконаної ДП "Державний інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 22.07.2016 р.

З огляду на наведене вважав, що суд безпідставно відмовив в задоволенні клопотання представника позивача про призначення у справі повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності та безпідставно надав перевагу висновку експерта Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.04.2017 р. № 956/17 у сукупності з висновком експертного дослідження № 761/2016 (265) від 12.12.2016 р., складеного патентним повіреним ОСОБА_5, відповідно до якого корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності, не звернувши увагу на наявність у справі також висновку іншого патентного повіреного ОСОБА_7., відповідно до якого оспорювана корисна модель не відповідає вимогам новизни.

У судовому засіданні представник ФОП ОСОБА_1 підтримав доводи апеляційної скарги, та просив задовольнити клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої вважав необхідним доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Представник ОСОБА_2 та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечували проти задоволення зазначеного клопотання, вважаючи його безпідставним з огляду на те, що висновок експерта Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.04.2017 р. № 956/17 є повним та правильним.

Вивчивши клопотання представника ФОП ОСОБА_1, заслухавши думку учасників судового засідання, колегія суддів виходить з наступного.

Одним із основоположних принципів цивільного процесуального законодавства є змагальність сторін, які мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведеності перед судом, який повинен сприяти всебічному і повному зЧясуванню обставин справи та сприяти сторонам у здійсненні їхніх прав (ст.10 ЦПК України).

На підтвердження позовних вимог про визнання недійсним патенту України на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 надав висновок експертизи щодо умов патентоздатності, виконаної ДП "Державний інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 22.07.2016 р., відповідно до якого зазначена корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, визначеним ч. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», оскільки не є промислово придатною та новою, а також на висновок патентного повіреного ОСОБА_7, відповідно до якого оспорювана корисна модель не відповідає вимогам новизни.

Заперечуючи проти позову представник ОСОБА_2 надав висновок експертного дослідження № 761/2016 (265) від 12.12.2016 р., складеного патентним повіреним ОСОБА_5, відповідно до якого корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідає умовам патентоздатності. Крім того за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 056/17 від 21.04.2017 р., призначеної за клопотанням представника ОСОБА_2, оспорювана корисна модель відповідає умовам патентоздатності.

В судовому засіданні представник ФОП ОСОБА_1 заявляв клопотання про призначення у справі повторної експертизи, мотивуючи його наявністю в матеріалах справи протилежних за змістом письмових доказів, зокрема зазначених висновків експертів, а також протилежних за змістом експертного дослідження № 761/2016 (265) від 12.12.2016 р., патентного повіреного ОСОБА_5 та дослідження патентного повіреного ОСОБА_7.

Відхиляючи клопотання про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд виходив з відсутності підстав, які б дозволяли стверджувати про необгрунтованість та неправильність висновку судової експертизи чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог ФОП ОСОБА_1, суд першої інстанції покладався на висновок експерта Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.04.2017 р. № 956/17, відповідно до якого корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності, посилаючись на те, що зазначений висновок експерта є повним, обгрунтованим і таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи, зокрема з висновком експертного дослідження № 761/2016 (265) від 12.12.2016 р., складеного патентним повіреним ОСОБА_5

За змістом ст. 212 ЦПК України жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд першої інстанції надав переваги висновку судової експертизи у сукупності з висновком експертного дослідження № 761/2016 (265) від 12.12.2016 р., складеного патентним повіреним ОСОБА_5, вважаючи, що такий висновок є повним і правильним, тоді як висновок експертизи щодо умов патентоздатності, виконаний ДП "Державний інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 22.07.2016 р. вважав таким, що грунтується на припущеннях.

Відповідно до ч. 2 ст. 150 цього Кодексу, якщо висновок експерта буде визнано необгрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумнів в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Перевіряючи висновок експерта Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.04.2017 р. № 956/17, який суд першої інстанції поклав в основу рішення, колегія суддів вважає, що він викликає сумнів у його правильності з огляду на неповноту та недостатню обгрунтованість.

Відповідно до частин 3, 4 статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він є не частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Натомість, ставлячи перед експертом питання щодо відповідності корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності "новизна", суд обмежив дослідження цього питання виключно матеріалами справи, що експертом і було виконано. Зазначене свідчить про неповноту дослідження цього питання в розумінні положень ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Крім того, на думку колегії суддів, у висновку експерта № 056/17 від 21.04.2017 р. неповно розкрито питання відповідності корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності "промислова придатність", перевірка якої повинна здійснюватися відповідно до положень ч. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та п. 6.5.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 р. № 197, оскільки в ньому не розкрито наявність у матеріалах заявки описаних засобів і методів за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули та, що реалізація зазначеного заявником призначення дійсно можлива з огляду на відсутність в описі засобів та методів за допомогою яких можливе використання корисної моделі за альтернативою Б - можливості насоса з верхнім забором води.

Ураховуючи, що такі сумніви правильності висновку експерта, можливо підтвердити чи спростувати лише у спосіб призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, колегія суддів вважає необхідним задовольнити клопотання представника ФОП ОСОБА_1 про призначення такої експертизи.

Керуючись ст.ст. 143, 144, 313-315 ЦПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Призначити у справі за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про визнання повністю недійсним патенту України на корисну модель та зобов'язання вчинити дії, повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання:

1. Чи стала сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме 29.01.2015 р.

2. Чи відповідає корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «промислова придатність», на дату подання заявки до Установи 29.01.2015 р., відповідно до матеріалів справи.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384-385 КК України.

Витрати по проведенню експертизи покласти на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1.

В розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи.

Провадження у справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий: Судді: