Справа № 760/6140/17
№2/760/3655/17
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2017 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Коробенко С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про припинення порушень прав інтелектуальної власності та про визнання позначення добре відомим в Україні,

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просив:

1. Визнати на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () словесний знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні, на дату - 01 липня 2016 року, для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби»;

2. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні на ім'я відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» у відношенні особи Позивача.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України розмістити на офіційному веб-сайті Держслужби в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» у відношенні особи Позивача.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2017 05550 від 15.03.2017р. на ім'я ОСОБА_1.

Позивач, при звернені до суду, посилався на ст. 2, 6, 16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, п 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позивач вважає, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» має бути визнане судом добре відомим знаком для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» станом на 01 липня 2016 року з підстав передбачених ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Крім того, позивач вважає що подана на реєстрацію ОСОБА_1 (Відповідачем-2) заявка № m201705550 від 15.03.2017р. підлягає відхиленню від реєстрації з підстав передбачених п.2,3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що ТОВ «НІКО» є відомим українським виробником, який з 1994 року виготовляє медичні препарати на території України.

Починаючи із 2010 року позивач розпочав виробництво лікарського засобу під Позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», щодо якого у квітні 2016 році було проведено ребрендінг шляхом часткової зміни його словесної частини на «ІНФОРМАЦІЯ_1», після чого продаж лікарських засобів під даним позначенням здійснюється у всіх областях України вже більш ніж 7 років.

В обґрунтування своїх позовних вимог в частині визнання позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні знаком станом на 01.07.2016 стосовно товарів 05 класу МКТП «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО», зазначив, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» підпадає під вимоги ст. 25 Закону України про знаки та відповідає таким факторам як: обсяг та географічний район використання позначення; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення, та цінність що асоціюється з позначенням.

Також зазначив, про те, що йому стало відомо, що ОСОБА_1 подав на реєстрацію словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m201705550 від 15.03.2017 для товарів та послуг 05, 35 класів МКТП, що є схожим до ступеня змішуваності із позначенням Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке останній протягом тривалого часу використовує в своїй діяльності, та просить суд визнати добре відомим знаком в Україні.

Позивач вважає своє право на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушеним, оскільки дії Відповідача-2 із поданням ним заявки № m201705550 від 15.03.2017 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів та послуг 05, 35 класів МКТП, є недобросовісними і направленими на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за цією заявкою Позивачу або їх конкурентам.

З огляду на зазначені обставини, Позивач просив суд задовольнити позовні вимоги.

Через канцелярію суду представником Позивача було подане клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та позовна заява викладена у наступній редакції:

1. Визнати на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

2. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Знаки для товарів і послуг, визнані добре відомими в Україні» відомості про визнання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201705550 від 15.03.2017р. на ім'я ОСОБА_1.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позов у новій редакції та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник Державної служби інтелектуальної власності (Відповідача-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Відповідача-3) проти позову заперечував, вважав, що позивач безпідставно стверджує про порушення своїх прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», а можливе задоволення судом позовної вимоги щодо зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201705550 від 15.03.2017 на ім'я ОСОБА_1 призведе до втручання в дискреційні повноваження МЕРТ України. Представник Відповідача-1 зазначив, що позивачем не доведено використання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», саме у якості знаку для товарів і послуг і відповідності його факторам та критеріям, які повинні бути враховані при визнанні знака добре відомим.

Представник Відповідач-2 проти позову заперечував, вважав недоведеними з боку позивача порушення його прав, що було б підставою для звернення до суду відповідно до ч. 1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, не надав суду доказів, які б могли підтвердити добре відомість знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме не підтвердив наявність таких факторів як: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування та всіх інших факторів за якими, відповідно до закону знак визнається добре відомим.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача виходячи наступного.

Позивач стверджує, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є добре відомим знаком в Україні на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

Отже, до дати подання Відповідачем-2 заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року, належна йому торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» вже була добре відомою в Україні. В обґрунтування даного твердження Позивач посилається на п. 2 ст. 25 Закону про товарні знаки, який передбачає, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак; цінність, що асоціюється зі знаком». Крім того, Позивач посилається на статтю 2 Рекомендацій ВОІВ, згідно з якою при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею. Згідно зі статтею 2 Рекомендацій ВОІВ компетентний орган розглядає надану йому інформацію щодо факторів, на підставі яких можна зробити висновок відносно того, чи є знак загальновідомим або ні, в тому числі, хоча і не обмежуючись нею, щодо наступного:

- ступеню відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалості, обсягу та географічному районі використання знака;

- тривалості, обсягу та географічному районі будь-якої діяльності щодо просування знака, включаючи рекламу або пропаганду і презентацію на ярмарках або виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак;

- тривалості та географічному районі здійснених реєстрацій знаку та/або будь-яких заявок на його реєстрацію у тому обсягу, в якому вони відображають використання чи визнання цього знаку;

- матеріалів, які відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, які відображають обсяг, у котрому цей знак було визнано загальновідомим компетентними органами;

- цінності, яка властива цьому знаку.

Однак, як наголошується у статті 2 Рекомендацій ВОІВ, вищевказані фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок щодо того, чи є знак загальновідомим, не визначають такий висновок. Скоріш за все, висновок у кожному випадку буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність усіх факторів. У інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. І нарешті, у ще інших випадках усі фактори можуть бути неактуальними і рішення компетентного органу може базуватись на додаткових факторах, які не передбачені вище. Такі додаткові фактори можуть мати актуальність окремо або у сукупності з одним або декількома факторами, перерахованими вище.

Судом беруться до уваги положення частини 3 статті 2 Рекомендацій ВОІВ, згідно з якою:

(3) [Фактори, які не передбачаються вимогами] (а) Для висновку щодо того, чи є певний знак загальновідомим держава-член не вимагає виконання наступних умов:

(1) щоб знак використовувався, або був зареєстрований, або був предметом заявки на реєстрацію, яка подана у державі-члені, у якій вирішується питання щодо того, чи є певний знак загальновідомим, або щодо цієї держави;

(ІІ) щоб знак був загальновідомим, або був зареєстрований, або являвся предметом заявки на реєстрацію, поданій у будь-якому іншому правосуб'єкті, окрім цієї держави-члена, або відносно цього правосуб'єкта; або

(ііі) щоб цей знак був добре відомим широкій публіці у цій державі-члені.

У Примітці до статті 2 Рекомендацій ВОІВ зазначається наступне: «Пункт 2.4. № 2. Тривалість, ступінь і географічний район будь-якого використання знаку являються досить актуальними індикаторами при встановленні загальновідомості знаку у відповідних секторах суспільства. Звертається увага на Статтю 2(3)(а)(і), у якій передбачається, що фактичне використання знаку у державі, в якій запитується його охорона у якості загальновідомого знаку, не може вимагатися у якості умови. Однак, використання знаку на сусідніх територіях, на територіях, де у якості розмовного використовується та ж сама мова або мови, і на територіях, які охоплюються тими ж самими засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, які мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту відомості цього знаку у даній державі».

Судом перевірені доводи Позивача щодо доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», за результатами чого встановлено наступне.

Стосовно інформації щодо компанії Позивача встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКО» - відоме підприємство з 1994 року в Україні, яке займається виробництвом медичних препаратів та лікарських засобів.

На сьогоднішній день компанія НІКО є вітчизняним підприємством, що виробляє інфузійні та ін'єкційні розчини.

В матеріалах справи містяться дані з роздруківок електронних версій спеціалізованих періодичних видань «Щотижневик «Аптека», які вказують на те, що станом на 01.07.2016 року ТОВ «НІКО» протягом тривалого часу стабільно входило до двадцяти найбільших в Україні за обсягами реалізації фармацевтичних препаратів вітчизняних та закордонних виробників в госпітальному сегменті ринку серед більш ніж 400 підприємств, що свідчить про вагомість його становища на українському фармацевтичному ринку.

Позивач посилається на неодноразову участь у благодійних акціях, соціально-значимих проектах в області медицини, науки, культури та спорту. На підтвердження цьому в матеріалах справи наявні ряд звернень та листів, подяки від державних лікарень, госпіталів, медичних центрів за надану допомогу та підтримку, серед яких: лист Західноукраїнської торакальної асоціації про надання благодійної допомоги, лист Асоціації кардіологів України від 17.02.2017 року, лист Всеукраїнської громадської організації «Асоціація хірургів України» від 12.10.2015 року, лист Української асоціації боротьби з інсультом № 2-АИ від 10.10.2016 та 11.11.2016 року, акт наданих послуг ТОВ «НІКО» по договору № 08-51 від 04.05.2016 року, акт наданих послуг ТОВ «НІКО» від 14.05.2016 та ряд інших листів та подяк.

Судом встановлено, що зокрема за 2014 рік до Позивача з проханням надати благодійну допомогу лікарськими засобами звернулись, та останнім надано допомогу, понад 30 організаціям та установам, серед яких: Кіровоградський обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни, Львівський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, Обласна дитяча клінічна лікарня №1, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, та ряд інших закладів охорони здоров'я.

З огляду на наявні докази, суд приходить до висновку, що ТОВ «НІКО» займає вагоме положення на фармацевтичному ринку України.

Стосовно історії, відомості та визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 - лікарський засіб, що відноситься до фармакотерапевтичної групи засобів, що впливають на серцево-судинну систему та кардіологічних препаратів.

Лікарський засіб маркований позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» є медичним препаратом для українських пацієнтів із хворобами серця.

Покупцями лікарських препаратів Позивача є великі оптові та роздрібні фармацевтичні фірми, що розташовані в усіх областях України і за її межами.

Використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України, яке в результаті ребрендінгу перетворено на «ІНФОРМАЦІЯ_1», було розпочато у 2010 році на упаковках лікарських засобів для осіб хворих на серцево-судинні захворювання.

Відповідно до п. 4. ст. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: « використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Характерною рисою оформлення упаковок фармацевтичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1» є те, що на вторинних упаковках (картонних пачках), з якими споживач стикається безпосередньо на прилавках аптечних закладів або вебсайтах одночасно приведено назву лікарського засобу як українською мовою, так і російською мовою та латиною.

Крім того, з макетів упаковок лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_2»/»ІНФОРМАЦІЯ_1» у яких він реалізовується, на лицьовій стороні упаковки вбачається, що домінуюче положення окрім назви лікарського засобу, займає торгівельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_3", яка належить Позивачу на підставі свідоцтва України № НОМЕР_8 від 12.10.2009 року. Зазначене фірмове найменування включає в себе спеціальну назву в складі найменування юридичної особи Позивача - «Nico» («НІКО») та вказівку на предмет діяльності Позивача - «pharm» («фарм»), що є розповсюдженим скороченням від слів «фармацевтика», «фармакологія». Саме цим забезпечується виникнення у споживачів стійких асоціацій між позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «НІКО», як виробником маркованого такими позначеннями товару.

Так, судом встановлено, що лікарські препарати під Позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» завдяки тривалій і безперервній господарській діяльності стали відомими в Україні відносно позивача - ТОВ «НІКО».

Стосовно виробництва лікарських засобів у склад яких входить діюча речовина ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 судом встановлено, що на сьогоднішній день в Україні зареєстровано більш ніж 35 лікарських засобів.

ІНФОРМАЦІЯ_7 (лат. ІНФОРМАЦІЯ_7) - це активно діюча речовина, яка використовується у великій кількості кардіологічних лікарських засобів у всьому світі, в тому числі й в Україні.

Словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_9" у лікарських засобах, серед яких: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6» є похідним від назви діючої речовини «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка входить у склад вказаних лікарських засобів.

Статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що позначення які подаються на реєстрацію у якості знаків для товарів та послуг 05 класу МКТП та мають у своєму складі словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_9» є описовими, тобто такими, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

З огляду на зазначене судом встановлено, що окремо взятий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_9» у знаках для товарів 5 класу МКТП не має розрізняльної здатності.

В той же час, позначення може бути зареєстровано у якості знака для товарів та послуг, якщо воно набуло розрізняльної здатності за рахунок його масштабного та інтенсивного використання.

Відповідно до абз. 2 п. 4.3.1.8. Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Відповідно до положення, встановленого п. 4 ст. 16 Закону: використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На цінність позначення впливає якість виготовлених товарів, що маркується ним, такий рейтинг може бути встановлений за тривалістю його використання, обсягами продажу та обсягами витрат на рекламу продукції із застосуванням даного позначення як на ринку України, так і за межами України.

Судом встановлено, що позначення для товарів 05 класу МКТП, що має у своєму складі словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_9» є описовим і може отримати правову охорону на основі його інтенсивного та широкого використання, та за рахунок набуття ним розрізняльної здатності.

З огляду на вищезазначене та беручи до уваги великий обсяг наданих позивачем доказів масштабного та інтенсивного використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України, суд погоджується з твердженням позивача, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» стало добре відомим на дату 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» у відношенні особи Позивача.

Стосовно тривалості, обсягу та географічного району використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» судом встановлено, що використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України, яке в результаті ребрендінгу перетворено на «ІНФОРМАЦІЯ_1», було розпочато у 2010 році на упаковках лікарських засобів для осіб хворих на серцево-судинні захворювання.

Відповідно до п. 3.2.3. Порядку визнання знака добре відомим в Україні тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Відповідно до абз. 4 п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «Використанням знака визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Підтвердженням початку використання Позначення на території України слугують наявні у справі документи: реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/10376/01/01 від 21.01.2010р, видане згідно рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджене наказом МОЗ України від 21.01.2010 №22; реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/10376/01/01, видане на підставі затвердженого наказом МОЗ України 19.12.2014 № 978 рішення про перереєстрацію лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_2; вкладка до реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/10376/01/01 зі змінами до нього, затвердженими наказом МОЗ України від 26.04.2016 № 393, згідно з якою назва лікарського засобу була зазначена як «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Отже, 21.01.2010 року досліджуване позначення було вперше використано в діловій документації, пов'язаній з введенням в господарський оборот маркованого ним товару - лікарського засобу, що підпадає під визначення «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби.

Крім того, про безперервність використання досліджуваного позначення у 2010-2016 роках свідчать присутня в матеріалах справи ділова документація (специфікації, розхідні накладні тощо), стосовно поставок препаратів «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» українським покупцям, зокрема:

- видаткова накладна № 354 ре від 10 березня 2010 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Томаш» 25 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 2625 грн. (а.с.185 т.1);

- видаткова накладна № 385 від 15 березня 2010 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 300 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 22 050 грн. (а.с.188 т.1);

- видаткова накладна № 77 Кре від 19 березня 2010 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «ФРА-М» 50 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 5 250 грн. (а.с.184 т.1);

- видаткова накладна № 2995 від 30 листопада 2010 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Вента ЛТД» 200 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 14 258 грн. (а.с.53 т.2);

- видаткова накладна № Н від 11 квітня 2011 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Фра-М» 50 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 4 299 грн. (а.с.82. т.2);

- видаткова накладна № Н від 26 квітня 2011 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Вента ЛТД» 50 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 3 663.50 грн. (а.с.94 т.2);

- видаткова накладна № Н від 09 серпня 2011 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Вента ЛТД» 400 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 35 694 грн. (а.с.110 т.2);

- видаткова накладна № Н від 27 грудня 2011 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 150 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 14 290.50 грн. (а.с.147 т.2);

- видаткова накладна № Н від 08 лютого 2012 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Вента ЛТД» 100 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 8 098 грн. (а.с.183 т.1);

- видаткова накладна № Н від 09 квітня 2012 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 100 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 11 176 грн. (а.с.195 т.1);

- видаткова накладна № Н від 21 травня 2012 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 150 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 16 764 грн. (а.с.198 т.1);

- видаткова накладна № Н 1 від 25 квітня 2013 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Вента ЛТД» 500 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 51 030 грн. (а.с.59 т.3);

- видаткова накладна № Н 5 від 02 серпня 2013 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 300 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 37 113 грн. (а.с.65 т.3);

- видаткова накладна № Н 7 від 05 серпня 2013 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «ФРА-М» 450 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 46 386 грн. (а.с.66 т.3);

- видаткова накладна № Н 1 від 05 серпня 2013 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано Спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ ЛТД» 550 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 57 255 грн. (а.с.68 т.3);

- видаткова накладна № Н 1 від 11 червня 2014 року, за якою ТОВ «НІКО» було передано ТОВ «Бадм» 400 пачок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму 56620 113 грн. (а.с.134 т.3), та ряд інших.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 16 Закону про знаки, використанням торговельної марки є також пропонування до продажу та продаж товару з нанесенням на нього торговельної марки.

З огляду на зазначене, судом досліджено обсяги продажів продукції під маркуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2»/»ІНФОРМАЦІЯ_1».

В матеріалах справи присутні відомості про значний обсяг експортних поставок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» до республіки Таджикистан, який загалом за період 2010-2011, 2014-2015 роки склав 45 750 упаковок (а.с. 100 т. 7).

З довідки Директора ТОВ «НІКО» ОСОБА_2 за період 2010-2017 рік по всім регіонам України щодо кількості реалізованого лікарського препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2»/»ІНФОРМАЦІЯ_1» вбачається, що досліджуване позначення використовувалось у наступних областях України: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська. Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська - тобто по всій території України, а також на території Республіки Таджикистан в кількості, загалом, 701 565 пачок.

Довідкою за період 2010-2016 роки щодо кількості виготовлених лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та »ІНФОРМАЦІЯ_1» підтверджено, що позивачем у період з 2010 по 2016 рік було виготовлено та реалізовано понад 950 000 одиниць лікарського засобу під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2»/»ІНФОРМАЦІЯ_1», який розповсюджувався по всій території України охоплюючи велику кількість аптек та закладів здоров'я.

З урахуванням того, що маркований досліджуваним позначенням препарат є рецептурним та порівняно не дешевим, подібні обсяги виробництва слід розглядати в якості дуже значних та таких, які, у великій мірі, сприяли набуттю вказаним позначенням істотної відомості в Україні.

З фрагментів роздруківки електронної публікації видання «Щотижневик «Аптека» за період 2012-2014 роки, вбачається, що препарат «ІНФОРМАЦІЯ_2» стабільно займав не нижче ніж 4-те місце за обсягами продажу в натуральному виразі на українському ринку госпітальних закупівель серед 10 конкуруючих засобів, а в окремі періоди препарат займав близько половини ринку препаратів мельдонію в госпітальному сегменті.

Крім того, інформація про лікарський засіб під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» широко представлена в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_8

Наведеними вище доказами підтверджується, що станом на 01.07.2016 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» безперервно протягом 6 років, та в значних обсягах використовувалось ТОВ «НІКО» для маркування фармацевтичних препаратів, а такий тривалий строк використання позначення свідчить про існування сталого попиту на марковані ним товари, а разом з тим, і про обізнаність з позначенням споживачів.

Стосовно тривалості, обсягу та географічного району будь-якого просування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», включаючи рекламування та інше оприлюднення судом встановлено, що лікарський препарат під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» є рецептурним, тобто відпускається пацієнтам в аптеках або лікарнях виключно за виписаним лікарем рецептом.

Вищезазначена інформація підтверджується інструкціями для медичного застосування лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1" затверджених Наказом МОЗ України за № 978 від 19.12.2014 та за змінами відповідно до Наказу МОЗ України №393 від 26.04.2016 року.

Відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України «Про рекламу», забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів.

З огляду на зазначене, в матеріалах справи відсутні відомості щодо рекламування лікарського засобу під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В той же час, відповідно до ч. 15 ст. 21 Закону України «Про рекламу» заборона на рекламування рецептурних лікарських засобів не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Судом встановлено, що Позивач розповсюджував інформаційні буклети про лікарський засіб маркований позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» виключно в спеціалізованих закладах серед працівників медичної галузі.

Крім того, в матеріалах справи наявні докази щодо просування досліджуваного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом участі ТОВ «НІКО» у міжнародних виставках та здійснення присвячених відповідному фармацевтичному препарату публікацій у спеціалізованих виданнях, серед яких: опублікована у газеті «НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ» № 13-14 (376-377) серпень 2011 стаття «Вплив ІНФОРМАЦІЯ_2 на морфофункціональний стан кардіореспіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень», де, серед іншого, міститься реклама маркованого досліджуваним позначенням лікарського засобу, приведена вище на зображенні 3 (а.с. 224-231 т.7); опублікована у періодичному виданні «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» (2012), № 3 (10) стаття «Некоторые аспекты фармацевтической разработки парентерального лекарственного средства «ІНФОРМАЦІЯ_2» (додаткові матеріали); стаття у виданні «Еженедельник Аптека» № НОМЕР_9) ІНФОРМАЦІЯ_13 «ІНФОРМАЦІЯ_3: новаторство с европейским акцентом», де згадується лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ряд інших видань.

Також, в матеріалах справи містяться свідчення про участь ТОВ «НІКО» у професійних комунікативних заходах, в тому числі, в якості спонсора, зокрема: акт виконаних робіт від 23.10.2015 щодо надання ВГО «Асоціація хірургів Україн» послуг ТОВ «НІКО» на загальну суму у 15 000 гривень стосовно його участі у 23 з'їзді хірургів України (м. Києві 21-23 жовтня 2015 року), які включали, серед іншого, постановку інформаційного стенду, наповнення портфелю учасників інформаційними матеріалами, внесення логотипу компанії в друковану програму та матеріали зїзду (а.с. 87 т.7); лист Львівського осередку Асоціації хірургів України з подякою за спонсорську допомогу у організації та проведенні міжнародної конференції «Українсько Польські Хірургічні Дні» 07.05.2016 на загальну суму 8000 гривень (а.с. 89 т.7); акт № 08-51 від 04.05.2016 за надані ТОВ «НІКО» конференц-послуги на загальну суму понад 67 000 грн. (а.с. 95 т.7); сертифікат № 436 на підтвердження участі компанії «Nicopharm» у роботі науково-практичної конференції «Анестезіологічне забезпечення та невідкладні стани в акушерстві та гінекології» 5-6 листопада 2015 року в м. Києві (а.с. 98 т.7) тощо.

Наведена інформація демонструє значні зусилля з рекламування та просування препаратів «ІНФОРМАЦІЯ_2»/ІНФОРМАЦІЯ_1», а разом з ним і досліджуваного позначення, яке здійснювалось ТОВ «НІКО» протягом тривалого часу.

З огляду на викладене вище, суд вважає обґрунтованими твердження позивача відносно того, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» активно рекламується в спеціалізованих закладах серед працівників медичної галузі, і як наслідок, є добре відомою для доречного кола споживачів: лікарів, науковців у галузі медицини, фармацевтів та осіб, які за рецептом лікаря вже приймають даний лікарський засіб.

Стосовно цінності, що асоціюється з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» суд вважає, що цінність знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» підтверджується обсягами реалізації лікарського засобу, його якістю, а також тим, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» уособлює в собі не лише торговельну марку лікарського засобу, але й асоціюється у споживачів з його виробником - ТОВ «НІКО».

Як встановлено матеріалами справи, якість лікарських засобів під Позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2»/»ІНФОРМАЦІЯ_1», що виробляється Позивачем вже більше 7 років, репутація їх виробника - ТОВ «НІКО», який не менше 4 років, стабільно входив до двадцяти найбільших в Україні за обсягами реалізації фармацевтичних препаратів вітчизняних та закордонних виробників в госпітальному сегменті, а препарат «ІНФОРМАЦІЯ_2» стабільно займав не нижче ніж четверте місце за обсягами продажу в натуральному виразі на українському ринку госпітальних закупівель серед 10 конкуруючих засобів, контроль якості виготовлених та удосконалення товарів, обсяги виробництва даного товару та розгалужена мережа його реалізації, призвели до того, що Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є добре відомим споживачам на території України.

Наведене дає змогу дійти висновку, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає усім критеріям добре відомої торговельної марки, закріпленим у статті 25 Закону про товарні знаки та Рекомендаціях ВОІВ. А отже, позовні вимоги Позивача про визнання належної йому торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомою в Україні станом на 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби», які безпосередньо відносяться до діяльності Позивача, є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Стосовно поданої на реєстрацію відповідачем 2 заявки № m 201705550 від 15.03.2017 року на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно наступних товарів та послуг 05, 35 класів МКТП:

Клас 05: Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні погреби: дієтичні речовини, призначені для медичного використання; фунгіциди, гербіциди;

Клас 35: Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби: ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку: визначення громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших: влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів: готування податкових декларацій; демонстрування товарів: довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування: забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання .інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших: комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування, консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг: маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших: написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби: організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби: орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності: підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців. які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування: послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги і аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва: послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]: послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін: послуги з постачання для інших закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємстві: послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам: послуги рекламних агентств: послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів: пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу: приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]: прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів: прокат фотокопіювальпих машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування: реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє/розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів: стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

Наведене підтверджується звітом про надання патентно-інформаційних послуг за договором № 2683/1 від 22.03.2017 року, проведеного ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Такі дії відповідача-2 призвели до порушення прав позивача на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке позивач вважає добре відомим в Україні знаком відносно товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби», станом на 01 липня 2016 року.

Позивач зазначає, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» заявлене на реєстрацію Відповідачем-2 за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року здатне викликати змішування з товарами та послугами, що надаються Позивачем під добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки воно є схожим із ним до ступеню змішуваності, адже воно є перекладом словесної частини позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» позивача.

В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність позначення за заявкою № m201705550 від 15.03.2017 року умовам надання правової охорони, що є підставою для її відхилення з боку відповідача-3.

З огляду на зазначене, Позовні вимоги до відповідача-3 ґрунтуються на його повноваженнях і функціях, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема щодо забезпечення опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, а також щодо організації в установленому порядку експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, видачі свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснення державної реєстрації та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993р. відповідність заявлених на реєстрацію позначень визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію позначення (15.03.2017р.) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993р. з останніми змінами від 21 травня 2015 року № 3689- XII (надалі - Закон).

Окрім того, статтею 3 Закону про знаки визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно зі ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї обов'язкове значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції «Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість».

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону про товарні знаки, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивач стверджує, що на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року заявлене на реєстрацію Відповідачем 2, мають бути поширені підстави для відхилення її від реєстрації прямо передбачені не лише статтями 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності».

Також в обґрунтування вимог до відповідача-2, Позивач наводить підпункт 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно з яким заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, судом було призначено по справі експертизу.

Так, відповідно до висновку експерта № 107 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04 серпня 2017 року:

1.Надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість, обсяг та географічний район використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», цінність, що асоціюється з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», сукупність яких вказує на те, що станом на 01.07.2016 стосовно товарів 05 класу МКТП «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», вже було добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО».

2.Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2017 05550 від 15.03.2017 є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке Позивач використовує для маркування товару 05 класу МКТП» «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

3.Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на знак для товарів і послуг за заявкою № m201705550 від 15.03.2017 року є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні препарати», а саме щодо особи Позивача.

4.Окремо взятий елемент «ІНФОРМАЦІЯ_9» не має розрізняльного характеру (дистинктивності) у складі позначень ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_11(ІНФОРМАЦІЯ_4), ІНФОРМАЦІЯ_12 які використовувались в якості торгових назв лікарських засобів.

Висновок експерта № 107 від 04.08.2017 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності приймається судом і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи.

Будь-яких доказів, які б спростовували викладені в ньому висновки, суду не надано.

Таким чином, при проведенні даної експертизи процесуальних порушень з боку експерта судом не виявлено, експертом проведене повне дослідження, наданий експертом висновок є обґрунтованим і об'єктивним, узгоджується з іншими доказами по справі, а тому приймається судом до уваги.

Отже, з урахуванням висновку експерта № 107 від 04.08.2017 року та інших зібраних у справі доказів, суд приходить до висновку, що матеріали справи містять достатню кількість доказів щодо тривалості, обсягів та географічного району використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»; тривалості, обсягів та географічного району просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», цінності, що асоціюється з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», сукупність яких вказує на те, що станом на 01.07.2016 стосовно товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», вже було добре відомим в Україні знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО».

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлені повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо правової охорони знаків для товарів і послуг, зокрема МЕРТ України забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію, забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Таким чином, визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні передбачає публікацію відповідних відомостей в офіційному Бюлетені «Промислова власність», що відноситься до компетенції відповідача 3.

Виходячи з викладеного вище, положень ч. 3 ст. 494 ЦК України, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 суд приходить до висновку про обгрунтованість вимог позивача в частині зобов'язання відповідача 3 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснити публікацію про визнання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби» у відношенні ТОВ «НІКО» в офіційному бюлетені «Промислова власність», та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити зазначені відомості на офіційному веб-сайті в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні».

Крім того, висновком експерта № 107 від 04.08.2017 року встановлена схожість позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року, настільки, що його можна сплутати з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке Позивач використовує для маркування товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби», а також про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року подане на реєстрацію відповідачем 2 є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні препарати», а саме щодо особи Позивача.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що заявкою є сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг. Причому згідно п. 3 ст. 5 цього Закону: право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Водночас згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не допускається реєстрація знаків, які є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Спеціальний правової механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки, закріплено у п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов'язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

За переконанням Суду, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв'язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу.

Термін «відхилення» застосовано також і у п. 4.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів i послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995р. № 116 (в редакції Правил від 25.07.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2011р. за N 811/19549): Рішення про відхилення заявки та порядок його прийняття. 4.5.1. Якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону ( 3689-12 ), для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг. 4.5.2. Повідомлення має містити посилання на відповідні положення Закону, Правил та наводити джерела використаної інформації. До повідомлення можуть бути включені зауваження і пропозиції. Пропозиції можуть бути вмотивовані виявленням схожих зареєстрованих знаків або знаків, раніше заявлених на реєстрацію для всіх або частини однорідних товарів або послуг.

Заявнику може бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза. Відомство може запропонувати реєстрацію знака як колективного, якщо при експертизі заявленого знака встановлено, що він тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів. 4.5.3. Заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення. У разі необхідності додаткових роз'яснень може бути проведений розгляд заявки за участю заявника, як передбачено пунктом 3.5 Правил. 4.5.4. Якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі наявних матеріалів заявки. 4.5.5. Якщо доводи, надані заявником, визнаються Відомством як обґрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака, як передбачено пунктом 4.4 Правил. 4.5.6. Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

Суд зазначає, що встановлений п. 4.5. Правил порядок прийняття рішення про відхилення заявки містить широке коло правових підстав для реєстрації знака для товарів і послуг навіть після попередньої відмови у його реєстрації, що не узгоджується з принципом безумовного недопущення реєстрації товарного знака відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції. Таким чином, зі змісту п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується із вимогами ч. 2 ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Суд приходить до переконання, що зобов'язання відповідача 3 відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року не означає втручання в повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або органу експертизи, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності позивача на добре відомий знак, передбачений п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки таке зобов'язання не перешкоджає проведенню відповідачем 3 експертизи за заявкою № m 201705550 від 15.03.2017 року відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та стосується недопущення реєстрації знака за цією заявкою у майбутньому.

Згідно з ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги.

В силу статті 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

З урахуванням зібраних у справі та досліджених у судовому засіданні доказів, суд вважає, що Позивачем повністю доведені заявлені позовні вимоги, які не спростовані Відповідачами 1, 2, 3 жодними належними доказами, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

З урахуванням задоволення обґрунтованих за обставинами справи вимог Позивача, суд вважає такими, що підлягають стягненню з Відповідача 2, понесені Позивачем судові витрати відповідно до приписів ст.88 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст.. 1, ч.1 ст. 2, ст. 3, ст. 5, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 16, підпунктом "а" п. 1 ст. 19, п. 3 ст. 19, ст. ст. 20, 21, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р., п. 4.3.2.9., п. 4.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарі і послуг, затвердженого затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, Спільними рекомендаціями відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятими Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р., ст. ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 88, 143, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

1. Визнати на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» (код ЄДРГЮУ:20390397) словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

2. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Знаки для товарів і послуг, визнані добре відомими в Україні» відомості про визнання словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» () на дату - 01 липня 2016 року для товарів 05 класу МКТП: «Рецептурні фармацевтичні та рецептурні медичні препарати; рецептурні ліки на медичні потреби».

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m2017 05550 від 15.03.2017р. на ім'я ОСОБА_1.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» судові витрати в розмірі 6400,00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: