АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2017 року Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Саліхова В.В.

суддів - Левенця Б.Б., Поліщук Н.В.

при секретарі: П'ятничук В.Г.

за участю:

представників позивача Бажанова В.О., Смеліка В.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21 березня 2017 року в справі за позовом Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аркадія» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів, зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2015 року Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) звернулося до суду із позовом до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності та просило достроково припинити дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 17.01.2005 «MERRELL M» та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг про припинення дії зазначеного свідоцтва України повністю, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.03.2017 відмовлено у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) просить рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити. Посилається на порушення судом норм матеріального права. В обґрунтування своїх доводів вказує, що трирічний строк невикористання знаку для товарів і послуг «MERRELL M» за Свідоцтвом України НОМЕР_1 повинен відраховуватися із дати першої публікації відомостей про реєстрацію в Україні вказаного знаку для товарів та послуг, а публікація відомостей 25.03.2013 про передачу ОСОБА_3 права власності на знак є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід прав та обов'язків до іншої особи та не є підставою для припинення прав останніх, що виникли у зв'язку з первинною реєстрацією.

Справа № 760/9576/16-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц/796/5972/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Українець В.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Саліхов В.В.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які з'явилися в суд апеляційної інстанції, з'ясувавши обставини справи та оговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що трьохрічний строк невикористання спірного знаку для товарів і послугдля ОСОБА_3 не сплинув, оскільки право власності на останній виникло у 2013 році, а позивач звернувся з відповідним позовом у 2015 році.

З таким висновком суду першої інстанції не може погодитись колегія суддів.

З матеріалів справи вбачається та встановлено під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, що 17.01.2005 зареєстровано словесну торговельну марку «MERRELL M» для товарів 14, 16, 35 класу МКТП та видано свідоцтво України НОМЕР_1 на ім'я ТОВ «Аркадія». Відповідні відомості були внесені до Державного реєстру свідоцтв України та здійснено відповідну публікацію (т. 1, а. с. 16-17). 05.02.2012 між ТОВ «Торговий дім «Аркадія» та ОСОБА_3 було укладено договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг «MERRELL M» (т. 1, а. с. 60-62). 13.06.2012 продовжено дію свідоцтва на знак для товарів і послуг «MERRELL M» для власника ТОВ «Торговий дім «Аркадія» до 16.05.2022 відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (т. 1, а. с. 63). 06.03.2013 на підставі зазначеного договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг Державною службою інтелектуальної власності України прийнято рішення про передачу права власності на знак для товарів і послуг «MERRELL M» - ОСОБА_3 (т. 1, а. с. 59). 25.03.2013 внесені відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу ОСОБА_3 права власності на оспорюваний знак та здійснена публікація про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» (т. 1, а. с. 64-65).

Позивач, зазначаючи, що протягом останніх трьох років, з часу видачі свідоцтва на спірний знак, останній, не використовується в тому числі новим власником в зв'язку з чим звернувся до суду з відповідним позовом.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відсутності правових підстав для задоволення вказаного позову.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.

Частиною 2 ст. 497 ЦК України визначено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

На підставі викладеного можливо зробити висновок про те, що власник свідоцтва на товарний знак повинен добросовісно користуватися виключним правом, яке витікає зі свідоцтва.

У законодавстві зафіксована вимога про обов'язкове використання зареєстрованого товарного знака протягом трьох років саме з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або з дати, коли використання знака було припинене. При цьому, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Під поважними причинами невикористання слід розуміти перешкоди, які мають пряме відношення до знаку для товарів і послуг, роблять його використання неможливим або нерозумним і не залежать від власника торгової марки (рішення Європейського Суду Справедливості у справі Armin Haupl v. Lidl Stiftung & Co. KG).

Будь-яка особа, базуючись на положеннях даної вимоги, може вимагати у судовому порядку припинення дії товарного знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Матеріали справи свідчать, що відповідно до листа ДП «Моніторинг ЗМІ України» від 16.03.2015 за період з 01.01.2005 і до моменту надання довідки товари та послуги під торговельною маркою «MERRELL М» не рекламувались (а. с. 33). Згідно листа Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2015 №1-8/2217 ліцензії на використання словесного знаку «MERRELL М» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 станом на 16.03.2015 не видавались та відповідні відомості до Реєстру ліцензійних договорів не вносились (а. с. 32). Інформацією наданою організаціями, що об'єднують юридичних та фізичних осіб, які надають послуги у сферах діяльності, передбачених 35 класом МКТП: ВЕО «Асоціація зовнішньої реклами України», ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів», ГО «Виставкова федерація України» зазначено, що «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» (первинний володілець оспорюваного свідоцтва на знак для товарів та послуг), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ», ОСОБА_3 у складі цих організацій не перебували, а послуги з використанням знака для товарів та послуг «MERRELL М» у період з 01.01.2005 по дату надання відповіді не надавались (а. с. 35-39). Відповідно до інформації Інтернет - ресурсу пошукових систем «Rambler», «Google», «Yandex», сервіс перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників доменних імен «WHOIS», підтверджено факт не використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «MERREL М» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (а. с. 23-31).

На думку колегії суддів вищевикладені обставини свідчать про те, що словесне позначення «MERREL М» за Свідоцтвом України НОМЕР_1 від 17.01.2005 для товарів 14, 16, 35 класу МКТП в Україні не використовувалось протягом останніх трьох років з часу видачі вказаного свідоцтва.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно із ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Матеріали справи свідчать, що 16.04.2015 позивачу було відмовлено в реєстрації його знаку «MERREL» для всіх послуг 35 класу, оскільки останній є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «MERREL М», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_1 від 17.01.2005, заявка № від 16.05.2002 щодо споріднених послуг (а. с. 21-22).

Враховуючи, встановлення в судовому засіданні факту невикористання відповідачем торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_1, колегія суддів приходить до висновку, що вищезгадані обставини створюють перешкоди позивачу в набутті прав інтелектуальної власності на торговельну марку «MERREL» відносно товарів 35 класу МКТП, в зв'язку з чим колегія суддів вважає, що позовні вимоги щодо визнання припиненим дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 17.01.2005 «MERRELL M» саме для даного класу підлягають задоволенню.

При цьому колегія суддів звертає увагу на висновки зазначені в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по вказаній справі про не використання відповідачем спірної торгівельної марки на території України понад встановлений строк, з об'єктивних причин, оскільки він набув прав на цю марку тільки 25.03.2013, у зв'язку з чим не може відповідати за дії колишнього власника, але не погоджується з ними, оскільки чинне законодавство України не ставить можливість припинення трирічного строку невикористання знаку для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва на такий знак.

Колегія суддів вважає, що при отриманні спірного знаку від ТОВ «Торговий дім «Аркадія» ОСОБА_3, мав оцінити наявний ризик при укладенні вищезгаданого договору з попереднім власником в тому числі і з урахуванням факту його тривалого невикористання.

Також, приймаючи рішення про часткове задоволення позову, колегія суддів враховує і інші обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідачем в порушення вищевказаних норм права не надано належних та допустимих доказів на підтвердження використання знаку для товарів і послуг «MERREL М» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, на якого саме законом покладено обов'язок доказування зазначених обставин.

При цьому, колегія суддів вважає, що посилання відповідача на те, що спірний знак використовується ним в діловій документації не підтверджено належними та допустимими доказами, в зв'язку з чим не можуть спростовувати висновок суду щодо не використання відповідачем вказаного знаку при наданні послуг, для яких він зареєстрований.

Також, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відмови у задоволенні позовних вимог стосовно Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 5 даного Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державною службою інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ).

Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або часткою та дострокового припинення його дії, і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Враховуючи, що при розгляді справи в суді апеляційної інстанції було встановлено, що відповідач тривалий час не використовує спірний знак, внаслідок чого порушуються відповідні права позивача, колегія суддів вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню в зв'язку з чим вважає за можливе зобов'язати Державну служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо достроково частково припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 від 17.01.2005 на торговельну марку «MERREL М», що видане на ім'я ОСОБА_3, стосовно послуг 35 класу за МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Таким чином, вимоги апеляційної скарги знайшли своє часткове підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

За наведеного відповідно до вимог ст. 309 ЦПК України рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню та ухвалення нового про часткове задоволення позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з ОСОБА_3 на користь Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) підлягає стягненню судовий збір в розмірі 487, 20 грн. за подачу позовної заяви.

Керуючись ст.ст.303,304,309,313,314,315,325 ЦПК України, колегія суддів,

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) задовольнити частково.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21 березня 2017 року скасувати.

Ухвалити нове рішення.

Позовом Волверін Аутдорз, Інк. (е Мічиган корпорейшн) до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аркадія» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 задовольнити частково.

Достроково частково припинити дію свідоцтва України № НОМЕР_1 від 17 січня 2005 року на торговельну марку «MERRELLM», що видане на ім'я ОСОБА_3, стосовно послуг 35 класу за МКТП, а саме: аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; наймання місця на реклами; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; готування платіжних документів; реклама поштою; рекламування; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування поштою рекламних матеріалів; секретарське обслуговування; сприяння продажеві (посередництво); комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність» про дострокове часткове припинення дії свідоцтва № НОМЕР_1 від 17 січня 2005 року на торговельну марку «MERRELL M», що видане на ім'я ОСОБА_3, щодо послуг 35 класу МКТП.

Стягнути з ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) на користь Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) 487 грн. 20 коп. судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: Б.Б. Левенець

Н.В.Поліщук