Справа № 760/727/14-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Трофимчук К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Рено с.а.с. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер», ОСОБА_3 про визнання свідоцтва недійсним частково, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

10 січня 2014 року компанія Рено с.а.с. звернулась в суд з зазначеним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ «Спрей Майстер», ОСОБА_3 про визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

Свої вимоги мотивувала тим, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (попередник Державної служби інтелектуальної власності України) зареєстрував торговельну марку «Spray Master» і видав свідоцтво України № НОМЕР_1 на ім'я ТОВ «Спрей Майстер» та ОСОБА_3 для товарів 7, 12 та 35 класів МКТП.

Така державна реєстрація торговельної марки здійснена з порушенням законодавства України, а торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони. Вона є схожою з торговельною маркою компанії Рено с.а.с. за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, що діє на території України з 01 лютого 1995 року, в частині зареєстрованих товарів 12 класу МКТП, тому їх можна сплутати, і торговельна марка відповідачів може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Позивач вважає, що позначення «Spray Master» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 асоціюється в цілому з позначенням «MASTER» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.

Торговельна марка позивача за міжнародною реєстрацією є словесною, а торговельна марка відповідачів так само містить у своєму складі словене позначення «MASTER». У відповідності до п.п. 4.3.2.6. Правил «словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними позначеннями. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість».

Порівнювані позначення є схожими у фонетичному, графічному та семантичному аспектах, оскільки саме слово «MASTER» є ключовим елементом в обох торговельних марках.

За таких обставин, позначення «Spray Master», зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «MASTER», міжнародна реєстрація на яку була раніше заявлена в Україні на ім'я позивача для однорідних товарів.

Крім того, позначення «Spray Master» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Компанія Рено с.а.с. є всесвітньо відомою компанією, що виробляє автомобілі та комплектуючі до них. Автомобіль під торговельною маркою «MASTER» позивач почав виготовляти та розповсюджувати з 1980 року. В Україні представлено вже третє покоління цього автомобіля. Про широке розповсюдження автомобіля на території України може свідчити кількість пропозицій для його придбання як в офіційних салонах Renault, так і на веб-сайтах з продажу вживаних автомобілів.

Автомобілі «MASTER» асоціюються в свідомості споживачів саме з позивачем, тому реєстрація спірної торговельної марки на ім'я відповідачів не може не призвести до введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Просить суд ухвалити рішення, яким визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «Spray Master» недійсним частково, а саме в частині товарів 12 класу МКТП; зобов'язати внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг частково, а саме в частині товарів 12 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 08 квітня 2015 року позов задоволено (т. 2, а.с. 137-145).

09 вересня 2015 року ухвалою Апеляційного суду міста Києва зазначене рішення залишено без змін (т. 2, а.с. 209-212).

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10 лютого 2016 року рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 08 квітня 2015 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 09 вересня 2015 року скасовано. Справу передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції (т. 3, а.с. 76-81).

Зазначено, що судами, поклавши в основу рішення висновок судової експертизи, не враховано вимоги ч. 2 ст. 150 ЦПК України, оскільки не було досліджено експертне дослідження від 19 січня 2015 року № 38-15 та взагалі не враховано заперечення Державної служби інтелектуальної власності України на висновок судової експертизи.

Протокольною ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 20 вересня 2017 року до участі в справі в якості правонаступника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України було залучено Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У судовому засіданні представники позивача підтримали заявлений позов та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти задоволення позову заперечувала. Підтримала письмові заперечення, подані представником Державної служби інтелектуальної власності України, що містяться в матеріалах справи. Не погоджується з висновком судової експертизи та вважає, що він суперечить вимогам закону та не має прийматись як доказ (т. 2, а.с. 81-84).

Представник відповідача ТОВ «Спрей Майстер» вважав, що позов не підлягає задоволенню. Подав до суду письмові заперечення (т. 1, а.с. 38-41). Пояснив суду, що ТОВ «Спрей Майстер» та ОСОБА_3 було подано заявку, отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, відомості про його видачу опубліковано 10 вересня 2010 року. Саме з цієї дати позивач міг дізнатись про реєстрацію оспорюваного знаку та на момент написання позовної заяви минуло повних 3 роки та 3 місяці. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

ТОВ «Спрей Майстер» у своєму комерційному найменуванні містить словосполучення «СПРЕЙ МАЙСТЕР», що і було закладено в основу оспорюваного реєстраційного позначення «Spray Master» у відповідності до англійської транскрипції.

Згідно з п.п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства № 116 від 28 липня 1995 року до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Фірмове найменування ТОВ «Спрей Майстер» є відомим на території України певному професійному колу осіб, як продавця сільськогосподарської техніки. Знак позивача у сполученні «Рено Майстер» асоціюється, як виробник/продавець мікроавтобусів, що не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Оспорюваний 12 клас свідоцтва України № НОМЕР_1 містить загальний перелік як для мікроавтобусів, так і для сільськогосподарської техніки. ТОВ «Спрей Майстер» має власний сайт, на якому зазначена комерційна діяльність, а саме: торгівля сільськогосподарською технікою аргентинських виробників. Позивач надає докази популярності марки «MASTER» його мікроавтобусів станом на день розгляду справи, а не на день подання заявки про реєстрацію знаку відповідачів.

Вважає, що висновок судової експертизи суперечить експертному дослідженню, наданому стороною відповідача - ТОВ «Спрей Майстер». У цьому дослідженні зроблений протилежний висновок про те, що порівнювальні знаки не є тотожними або схожими настільки, що їх можна між собою сплутати. Вважав за необхідне призначення повторної експертизи в справі для усунення розбіжностей.

Крім цього, представник ТОВ «Спрей Майстер» подав до суду заяву про застосування строку позовної давності до вимог позивача, оскільки вважав, що стороною позивача пропущений строк на звернення для суду з позовом.

Відповідач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Суд за згодою інших учасників судового розгляду ухвалив проводити розгляд справи без його участі. У матеріалах справи містяться письмові заперечення відповідача ОСОБА_3 проти позову (т. 1, а.с. 122-124). У них зазначено, що використання торговельної марки «Spray Master» (комбінованої) не може бути порушенням прав позивача на зареєстровану ним торгівельну марку «MASTER». На дату подачі заявки на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг 18 червня 2009 року вже діяла правова охорона на території України на знак для товарі і послуг « MASTER» (міжнародна реєстрація № НОМЕР_2 від 18 січня 1980 року), проте Державним департаментом інтелектуальної власності, було прийнято рішення про реєстрацію позначення «Sprey Master» (комбінованого) та видачу свідоцтва України № НОМЕР_1.

Також відповідачем ОСОБА_3 у запереченнях заявлено про застосування строку позовної давності до вимог позивача з тих же підстав, що зазначив і представник ТОВ « Спрей Майстер».

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що компанія Рено с.а.с. є власником міжнародної реєстрації № НОМЕР_2, що діє на території України з 01 лютого 1995 року, в тому числі для товарів 12 класу МКТП (т. 1, а.с. 17-21).

З наданої суду Виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг вбачається, що відповідачі ТОВ «Спрей Майстер» та ОСОБА_3 є власниками свідоцтва на знак для товарів та послуг України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2010 року, зокрема, для товарів 12 класу МКТП (т. 1, а.с. 59-67).

Відповідно до частин 1, 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Пунктами «а», «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У ч. 2 цієї статті зазначено, що при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Зазначений Закон був чинним на дату подання заявки № НОМЕР_3 на реєстрацію торговельної марки «Spray Master» (18 червня 2009 року).

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У ч. 3 ст. 6 цього Закону визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25 грудня 1991 року встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Позивач вважає, що позначення «Spray Master» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 асоціюється в цілому з позначенням «MASTER» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.

Згідно зі ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

На підтвердження заявлених вимог сторона позивача вважала за необхідне призначення в справі судової експертизи.

Ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва суду від 17 жовтня 2014 року клопотання було задоволено (т. 1, а.с. 232-233).

Згідно Висновку експерта № 69 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 01 грудня 2014 року (т. 2, а.с. 2-26):

1. Відносно таких товарів 12 класу МКТП, як: транспортні засоби; засоби переміщування по землі; транспортні засоби наземні, автобуси; автобуси (міжміські); автомобілі; автомобілі вантажні; автомобілі легкові; автомобілі швидкої допомоги; автомобілі-бетономішалки; автомобілі-рефрижератори; автофургони житлові; будиночки-автопричепи (фургони) (для подорожування); заслони від сонця до автомобілів; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; автомобільні шини; автопокришки; амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; бампери автомобільні; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; дзеркала заднього виду; двері до транспортних засобів; гідравлічні системи до транспортних засобів; гальма до транспортних засобів; гальмові колодки до транспортних засобів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; електродвигуни до наземних транспортних засобів; капоти двигунів до наземних транспортних засобів; укривала до керм транспортних засобів; кермові колеса до транспортних засобів; клапани до шин транспортних засобів; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; коробки передавальні до наземних транспортних засобів; крісла до транспортних засобів; чохли на крісла транспортних засобів; кузови до транспортних засобів; лижні багажники автомобільні; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; надувні шини; накривки паливних баків до транспортних засобів; насоси (помпи) повітряні (приладдя до транспортних засобів); ободи коліс транспортних засобів; осі транспортних засобів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; паски безпеки до крісел транспортних засобів; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; перекидні кузови вантажних автомобілів; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підголівники до крісел транспортних засобів; протигрязьовики (щитки протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; спортивні автомобілі; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; шестерні до наземних транспортних засобів; шини до коліс транспортних засобів; турбіни до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних транспортних засобів; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних засобів; триколісні автомобілі знак «Spray Master», за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є схожим зі знаком «MASTER», за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак «Spray Master», за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є таким, що може вести в оману відносно особи виробника, таких, наведених у свідоцтві товарів 12 класу МКТП, як: транспортні засоби; засоби переміщування по землі; транспортні засоби наземні, автобуси; автобуси (міжміські); автомобілі; автомобілі вантажні; автомобілі легкові; автомобілі швидкої допомоги; автомобілі-бетономішалки; автомобілі-рефрижератори; автофургони житлові; будиночки-автопричепи (фургони) (для подорожування); заслони від сонця до автомобілів; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; автомобільні шини; автопокришки; амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; бампери автомобільні; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; дзеркала заднього виду; двері до транспортних засобів; гідравлічні системи до транспортних засобів; гальма до транспортних засобів; гальмові колодки до транспортних засобів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; електродвигуни до наземних транспортних засобів; капоти двигунів до наземних транспортних засобів; укривала до керм транспортних засобів; кермові колеса до транспортних засобів; клапани до шин транспортних засобів; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; коробки передавальні до наземних транспортних засобів; крісла до транспортних засобів; чохли на крісла транспортних засобів; кузови до транспортних засобів; лижні багажники автомобільні; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; надувні шини; накривки паливних баків до транспортних засобів; насоси (помпи) повітряні (приладдя до транспортних засобів); ободи коліс транспортних засобів; осі транспортних засобів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; паски безпеки до крісел транспортних засобів; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; перекидні кузови вантажних автомобілів; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підголівники до крісел транспортних засобів; протигрязьовики (щитки протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; спортивні автомобілі; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; шестерні до наземних транспортних засобів; шини до коліс транспортних засобів; турбіни до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних транспортних засобів; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних засобів; триколісні автомобілі.

Судова експертиза проводилась на підставі ухвали суду відповідно до Закону України «Про судову експертизу» атестованим судовим експертом Жилою Б.В., експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України. Перед експертом були поставлені питання, які узгоджені в судовому засіданні, експерт мав у своєму розпорядженні всі матеріали справи. Висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

На спростування висновку судової експертизи стороною відповідача - ТОВ «Спрей Майстер» було надано суду Експертне дослідження № 38-15 щодо порушення прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (патентні дослідження), проведене 19 січня 2015 року представником у справах інтелектуальної власності патентним повіреним ОСОБА_6 (т. 2, а.с. 44-52).

Згідно цього експертного дослідження:

1) Відповідно до офіційного повідомлення Державної служби інтелектуальної власності України свідоцтво № НОМЕР_1 на комбінований знак для товарів і послуг «Spray Master» належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер» і станом на 19.01.2015 є чинними.

2) Відповідно до повідомлення офіційного сайту ВОІВ виключне право на території України станом на 19.01.2015 на словесний знак для товарів і послуг «MASTER» (міжнар. реєст. № НОМЕР_2) належить фірмі «RENAULT s.a.s.»

3) Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» комбінований знак «Spray Master», що належать ТОВ «Спрей Майстер» (свід. № НОМЕР_1), не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком «MASTER», що належить фірмі «RENAULT s.a.s.» (міжнар. реєст. № НОМЕР_2), зареєстрованим для таких самих або споріднених з ними товарів.

4) Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» комбінований знак «Spray Master», що належить ТОВ «Спрей Майстер» (свід. № НОМЕР_1), є правоспроможніми щодо товарів 12 кл. МКТП і в результаті кваліфікаційної експертизи, проведеної ДП «УІПВ» по заявці ТОВ «Спрей Майстер» правомірно Державною службою інтелектуальної власності України винесено рішення про відповідність позначення умовам надання правової охорони і 10.09.2010 видано відповідне свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1.

У зв'язку з цим, представник ТОВ «Спрей Майстер» вважав за необхідне призначення в справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача Міністерства економічного розвитку і торгівлі України також вважала за необхідне призначення повторної експертизи, оскільки висновок судової експертизи містить неточності та оцінка експертом певних обставин суперечить вимогам закону.

Представники позивача проти призначення судової експертизи заперечували. Зазначили, що судова експертиза проведе кваліфікованим та атестованим судовим експертом Жилою Б.В., а надане стороною відповідача експертне дослідження проведено патентним повіреним ОСОБА_6, який не є атестованим експертом в галузі інтелектуальної власності та не попереджався про кримінальну відповідальність за надане дослідження.

Також сторона позивача на противагу надала суду висновок іншого патентного повіреного - ОСОБА_7 (т. 3. а.с. 142-148), який підтверджує висновок судової експертизи в справі.

Проаналізувавши доводи учасників судового розгляду щодо необхідності проведення повторної експертизу, суд прийшов до наступного.

Судова експертиза проводилась на підставі ухвали суду для з'ясування обставин, що мають значення для справи та потребують спеціальних знань. У розпорядження експерта були надані матеріали цивільної справи, надані сторонами докази, експерт попереджений про кримінальну відповідальність. Дослідження проводилося експертом, яка має фахову підготовку в даній області знань. Експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, він мав у своєму розпорядженні всі матеріали справи. Висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань, які експерт підтвердив при допиті у судовому засіданні при розгляді справи попереднім складом суду.

Суд вважав, що доводи, зазначені у клопотанні представника ТОВ «Спрей Майстер», носять оціночний характер, не спростовують висновку експерта та не є підставою для призначення повторної експертизи.

За таких обставин, судом було відмовлено в задоволенні клопотання представника ТОВ «Спрей Майстер» про призначення повторної експертизи.

Проаналізувавши надані докази, зокрема, висновок судової експертизи та надані експертні дослідження, суд вважає за можливе в основу рішення покласти Висновок експерта № 69 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 01 грудня 2014 року (т. 2, а.с. 2-26).

Зазначений висновок проведений за ухвалою суду відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Жилою Б.В., який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Описова частина висновку містить детальний аналіз порушених перед експертом питань. За результатами порівняльного аналізу експертом досліджено словесне та комбіноване позначення до композиції якого входять словесні елементи. Експертом оцінювалась схожість комбінованих позначень, а саме: їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Також оцінювались можливість введення споживача в оману щодо походження товару через асоціації між досліджуваними елементами, їх відмінності та схожості, можливість сплутування.

Порівнюючи відповідні позначення експерт поділив знак «Spray Master» на два словесні елементи, зробив аналіз впливу кожного з двох словесних елементів знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на сприйняття знака в цілому, вказав на смислове навантаження кожного з елементів позначення.

Вбачається, що експертом чітко зазначено на підставі яких даних ним було зроблено висновки, що він навів за результатами проведеної судової експертизи.

Письмові заперечення представника Державної служби інтелектуальної власності України, що містяться в матеріалах справи, висновки судової експертизи не спростовують. Фактично зазначені заперечення посилаються на незгоду з результатами висновку судової експертизи.

Крім того, при розгляді справи попереднім складом суду, експерт Жила Б.В. у судовому засіданні надав відповіді на питання сторін та суду стосовно проведеної ним експертизи. Також експертом біли надані письмові пояснення щодо висновку експерта № 69 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 01 грудня 2014 року, зокрема, і з урахуванням заперечень сторін стосовно його дослідження (т. 2, а.с. 117-118).

Експерт підтвердив наданий висновок та вказав на те, що такий висновок було зроблено на підставі звукової та смислової тотожності сильного елементу знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - напису «Master» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2. При встановленні того, що знак за оспорюваним свідоцтвом може ввести в оману щодо особи виробника товарів, також бути враховані ті з наведених у свідоцтві відповідача товарів, які є спорідненими з товарами, вказаними в міжнародній реєстрації позивача. У свою чергу, як вказав експерт, неспорідненими з товарами, вказаними у міжнародній реєстрації позивача, є названі у свідоцтві України № НОМЕР_1 такі товари, як транспортні засоби інших видів ніж автомобільні, а також відповідні деталі.

Суд вважає, що надане стороною відповідача - ТОВ «Спрей Майстер» експертне дослідження № 38-15 щодо порушення прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (патентні дослідження) висновок судової експертизи не спростовує.

Так, дослідження проведене патентним повіреним ОСОБА_6, проте останній не є атестований експертом та не попереджався про кримінальну відповідальність за проведення дослідження. Висновки цього дослідження фактично ґрунтуються лише на аналізі перекладу слова «master» з англійської мови, дослідження інтернет-пошуковиків, мультисервісного порталу «Google», інтернет-сайтів та не містить опису обставин, що призвели до вказаних висновків.

У матеріалах справи також міститься ще один висновок іншого патентного повіреного - ОСОБА_7, який підтверджує висновок судової експертизи в справі.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вимоги Рено с.а.с. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «Спрей Майстер», ОСОБА_3 про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 вересня 2010 року «Spray Master», власником якого є ТОВ «Спрей Майстер» та ОСОБА_3, недійсним частково, а саме: в частині товарів 12 класу МКТП, повністю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні.

З урахуванням задоволення вимоги про визнання частково недійсним свідоцтва, підлягають задоволенню і вимоги про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та про опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», які є похідними від первинної вимоги.

Представник ТОВ «Спрей Майстер» подав до суду заяву про застосування строку позовної давності до вимог позивача, оскільки вважав, що стороною позивача пропущений строк на звернення для суду з позовом.

Аналогічна за змістом заява міститься і в письмових запереченнях відповідач ОСОБА_3

У заявах про застосування строку позовної давності зазначено, що публікація про видачу спірного свідоцтва була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» 10 вересня 2010 року, тому позивач повинен був дізнатися про видачу спірного свідоцтва з цієї публікації та подати позов у межах трирічного строку позовної давності, проте на момент написання позовної заяви минуло повних 3 роки та 3 місяці. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частинами 3-5 ст. 267 ЦК України визначено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Згідно зі ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особадовідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

З матеріалів справи вбачається, що позивач є іноземною юридичною особою, зареєстрованою згідно законодавства Франції. Офіційний бюлетень «Промислова власність» не розповсюджується за межами території України. Крім того, згідно ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземці реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Позивач дізнався про реєстрацію спірної торговельної марки за результатами міжнародного пошуку за позначеннями, схожими з торговельною маркою «MASTER», дата пошуку - 11.05.2011 року. Після цього він звернувся до своїх представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) на території України з метою подальшого захисту порушених прав (т. 2, а.с. 90-92).

Суд вважає, що для позивача перебіг строку позовної давності розпочався 11 травня 2011 року - з дня, коли позивач довідався про спірну реєстрацію та відповідно про порушення свого права, та сплив - 11 травня 2014 року. У такому випадку, звернення до суду з позовом 10 січня 2014 року було здійснене позивачем у межах трирічного строку позовної давності.

З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню.

З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті 88 ЦПК України стягненню з відповідача ТОВ «Спрей Майстер» та з відповідача ОСОБА_3 (з кожного) на користь Рено с.а.с. підлягає 121 гривня 80 копійок судового збору та 3680 гривень витрат за проведення судової експертизи.

Керуючись статтями 492-495, 499 ЦК України, статтями 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов Рено с.а.с. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер», ОСОБА_3 про визнання свідоцтва недійсним частково, зобов'язання вчинити дії задовольнити.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 вересня 2010 року «Spray Master», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер» та ОСОБА_3, недійсним частково, а саме в частині товарів 12 класу МКТП:

транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; автобуси; автобуси (міжміські); автомобілі; заслони від сонця до автомобілів; автомобілі вантажні; автомобілі легкові; автомобілі швидкої допомоги; автомобілі-бетономішалки; автомобілі-рефрижератори; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; автомобільні шини; автонавантажувачі, вилкові автонавантажувачі; автопокришки; автофургони житлові; агрегати тягові; апарати, машини та прилади для аеронавтики; аероплани; аеросани; аеростати; аеростати вкеровні (дирижаблі); амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до транспортних засобів; амортизатори (ударопоглиначі) пружинні до транспортних засобів; багажники до велосипедів; багажники до транспортних засобів; багажні візки; багажні сітки до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних засобів; бампери (буфери) транспортних засобів; бампери автомобільні; бандажі маточин коліс; баржі; баркаси; безкамерні шини велосипедні; прив'язі безпеки до крісел транспортних засобів; безпечні крісла для дітей до транспортних засобів; будиночки-автопричепи (фургони) (для подорожування); буфери до їздових складників залізничних; буфети перемісні (автомобілі); вагонетки; вагони-ресторани; вагони-рефрижератори; вантажні ручні візки; вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли; велосипеди; велосипедні гальма; велосипедні двигуни; велосипедні керма; велосипедні корбові (колінчасті) важелі; велосипедні ланцюги; велосипедні маточини; велосипедні насоси (помпи); велосипедні підпірки; велосипедні рами; велосипедні сідла; велосипедні шини; велосипедні шпиці; велосипедні щитки протигрязьові; верх відкидний до транспортних засобів; весла; весла кормові; викидні крісла до літаків; відлоги (каптури) дитячих колясок; відлоги (каптури) дитячих колясок сидячих; візки (вози); візки залізничних вагонів; візки інвалідні; візки на покупки; військові транспортні засоби; вікна до транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; водні транспортні засоби; гаки суднові; гальма до транспортних засобів; гальмові колодки до транспортних засобів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; гвинти (рушії) до суден; гідравлічні системи до транспортних засобів; гідроплани; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; глісери; візки для перевозіння гнучких труб; візки для гольфа; гребені ободів до залізничних коліс; двері до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; двоколісні візки; дзеркала заднього виду; димарі до локомотивів; димарі до суден; дистанційно керовані транспортні засоби, крім іграшкових; дитячі коляски; драги (землечерпалки) (судна); дрезини; електродвигуни до наземних транспортних засобів; електротранспорт (транспортні засоби електричні); залізничні зчепи; захисні (захистові) пристрої для одягу, велосипедні; звукові сигнали до транспортних засобів; знаряддя для лагодження надувних камер; зчепи до наземних транспортних засобів; зчепи до транспортних засобів; ілюмінатори; кабіни до підвісних канатних доріг; камери велосипедні; камери до надувних шин; канатні (підвісні) дороги з одномісними кріслами; канатні підвісні дороги (тельфери); капоти двигунів до наземних транспортних засобів; картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових; катери; керма (рулі, стерна); укривала до керм транспортних засобів; кермові колеса до транспортних засобів; клапани до шин транспортних засобів; кнехти суднові (морські); устатковання до кодолових (підвісних) доріг; маточини коліс транспортних засобів; муфти до шпиць коліс; шини до транспортних коліс; колеса велосипедні; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; колеса до транспортних засобів; коліщата до візків (транспортних засобів); коляски до мотоциклів; кораблі (судна морські); коробки передавальні до наземних транспортних засобів; корпуси суден; космічні кораблі, апарати; кочети човнові; кошики для велосипедів; кранці до суден; кріпильні планки (морські); крісла до транспортних засобів; чохли на крісла транспортних засобів; підіймальні механізми кузовів (частини наземних транспортних засобів); кузови до транспортних засобів; лазаретні фургони; ланки гусеничні до транспортних засобів (роликові, тракторні); ланцюги протиковзові; латки клейкі гумові для лагодження надувних камер; ливарні візки; підіймачі для лижників; лижні багажники автомобільні; личковання внутрішнє для транспортних засобів; літаки-амфібії; літальні апарати; локомотиви; ковпаки маточин коліс; місця спальні до транспортних засобів; мопеди; мотоцикли; мотоцикли з коляскою; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; надувні шини; гонки (шатуни) до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; сполучальні (єднальні) тяги до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; накривки (тенти, чохли) дитячих колясок; накривки паливних баків до транспортних засобів; насоси (помпи) повітряні (приладдя до транспортних засобів); ножні сани; ободи коліс велосипедів, мотоциклів; ободи коліс транспортних засобів; одчіплювальні пристрої до суден; омнібуси; осі транспортних засобів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; парашути; пасажирські вагони залізничні; паски безпеки до крісел транспортних засобів; педалі велосипедні; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; перекидачі (частини вагонів та вагонеток); перекидні візки; перекидні кузови вантажних автомобілів; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підвісні транспортери; підголівники до крісел транспортних засобів; підпірки велосипедні (деталі велосипедів); покажчики повертання до транспортних засобів; транспортні засоби на повітряних подушках; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); повітряні транспортні засоби; покажчики повертання велосипедні; поливальні автомашини; понтони; звукові попереджальні пристрої до велосипедів, мотоциклів; пороми (судна); похилі спуски до суден; протигрязьовики (щитки протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів; рангоути до суден; реактивні двигуни до наземних транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; колеса до рудникових візків; рухомий склад залізничний; рухомий склад фунікулерів; рушійні гвинти; рушійні гвинти до човнів; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; самокати (транспортні засоби); сани (транспортні засоби); сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; сідла до велосипедів або мотоциклів; чохли на сідла мотоциклів та велосипедів; спальні вагони; спортивні автомобілі; стернові пристрої до суден; шпангоути до суден; сходи до транспортних засобів; тачки; торсіони до транспортних засобів; трактори; трамваї; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; укривала (певної форми) на транспортні засоби; шасі транспортних засобів; шпиці коліс до транспортних засобів; транспортні засоби наземні, повітряні, водні та рейкові; трейлери; триколісні автомобілі; триколісні велосипеди і мотоцикли; турбіни до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних транспортних засобів; устатковання для відновлювання протекторів шин; фунікулери; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних засобів; чистильні візки; щогли до човнів; човни моторні; шестерні велосипедні; шестерні до наземних транспортних засобів; шини до коліс транспортних засобів; шини тверді до коліс транспортних засобів; широколопатеві весла; шлюпбалки до суден; шлюпки; шпичаки до шин; яхти.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним частково свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 вересня 2010 року «Spray Master», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер» та ОСОБА_3, недійсним частково, а саме в частині товарів 12 класу МКТП:

транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; автобуси; автобуси (міжміські); автомобілі; заслони від сонця до автомобілів; автомобілі вантажні; автомобілі легкові; автомобілі швидкої допомоги; автомобілі-бетономішалки; автомобілі-рефрижератори; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; автомобільні шини; автонавантажувачі, вилкові автонавантажувачі; автопокришки; автофургони житлові; агрегати тягові; апарати, машини та прилади для аеронавтики; аероплани; аеросани; аеростати; аеростати вкеровні (дирижаблі); амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до транспортних засобів; амортизатори (ударопоглиначі) пружинні до транспортних засобів; багажники до велосипедів; багажники до транспортних засобів; багажні візки; багажні сітки до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних засобів; бампери (буфери) транспортних засобів; бампери автомобільні; бандажі маточин коліс; баржі; баркаси; безкамерні шини велосипедні; прив'язі безпеки до крісел транспортних засобів; безпечні крісла для дітей до транспортних засобів; будиночки-автопричепи (фургони) (для подорожування); буфери до їздових складників залізничних; буфети перемісні (автомобілі); вагонетки; вагони-ресторани; вагони-рефрижератори; вантажні ручні візки; вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли; велосипеди; велосипедні гальма; велосипедні двигуни; велосипедні керма; велосипедні корбові (колінчасті) важелі; велосипедні ланцюги; велосипедні маточини; велосипедні насоси (помпи); велосипедні підпірки; велосипедні рами; велосипедні сідла; велосипедні шини; велосипедні шпиці; велосипедні щитки протигрязьові; верх відкидний до транспортних засобів; весла; весла кормові; викидні крісла до літаків; відлоги (каптури) дитячих колясок; відлоги (каптури) дитячих колясок сидячих; візки (вози); візки залізничних вагонів; візки інвалідні; візки на покупки; військові транспортні засоби; вікна до транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; водні транспортні засоби; гаки суднові; гальма до транспортних засобів; гальмові колодки до транспортних засобів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; гвинти (рушії) до суден; гідравлічні системи до транспортних засобів; гідроплани; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; глісери; візки для перевозіння гнучких труб; візки для гольфа; гребені ободів до залізничних коліс; двері до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; двоколісні візки; дзеркала заднього виду; димарі до локомотивів; димарі до суден; дистанційно керовані транспортні засоби, крім іграшкових; дитячі коляски; драги (землечерпалки) (судна); дрезини; електродвигуни до наземних транспортних засобів; електротранспорт (транспортні засоби електричні); залізничні зчепи; захисні (захистові) пристрої для одягу, велосипедні; звукові сигнали до транспортних засобів; знаряддя для лагодження надувних камер; зчепи до наземних транспортних засобів; зчепи до транспортних засобів; ілюмінатори; кабіни до підвісних канатних доріг; камери велосипедні; камери до надувних шин; канатні (підвісні) дороги з одномісними кріслами; канатні підвісні дороги (тельфери); капоти двигунів до наземних транспортних засобів; картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових; катери; керма (рулі, стерна); укривала до керм транспортних засобів; кермові колеса до транспортних засобів; клапани до шин транспортних засобів; кнехти суднові (морські); устатковання до кодолових (підвісних) доріг; маточини коліс транспортних засобів; муфти до шпиць коліс; шини до транспортних коліс; колеса велосипедні; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; колеса до транспортних засобів; коліщата до візків (транспортних засобів); коляски до мотоциклів; кораблі (судна морські); коробки передавальні до наземних транспортних засобів; корпуси суден; космічні кораблі, апарати; кочети човнові; кошики для велосипедів; кранці до суден; кріпильні планки (морські); крісла до транспортних засобів; чохли на крісла транспортних засобів; підіймальні механізми кузовів (частини наземних транспортних засобів); кузови до транспортних засобів; лазаретні фургони; ланки гусеничні до транспортних засобів (роликові, тракторні); ланцюги протиковзові; латки клейкі гумові для лагодження надувних камер; ливарні візки; підіймачі для лижників; лижні багажники автомобільні; личковання внутрішнє для транспортних засобів; літаки-амфібії; літальні апарати; локомотиви; ковпаки маточин коліс; місця спальні до транспортних засобів; мопеди; мотоцикли; мотоцикли з коляскою; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; надувні шини; гонки (шатуни) до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; сполучальні (єднальні) тяги до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; накривки (тенти, чохли) дитячих колясок; накривки паливних баків до транспортних засобів; насоси (помпи) повітряні (приладдя до транспортних засобів); ножні сани; ободи коліс велосипедів, мотоциклів; ободи коліс транспортних засобів; одчіплювальні пристрої до суден; омнібуси; осі транспортних засобів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; парашути; пасажирські вагони залізничні; паски безпеки до крісел транспортних засобів; педалі велосипедні; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; перекидачі (частини вагонів та вагонеток); перекидні візки; перекидні кузови вантажних автомобілів; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підвісні транспортери; підголівники до крісел транспортних засобів; підпірки велосипедні (деталі велосипедів); покажчики повертання до транспортних засобів; транспортні засоби на повітряних подушках; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); повітряні транспортні засоби; покажчики повертання велосипедні; поливальні автомашини; понтони; звукові попереджальні пристрої до велосипедів, мотоциклів; пороми (судна); похилі спуски до суден; протигрязьовики (щитки протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів; рангоути до суден; реактивні двигуни до наземних транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; колеса до рудникових візків; рухомий склад залізничний; рухомий склад фунікулерів; рушійні гвинти; рушійні гвинти до човнів; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; самокати (транспортні засоби); сани (транспортні засоби); сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; сідла до велосипедів або мотоциклів; чохли на сідла мотоциклів та велосипедів; спальні вагони; спортивні автомобілі; стернові пристрої до суден; шпангоути до суден; сходи до транспортних засобів; тачки; торсіони до транспортних засобів; трактори; трамваї; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; укривала (певної форми) на транспортні засоби; шасі транспортних засобів; шпиці коліс до транспортних засобів; транспортні засоби наземні, повітряні, водні та рейкові; трейлери; триколісні автомобілі; триколісні велосипеди і мотоцикли; турбіни до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних транспортних засобів; устатковання для відновлювання протекторів шин; фунікулери; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних засобів; чистильні візки; щогли до човнів; човни моторні; шестерні велосипедні; шестерні до наземних транспортних засобів; шини до коліс транспортних засобів; шини тверді до коліс транспортних засобів; широколопатеві весла; шлюпбалки до суден; шлюпки; шпичаки до шин; яхти,

та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Спрей Майстер» на користь Рено с.а.с. 121 гривню 80 копійок судового збору та 3680 гривень витрат за проведення судової експертизи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Рено с.а.с. 121 гривню 80 копійок судового збору та 3680 гривень витрат за проведення судової експертизи.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: