Провадження №2/760/54/17
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Оксюти Т.Г.

при секретарі - Горупа В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ХІПП ЕНД КО до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок НОМЕР_2, зареєстрований 25.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просив визнати патент України НОМЕР_2 на промисловий зразок, зареєстрований 25.02.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 повністю недійсним та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним зазначеного патенту та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Свої вимоги обґрунтовує тим, що німецька компанія «ХІПП ЕНД КО» є світовим лідером у виробництві товарів для дітей. Компанія заснована у 1899 році та на даний час має представництва у багатьох країнах, а саме: Україна, Вірменія, Азербайджан, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія та ін.

Позивач є власником ряду торгівельних марок на території України:

Міжнародна реєстрація №551647 «HIPP» для товарів 01, 05, 10, 29, 30, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 17.08.1993 року;

Міжнародна реєстрація №575291 для товарів 05, 29, 30, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 17.08.1993 року;

Міжнародна реєстрація №720521 для товарів 05, 29, 30, 31, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 25.11.1999 року;

Свідоцтво України №165019 для товарів 05 класу МКТП, дата подання заявки на реєстрацію 13.12.2011 року;

Свідоцтво України №197610 для товарів 05 класу МКТП, дата подання заявки на реєстрацію 17.10.2013 року.

Проте, позивачу стало відомо, що відповідачем ОСОБА_1 було зареєстровано промисловий зразок «Логотип» за патентом України НОМЕР_2.

При цьому, основним елементом композиції, який формує зоровий образ до сприйняття промислового зразку, є словесне позначення «HIPP», яке повністю імітує торгівельну марку, належну позивачу ХІПП ЕНД КО.

Таке співпадіння, на думку позивача, призводить до введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє чи надає послуги, а також до того, що цей спірний логотип і знак можна сплутати з торгівельною маркою позивача.

У зв'язку з зазначеним вище, вважає, що при реєстрації спірного патенту відповідачі порушили законні права та інтереси позивача.

На підставі викладеного позивач просив позов задовольнити.

Представник позивача надав заяву в якій позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити. Також просив справу розглядати без його участі.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив справу розглядати без його участі.

В ході розгляду справи надав пояснення в яких проти задоволення позову заперечував посилаючись на те, що під час видачі патенту України на промисловий зразок НОМЕР_2 Державна служба не порушила жодної з вимог законодавства, діяла у відповідності із законом та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах, та у спосіб, що передбачені законом.

На підставі викладеного просив у задоволенні позову відмовити.

Відповідач ОСОБА_1 та його представник в судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.

З урахуванням викладеного суд вважає за можливе розглянути справу без участі відповідача ОСОБА_1 та його представника.

Суд, врахувавши заяви представника позивача та представника Державної служби інтелектуальної власності України, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що позивач ХІПП ЕНД КО є власником ряду торгівельних марок на території України:

знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №551647 «HIPP» для товарів 01, 05, 10, 29, 30, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 17.08.1993 року;

знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №575291 для товарів 05, 29, 30, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 17.08.1993 року;

знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №720521 для товарів 05, 29, 30, 31, 32 класів МКТП, дата поширення на територію України 25.11.1999 року;

свідоцтва України №165019 для товарів 05 класу МКТП, дата подання заявки на реєстрацію 13.12.2011 року;

свідоцтва України №197610 для товарів 05 класу МКТП, дата подання заявки на реєстрацію 17.10.2013 року.

Компанія «ХІПП ЕНД КО» є світовим лідером у виробництві товарів для дітей. Компанія заснована у 1899 році та на даний час має представництва у багатьох країнах, а саме: Україна, Вірменія, Азербайджан, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Данія, Грузія, Іран, Італія, Іспанія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Македонія, Люксембург, Естонія, Фінляндія, Об'єднані Арабські Емірати, Франція, Узбекистан та багато інших.

В свою чергу, відповідачем ОСОБА_1 було зареєстровано промисловий зразок «Логотип» за патентом України НОМЕР_2.

При цьому, основним елементом композиції, який формує зоровий образ до сприйняття промислового зразку, є словесне позначення «HIPP», яке повністю імітує торгівельну марку, належну позивачу ХІПП ЕНД КО.

Позивач просив визнати патент України НОМЕР_2 на промисловий зразок, зареєстрований 25.02.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 повністю недійсним та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним зазначеного патенту та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», посилаючись на те, що таке співпадіння, на призводить до введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє чи надає послуги, а також до того, що цей спірний логотип і знак можна сплутати з торгівельною маркою позивача, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Виключенням з правила є розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 6 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту (положення ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Відповідно до статей 462, 464 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності засвідчується патентом, зважаючи на що недійсним може бути визнаний сам патент.

Відповідно до статті 469 ЦК України, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними, з підстав та в порядку, встановлених законом.

У відповідності до абз. 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.1993 р. №3770-XII патент України на промисловий зразок може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року N 3688-XII, правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відповідно до підпункту 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом МОН України №110 від 18.02.2002 року, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає судову експертизу.

Для вирішення питання чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Логотип» за патентом України НОМЕР_2 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 25.02.2016 року, ухвалою суду від 27.10.2017 року за клопотанням позивача було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

З висновку експерта № 1134 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.01.2017 року, що складений експертом Дорошенко О.Ф. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності НАПН вбачається, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Логотип» за патентом України НОМЕР_2 була загальнодоступною у світі до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 29.04.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч. ч. 2, 3 ст.212 ЦПК України).

Висновок складений атестованим судовим експертом Дорошенко О.Ф. який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 «Дослідження пов'язані з охороною прав на промислові зразки» (свідоцтво Міністерства юстиції України №933), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року.

Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Під час проведення дослідження використовувались методи порівняння, аналізу, синтезу та узагальнення.

Згідно з пунктом 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Згідно з пунктом 8.1.4.3. Правил при виділені суттєвих ознак промислового зразка повністю має бути описана сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а розкриття суті кожного з інших варіантів здійснюється шляхом описування тих ознак, які відрізняють кожний інший варіант від основного.

Висновок містить докладний опис проведеного експертом дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновок судової експертизи № 1134 за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Здійснюючи оцінку висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що даний висновок узгоджується із іншими доказами у справі як у сукупності, так і окремо.

Таким чином, проведеним експертним дослідженням підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Логотип» за патентом України НОМЕР_2 була загальнодоступною у світі до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 29.04.2015 року, а тому не відповідає умовам патентоспроможності, і, як наслідок, відповідний патент підлягає визнанню судом недійсним на підставі п.п. "а" п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Будь - яких доказів які б викликали сумнів у повності, ясності, правильності висновку, чи доказів пов'язаних з недостатньою професійною кваліфікацією експерта, сторонами надано не було, а тому суд вважає його вірним та обґрунтованим і таким, що не суперечить матеріалам справи, поясненням сторін і може бути взятим до уваги судом при ухваленні рішення.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що при реєстрації спірного патенту були порушені права позивача, оскільки компанія «ХІПП ЕНД КО» є світовим лідером у виробництві товарів для дітей. Компанія заснована у 1899 році та на даний час має представництва у багатьох країнах, а саме: Україна, Вірменія, Азербайджан, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Данія, Грузія, Іран, Італія, Іспанія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Македонія, Люксембург, Естонія, Фінляндія, Об'єднані Арабські Емірати, Франція, Узбекистан та багато інших.

Факт використання позивачем власної торговельної марки та її відомість в Україні і в усьому світі задовго до дати подання заявки на промисловий зразок (29.04.2015 року) на який отримано патент НОМЕР_2, також підтверджується копіями публікацій у журналі, підготовленому до благодійного Гала-концерту «Чужих дітей не буває», який був присвячений Міжнародному дню захисту дітей та надрукованому у м. Донецьк у 2007 році; посібнику для лікарів «Питание здорового и больного ребенка», м. Москва, 2010 р.

Крім того, продукція з логотипом позивача неодноразово презентувалась в різноманітних рекламних матеріалах, в тому числі у засобах масової інформації та шляхом розповсюдження власних рекламних матеріалів, а саме: продуктів харчування дитини у журналі «Пузя», 2011 р.; рекламні буклети щодо новинок та акційних товарів протягом 2012 року; продуктів харчування дитини у журналі «Мой ребенок» за березень 2013 року; рекламно-комерційний проспект лінійки товарів «HIPP Babysanft» для догляду за шкірою малюка з самого народження через розповсюдження власних брошур, січень 2014 р.; продуктів харчування у журналі «Viva», 2016 р.

Офіційний представник позивача в Україні ТОВ «ХіПП Україна» неодноразово, а саме у 2006 році, 2007 році, 2008 році, брав участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року Україна» та перемагав у номінації «Дитяче харчування року», що підтверджується листом від ТОВ «Вибір року Україна» та копіями буклетів переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року Україна» за 2006 та 2008 роки.

Позивач неодноразово здобував і інші перемоги, зокрема у 2015 році за версією ділового журналу «Фокус-Гроші» виробник дитячого харчування - компанія ХІПП ЕНД КО перемогла в номінації «Улюбленець споживачів - 2015 року». Близько 1,1 млн. споживачів залишили свої оцінки торговій марці «HiPP» у соціальних мережах. Таким чином, у ході дослідження дана торгова марка була визнано найпопулярнішим брендом в Німеччині.

У 2015 році в результаті опитування 8143 німецьких споживачів, проведеного компанією Facit, що спеціалізується на маркетингових дослідження ринку, рекламним агентством Serviceplan та «Економічним тижневиком», стосовно того, яку із 104 компаній, що брали участь у дослідженні, вони вважають більш справедливою, відповідальною та екологічно чистою, 1-ше місце зайняв позивач.

Згідно ст.10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно ст.57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ст.61 цього кодексу.

Згідно ч.4 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що реєстрація Державною службою інтелектуальної власності України спірного патенту на ім'я ОСОБА_1 відбулась із порушеннями п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та ч. 1 ст. 461 ЦК України.

Промисловий зразок відповідача ОСОБА_1 за вищевказаним патентом України не є патентоспроможним, а отже, згідно п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону не може отримати правової охорони та відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК України не є придатним для набуття прав інтелектуальної власності на нього, що є підставою для визнання патенту України № НОМЕР_2 від 25.02.2016 року недійсним повністю, як це передбачено п.п. "а" п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Згідно п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при визнанні патенту недійсним Державна служба інтелектуальної власності України повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Також в силу п. п. 2.3., 2.4 «Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року за №378/5569, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

З урахуванням предмету позову при поданні позовної заяви було сплачено судовий збір у розмірі 2756,00 грн. та судовий збір за забезпечення позову у розмірі 689,00 грн.

Відповідно до п. 1 ст. 88 ЦПК України стороні на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників патентів України на промислові зразки суд вважає, що з ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивача 2756,00 грн. (судовий збір за подання позовної заяви), 689,00 грн. (судовий збір за подання заяви про забезпечення позову).

Керуючись Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 432, 461, 462, 464 ЦК України, ст.ст. ст.ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ХІПП ЕНД КО до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок НОМЕР_2, зареєстрований 25.02.2016 року задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України на промисловий зразок № НОМЕР_2, зареєстрований 25.02.2016 року на ім'я ОСОБА_1.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_2, зареєстрований 25.02.2016 року за ОСОБА_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 на користь ХІПП ЕНД КО, місцезнаходження: Швейцарія, 6072 Заксельн, Брюнігштрассе 141 судові витрати, які складаються з судового збору в сумі 2756,00 грн. та 689,00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя