У х в а л а

іменем україни

08 лютого 2017 рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Червинської М.Є.,

суддів: Кафідової О.В., Коротуна В.М.,

Мазур Л.М., Писаної Т.О.

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз», третя особа - ОСОБА_4, про стягнення збитків, заподіяних порушенням майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, якими охороняється спосіб виробництв концентрату квасного сусла, за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» на рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18 травня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Запорізької області від 07 липня 2016 року,

в с т а н о в и л а:

У грудні 2009 року ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним позовом, який уточнила в процесі розгляду справи, та остаточно просила стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» (далі - ТОВ «Квас Бевериджиз») на її користь 114 498 278 грн 60 коп. збитків за порушення прав інтелектуальної власності з урахуванням індексу інфляції та відсотків.

На обґрунтування позовних вимог ОСОБА_3 посилалася на те, що відповідач при виробництві квасу торгівельної марки «Ярило» застосовує концентрат квасного сусла, чим здійснює використання корисної моделі за деклараційним патентом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», та винахід за патентом України НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», у зв'язку з чим їй було завдано збитків.

Крім того зазначала про порушення відповідачем не лише її майнових прав інтелектуальної власності на вказану вище корисну модель, а й її майнових прав інтелектуальної власності на винахід за патентом України НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позивачка вказувала, що відповідно до патенту на винахід НОМЕР_2, зареєстрованого Державним департаментом інтелектуальної власності 10 листопада 2010 року, їй та ОСОБА_4 належать майнові права інтелектуальної власності на винахід - «ІНФОРМАЦІЯ_1»: вказаним патентом охороняється винахід, формула якого є аналогічною формулі вищевказаної корисної моделі.

Майнові права інтелектуальної власності позивача та третьої особи на винахід є чинними з 10 листопада 2010 року (дата публікації відомостей про видачу патенту), а з 26 серпня 2008 року (дата публікації відомостей про заявку на патент на винахід, бюлетень № 16) майнові права інтелектуальної власності позивача та третьої особи на винахід підлягали тимчасовій правовій охороні згідно зі ст. 21 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

Посилаючись на те, що з цього часу вона додатково до майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель - ІНФОРМАЦІЯ_1 володіла і майновими правами інтелектуальної власності на аналогічний винахід, які теж було порушено відповідачем при виробництві квасу торгової марки «Ярило», ОСОБА_3 просила задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18 травня 2016 року позов задоволено.

Стягнуто з ТОВ «Квас Бевериджиз» на користь ОСОБА_3 114 498 278 грн 60 коп. збитків за порушення прав інтелектуальної власності, з урахуванням індексу інфляції та відсотків.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 07 липня 2016 року апеляційну скаргу представника ТОВ «Квас Бевериджиз» - Самаріної Л.В. відхилено, рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18 травня 2016 року залишено без змін.

У касаційній скарзі ТОВ «Квас Бевериджиз», посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Відповідно до п. 6 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв'язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року.

Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили з того, що на підставі висновку комплексної судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 27 лютого 2012 року № 3807/11-12/994/12-34, є доведеним як факт протиправного використання відповідачем технології, захищеної патентом України НОМЕР_2, у період з серпня 2009 року по січень 2011 року, так і відповідний розмір завданих таким використанням збитків; при цьому суди дійшли висновку, що сума завданих збитків, визначена відповідно до висновку комплексної судової експертизи станом на лютий 2011 року, підлягає збільшенню з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3 % річних.

Згідно зі ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувались вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що зазначеним вимогам рішення судів першої та апеляційної інстанцій не відповідають з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій установлено та підтверджується матеріалами справи, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з серпня 2009 року по січень 2011 року належали права інтелектуальної власності за винаходом «ІНФОРМАЦІЯ_1» (дата публікації відомостей про заявку за патентом на винахід НОМЕР_2 26 серпня 2008 року, бюлетень № 16) та деклараційного патенту України на корисну модель НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» (дата публікації відомостей про заявку за патентом на винахід НОМЕР_3 10 грудня 2008 року, бюлетень № 23).

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 26 грудня 2011 року у справі за позовом ТОВ «Квас Бевериджиз», закритого акціонерного товариства «БАН» до Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про визнання недійсним деклараційного патенту України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зазначений патент України на корисну модель визнано недійсним повністю (а. с. 29-36, т. 3).

Відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, у зв'язку із чим суди дійшли висновку, що позивач не отримала права на охорону прав за деклараційним патентом України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

При цьому, судами враховано, що протягом зазначеного періоду з 2009 по 2011 роки був дійсним патент України на винахід НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», дійсність якого підтверджена також і рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 06 липня 2015 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року, у справі за позовом публічного акціонерного товариства «БАН» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, товариства з обмеженою відповідальністю «Богадар», третя особа: ТОВ «Квас Бевериджиз» про визнання недійсним патенту НОМЕР_2, яким у позові відмовлено.

Відповідно до патенту України НОМЕР_2 винахід відноситься до технології виробництва вихідної сировини для безалкогольних напоїв бродіння, а саме для хлібного квасу, і може бути використаний у безалкогольній галузі харчової промисловості.

З висновків комплексної експертизи від 27 лютого 2012 року № 3807/11-12/994/12-34 встановлено, що ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві концентрату квасного сусла для виготовлення квасу торгівельної марки «Ярило» використана кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом НОМЕР_2; ТОВ «Квас Бевериджиз» при виробництві концентрату квасного сусла для виготовлення квасу торгівельної марки «Ярило» використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом НОМЕР_1; застосування солодженої сировини або ферментних препаратів групи a- алмази призводить до ідентичного результату, а саме оцукрювання розвареної сировини; розмір збитків завданих власникам патенту НОМЕР_1 та/чи винаходу, захищеного патентом НОМЕР_2 за період з 2009 року по 2011 рік на підставі наявних в матеріалах справи документів складає 58 542 700 грн, в тому числі: розмір збитків за 2009 рік складає 5 460 600 грн, з розкладом по місяцям; розмір збитків за 2010 рік складає 50 496 600 грн з розкладом по місяцям; розмір збитків за 2011 рік складає 2 585 500 грн, з розкладом по місяцям (а. с. 3-11, т. 3).

Обґрунтовуючи позовні вимоги, ОСОБА_3 посилалася на те, що у зв'язку із використанням відповідачем корисної моделі за деклараційним патентом України НОМЕР_1 та винаходу за патентом України НОМЕР_2, їй було завдано збитків.

За приписами ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» регулює відносини, пов'язані із набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на винаходи.

За приписами ст. 1 цього Закону корисною моделлю є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Відповідно до ст. 6 цього Закону пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчується деклараційним патентом.

Відповідно до ст. 464 ЦК України і ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з абз. 4, 5 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Відповідно до ст. 462 ЦК України і ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

За приписами абз. 8 ч. 2 ст. 28 вказаного Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Як вбачається з п. 35 цього Закону, захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Разом з тим, корисні моделі не визнаються творами в розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права», а аналіз сфери дії закону свідчить про те, що він не поширюється на корисні моделі.

Оскільки виплата компенсації, передбаченої ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», є способом захисту майнових та особистих немайнових прав суб'єктів авторського права, застосування цього способу захисту є неможливим у випадках порушень прав інтелектуальної власності інших суб'єктів.

Отже, чинне законодавство України містить спеціальні приписи щодо правового регулювання та захисту права інтелектуальної власності на корисні моделі та відповідно до норми вказаного Закону звернутися із позовом про захист прав на корисну модель може власник патенту, а компенсація, про яку йдеться у ст. 35 Закону, не є компенсацією у розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права», оскільки його дія не поширюється на захист прав інтелектуальної власності на корисні моделі.

Разом з тим, суди попередніх інстанцій на вказане вище уваги не звернули та стягнувши з відповідача збитки у встановленому висновком комплексної експертизи від 27 лютого 2012 року № 3807/11-12/994/12-34 розмірі - 58 542 700 грн, не перевірили методику здійснення таких розрахунків та посилалися на загальні норми законодавства з інтелектуальної власності, не врахувавши, що розрахунок таких збитків має виконуватися відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

Крім того судами не враховано, що ст. 625 ЦК України розміщена в розділі «Загальні положення про зобов'язання» книги 5 цього Кодексу і визначає загальні правила відповідальності за порушення грошового зобов'язання та поширює свою дію на всі види зобов'язань, якщо інше не передбачено спеціальними нормами, що регулюють суспільні правовідносини з виникнення, зміни чи припинення окремих видів зобов'язань.

Частиною другою ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При розгляді справ про передбачену ст. 625 ЦК України відповідальність за порушення грошового зобов'язання слід з'ясувати: чи існує зобов'язання між сторонами, чи це зобов'язання є грошовим, чи доведено наявність прострочення у виконанні зобов'язання, чи існують спеціальні норми, що регулюють ці правовідносини та виключають застосування цієї статті.

Передбачена ст. 625 ЦК України норма не застосовується до трудових правовідносин (заборгованості із заробітної плати, відшкодування шкоди працівникові внаслідок трудового каліцтва), сімейних та інших правовідносин, які регулюються спеціальним законодавством.

Наведене викладено в постанові Верховного Суду України від 20 січня 2016 року у справі № 6-2759цс15, яка відповідно до ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для всіх судів України.

Статтею 625 ЦК України визначено загальні правила відповідальності за порушення грошового зобов'язання, її дія поширюється на всі види грошових зобов'язань, якщо інше не передбачено спеціальними нормами, що регулюють суспільні відносини з приводу виникнення, зміни чи припинення окремих видів зобов'язань. Дія статті поширюється на порушення грошового зобов'язання, яке існувало між сторонами до ухвалення рішення суду. При цьому ч. 5 ст. 11 ЦК України, в якій ідеться про те, що у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду, не дає підстав для застосування положень ст. 625 ЦК України у разі наявності між сторонами деліктних, а не зобов'язальних правовідносин.

Зазначена правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду України від 02 березня 2016 року у справі № 6-2491цс15, яка згідно зі ст. 360-7 ЦПК України має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

Колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій на вказане уваги не звернули та належним чином не перевірили методику здійснення розрахунків збитків, не встановили, чи підлягають застосуванню норми ст. 625 ЦК України до правовідносин, які виникли між сторонами у цій справі, у зв'язку із чим дійшли передчасного висновку про наявність правових підстав для стягнення збитків у визначеному висновком комплексної експертизи від 27 лютого 2012 року № 3807/11-12/994/12-34 розмірі та інфляційних втрат і 3 % річних, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ст. ст. 336, 338, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргутовариства з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджиз» задовольнити частково.

Рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18 травня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Запорізької області від 07 липня 2016 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий М.Є. Червинська

Судді: О.В. Кафідова

В.М. Коротун

Л.М. Мазур

Т.О. Писана