АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Головачова Я.В., Ратнікової В.М.

при секретарі Дука В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Волинської обласної ради на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 17.12.2015 у справі за позовом Волинської обласної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Галичина-Табак», ОСОБА_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 25.09.2015, -

Справа 760/19169/15-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/204/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Усатова І.А.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.

В С Т А Н О В И Л А :

Волинська обласна рада звернулась до суду з вказаним позовом, в якому просили визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 25.09.2015. Також, позивач просив суд зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.09.2015 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що оспорюваний знак не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки зображення герба Волинської області використовується без згоди Волинської області ради, і його використання в складі Знака при маркуванні алкогольної продукції може призводити до введення в оману споживачів, щодо територіальної приналежності виробника та схвалення такої продукції органом місцевого самоврядування.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 17.12.2015 відмовлено у задоволенні позовних вимог Волинської обласної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Галичина - Табак», ОСОБА_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 25.09.2015.

Не погодився з таким рішенням позивач, його представником подана апеляційна скарга, в якій зазначається про незаконність, необґрунтованість рішення суду у зв'язку з неповним з'ясуванням обставин справи, порушенням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, вказується, що судом першої інстанції не було належним чином оцінено фактичні обставини, а саме щодо використання ГербаВолинської області у складі позначення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, неправомірності такого використання Герба Волинської області всупереч положенням Закону України «Про місцеве самоврядування». Також суд не прийняв до уваги обставини, що були встановлені Рішенням Адміністративної колегії Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету № 17/1-21-649 від 07.04.2015, яке було оскаржено до суду ТЗоВ «Галичина-Табак», а також Рішенням Господарського суду Волинської області у справі № 903/457/15 від 30.06.2015 та Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2015. На підставі викладеного просив рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення заявлених позовних вимог.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просив рішення суду скасувати, ухвалити нове про задоволення заявлених позовних вимог в повному обсязі.

Представник відповідачів ТОВ «Галичина-Табак» та ОСОБА_2 також представник Дежавної служби інтелектуальної власності в судовому засіданні заперечували проти доводів апеляційної скарги, вважають рішення законним і обґрунтованим, просили залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб, які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що на час розгляду справи відсутній закон яким передбачено обов'язкове отримання дозволу на право використання місцевої символіки, що в свою чергу дає змогу відповідачам використовувати місцеву символіку без дозволу в рамках діючого законодавства України. Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.09.2015 відповідно до охоронних документів видавався Державною службою інтелектуальної власності якою проводилась комплексна його перевірка на відповідність умовам охороноздатності, а не як окремого елемента, як зазначає позивач. В зв'язку з цим, суд вважав, що наведені позивачем підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є такими, що суперечать положенням чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності. А наведені позивачем судові рішення при розгляді даної справи не має преюдиційного значення, оскільки господарським судом здійснена оцінка конкретних обставин справи, які не відносяться до спірних правовідносин, мотиви судового рішення та правова кваліфікація спірних відносин стосуються порушень конкурентного законодавства.

Колегія суддів вважає, що такі висновки суду першої інстанції зроблені на підставі повного та об'єктивного дослідження наданих сторонами доказів та в повній мірі відповідають вимогам чинного законодавства.

Статтею 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст. 494 і 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, як, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз 3). Проте, вказані позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача

Перевіряючи доводи апеляційної скарги судом встановлені наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

25.09.2015 Державною службою інтелектуальної власності України було видано Свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, власниками якого є відповідачі: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» та ОСОБА_2. Знак зареєстровано для товарів і послуг відносно 33 класу МКТП (а.с.68-98).

Волинська обласна рада зазначає, що відповідачами здійснюється незаконне, використання місцевої символіки (Волинської області) при маркуванні алкогольної продукції, а саме використовується зображення герба Волинської області. Факт використання у спірному позначенні саме герба Волинської області, як стверджує позивач, встановлений Рішенням Господарського суду Волинської області від 30.06.2015 та Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2015 у справі № 903/457/15.

В порядку ч. 3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Як вбачається у вказаних судових рішеннях здійснювалась кваліфікація правовідносин у сфері конкурентного законодавства, разом з тим суть порушення полягала у використанні зображення герба Волинської області у продукції ТОВ «Галичина-Табак», при цьому розглядались доводи щодо наявності прав на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 194394. В даній справі предметом спору є знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1. А отже слід погодитись з висновком суду першої інстанції про те, що наведені судові рішення не мають преюдиційного значення при розгляді даної справи, оскільки господарським судом здійснена оцінка конкретних обставин справи, які не відносяться до спірних правовідносин. До того ж в ході розгляду справи встановлено, що Постановою Вищого Господарського суду України від 01.03.2016 вищевказані судові рішення скасовані, а справа направлена на новий розгляд.

Позивач просить визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 недійсним, посилаючись на ту обставину, що даний знак містить в своєму складі Герб Волинської області, у сукупності зі словесним елементом «ВОЛИНЬ», однак використовується без згоди Волинської обласної ради, а тому такі дії є неправомірними, порушують права і законні інтереси позивача та територіальної громади.

Разом з тим, положення ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» місять заборону на використання державного гербу та інші державні символи (емблеми). При цьому згода передбачається компетентного органу держави або їх власників.

В даному випадку предметом спору є використання в складі позначення гербу області, який не відноситься до державної символіки. А отже твердження позивача про наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва у зв'язку з відсутністю згоди їх як компетентного органу є безпідставними. Наявність рішення органу місцевого самоврядування не є підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Твердження позивача про порушення вимог абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», тобто наявності можливості введення в оману споживачів, щодо територіальної приналежності виробника відхиляються апеляційним судом з огляду на наступне.

Виходячи з положень Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» процедура здійснення реєстрації прав на знак для товарів і послуг передбачає проведення експертизи заявки.

Відповідно до п.1 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою. Згідно з п.15 цієї ж статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

Як вірно вказав суд першої інстанції за результатами проведеної експертизи заявки № m2014 02250 ДП «Український інститут промислової власності» дійшов висновку, що заявлений зразок, який є предметом даного судового спору, відповідає умовам надання правової охорони, а заявка відповідає вимогам Закону /т.1 а.с.81/. Саме на підставі цього висновку Державною службою інтелектуальної власності було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг № НОМЕР_1.

Матеріали справи не містять доказів на спростування цього висновку експертизи.

Колегія суддів звертає увагу, що однією з підстав позову визначено можливість введення в оману споживачів, щодо територіальної приналежності виробника.

За загальним правилом, оманливі позначення - позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Оманливість позначення є об'єктивною характеристикою і виникає внаслідок невідповідності смислового значення позначення властивостям товару або послуги, які маркуються, тобто внаслідок наявності у товару чи послуги властивостей, які суперечать смисловому значенню позначення.

В даному випадку сторона відповідача вказує на використання знаку філією, яка знаходиться у відповідному регіоні і, відповідно відсутністю оманливості. При цьому позивач не є виробником товарів та надання послуг. А оманливість полягає у використанні певних елементів, які на думку позивача вказують на територіальне місцезнаходження виробника. Разом з тим, встановлення обставин наявності чи відсутності оманливості щодо територіальної приналежності виробництва товарів потребує здійснення цілого ряду досліджень як у сфері інтелектуальної власності так і у сфері економіки. Також потребують спеціальних знать питання схожості елементів оспорюваного знаку для товарів і послуг з затвердженим Гербом Волинської області. Таким чином, схожість не є такою, що має очевидний характер, а суду не притаманні функції експерта, а тому суд не може встановлювати оманливість знаку на власний розсуд. До того ж, спірне позначення є комбінованим і такі його характеристики як введення в оману споживача не є юридичними питаннями, а тому потребують спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Апеляційним судом з метою повного і всебічного з'ясування обставин справи, ухвалою від 29.03.2016, було задоволено клопотання представника позивача, призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої були поставлені питання щодо схожості та можливості введення в оману споживача щодо походження товару при використані позначення зареєстрованого за свідоцтвом № НОМЕР_1 /т.1 а.с.148-149/.

З листа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 10242/16-53 від 31.01.2017 вбачається, що експертиза не була проведена у зв'язку з не виконанням позивачем обов'язку, покладеного на нього судом, щодо оплати вартості послуг експерта /т.2 а.с.31/.

Згідно довідки Волинської обласної ради № 349/48/2-17 від 24.02.2017 бюджетами області на 2016 рік та 2017 рік видатки на зазначені цілі не були передбачені в сумі, щоб дало змогу виконати ухвалу суду та здійснити оплату проведення судової експертизи /т.2 а.с.40/.

06.03.2017 до апеляційного суду надійшло клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності /т.2 а.с.43/

Таким чином, представник позивача повторно звертається з клопотанням про проведення експертизи, змінюючи питання поставлені перед експертом та експерту установу.

Процесуальний закон зобов'язує суд повно і всебічно з'ясувати обставини справи та встановити характер правовідносин.

Верховний Суд України у п. 14 Постанови Пленуму № 12 від 24.10.2008 «Про судову практику розгляду справ в апеляційному порядку» роз'яснив, що вирішуючи питання щодо дослідження доказів, які без поважних причин не були подані до суду першої інстанції, апеляційний суду повинен врахувати як вимоги ч. 3 ст. 27 ЦПК України щодо зобов'язання особи, яка бере участь у справі, добросовісно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки, так і виключне значення цих доказів для правильного вирішення справи.

Разом з тим, в даній справі спостерігається зловживання процесуальними правами з боку сторони позивача. Як вже вказано вище, стороною позивача було заявлено клопотання про призначення судової експертизи у справі, яке було задоволено апеляційним судом, проте обов'язок по здійсненню її оплати виконаний не був. При цьому строк перебування справи в провадженні експертної установи становив більше шести місяців, припав на кінець року, коли відбувається формування бюджету на новий рік, проте і на 2017 рік такі видатки, як зазначається в листі Волинської обласної ради, не передбачені. Справа була повернута експертною установою лише 31.01.2017. Отже вказані обставини не можуть свідчити про поважність причин невиконання позивачем покладених на нього процесуальним законом та судом обов'язків. А отже дії представника щодо повторного призначення експертизи у справі, свідчать про затягування розгляду справи. При цьому в судовому засіданні представник позивача заявив про непогодження з визначеною апеляційним судом експертною установою, як з підстав сумнівів в діях всіх експертів установи так і в визначені розміру вартості послуг. Тобто, фактично позивач ухиляється від виконання ухвали суду про призначення експертизи.

За наведених обставин колегія суддів не вбачала підстав для задоволення повторного клопотання позивача про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В порядку ч. 1,2 ст. 60 цього Кодексу кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

А згідно з положеннями ч.1, 2 ст.131 ЦПК України сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин

Всупереч наведеним нормам процесуального законодавства стороною позивача не було надано належних і допустимих доказів на підтвердження заявлених позовних вимог

Враховуючи, що висновок ДП «Український інститут промислової власності» не спростовані в ході розгляду справи, суду не надані належні та допустимі докази на підтвердження обставин, які заявлені як підстави позову, як того вимагають положення ЦПК України. А тому підстави для задоволення позову відсутні. Судом першої інстанції дана належна оцінка всім доказам у сукупності, доводи апеляційної скарги їх не спростовують, рішення суду відповідає вимогам процесуального закону, зокрема положенням ст.ст. 212,215 ЦПК України. А тому відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення суду

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Волинської обласної ради - відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 17.12.2015 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: