У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року м. Київ
Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ у складі:

СитнікО.М., Леванчука А.О., Маляренка А.В.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_4 про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити певні дії, за касаційною скаргою представника ОСОБА_4 - ОСОБА_4 - на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року,

в с т а н о в и л а:

У вересні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД (далі - ТОВ «Галеан» ЛТД) звернулося до суду з позовом, у якому просило:

− визнати недійсним повністю патент України від 11 березня 2014 року № 88474 на корисну модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4;

− зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовувало тим, що запатентована відповідачем корисна модель, на думку позивача, не відповідає умові патентоздатності - новизна, оскільки сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реєстрацію. На підтвердження позивачем надано висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати аналізу виробника, а також листи та документи виробника, які містять інформацію про кількісний та якісний склад продуктів, що поставлялися виробником на митну територію України, ідентичні композиціям № № 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 та 28 корисної моделі оскаржуваного патенту від 11 березня 2014 року № 88474. Такі документи є доказом того, що технічна інформація щодо кількісного та якісного складу вказаних композицій була відома в світі до моменту подання заявки на патент від 11 березня 2014 року № 88474.

Позивачем оспорюється і промислова придатність корисної моделі патенту № 88474, оскільки при перевірці формули даної корисної моделі конкретно по пунктах 15, 22 та 27 здійснити (виготовити) її в тому вигляді, як об'єкт корисної моделі неможливо у зв'язку з перевищенням сумарного кількісного складу компонентів більше ніж 100 %, тому з урахуванням положень ч. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисну модель» така корисна модель не може вважатися промислово придатною.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року, залишеним без ухвалою апеляційного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року, позов задоволено. Визнано недійсним повністю патент України від 11 березня 2014 року № 88474 на корисну модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах», зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України від 11 березня 2014 року № 88474 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Вирішено питання про розподіл судових витрат.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_4 - ОСОБА_5, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить рішення суду першої інстанції, ухвалу суду апеляційної інстанції скасувати та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII«Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв'язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга не може бути задоволена з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи у касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Судами встановлено, що ОСОБА_4 22 січня 2014 року подана заявка № u201400629 на реєстрацію корисної моделі «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах». За результатами розгляду матеріалів вказаної заявки 11 березня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності прийнято рішення про видачу патенту № 88474 (а. с. 55−137, т. 1).

ТОВ «Галеан» ЛТД з 2010 року є офіційним вистриб'ютором корпорації «DSM N.P.» Швейцарія - виробника вітамінів та сумішей для харчової промисловості. У січні 2013 року вказана корпорація придбала виробника вітамінних сумішей «FORTITECH Europe ApS» (а. с. 12−17, т. 1).

11 липня 2014 року за заявою ОСОБА_4 Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України внесено до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, інформацію за № 001928 щодо оскаржуваного патенту на корисну модель.

У зв'язку з існуванням цих відомостей у митному реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, Івано-Франківська митниця Міндоходів прийняла рішення щодо призупинення митного оформлення товару, отриманого від корпорації «DSM N.P.» Швейцарія, на строк 10 днів у зв'язку з наявністю у Митному реєстрі інформації про ТОВ «Галеан» ЛТД та корпорації «DSM N.P.» Швейцарія як імпортера та постачальника контрафактної продукції (а. с. 158−160, т. 1).

На підставі ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ТОВ «Галеан» ЛТД 17 листопада 2014 року звернувся до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «Український інститут промислової власності») з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі № 88474 на відповідність умовам патентоздатності (а. с. 60, т. 1).

За результатами проведеної експертизи ДП «Український інститут промислової власності» складено висновок від 21 січня 2015 року № 1032/ЗУ/15 (а. с. 110−172, т. 1).

Експертом встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель № UA 88474U не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі визначеної для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме:

а) корисна модель не визнається промислово придатною з огляду на невизнання промислово придатним залежних пунктів 15, 22, 27 формули відповідно до ч. 3 статті 7 Закону;

б) відносно незалежного пункту 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 8 статті 7 Закону.

Згідно зі ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, та за заявою осіб, які беруть участь у справі, суд призначає експертизу. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам) (ст. 150 ЦПК України).

За клопотанням позивача ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 17 березня 2015 у справі призначено судову експертизу об'єкту інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку судової експертизи від 13 січня 2016 року № 067/15 корисна модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах» за патентом від 11 березня 2014 № 88474 не відповідає умові патентоздатності «новизна» у частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймні один вітамін або вітаміноподібний нутрієнт, вибраний з ряду вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін С, вітамін Вс, вітамін В1, вітамін В2, вітамін В6, вітамін В12, вітамін РР, вітамін В5, вітамін Н, вітамін К, омега-3, холін ( В4), таурін, інозитол ( В8), L-карнітин ( В11), та/або принаймні одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як йод, цинк, залізо, марганець, міді, або суміш амінокислот аргінін, аспарагінова кислота, валін, гістидин, гліцин, глютамін, глютамінова кислота, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, пролін, серин, тирозин, треонін, триптофан, фенілаланін, цистеїн» та відповідає умовам патентоздатності «новизна» у частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймні одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як хром, магній або суміш нуклеотидів аденозин 5 монофосфат, цистидин 5 монофосфат, дисодіум гунін 5 монофосфат, дисодіум інозит 5 монофосфат, дисодіум урідин 5 монофосфат».

Аналогічний висновок міститься і у п. 2.1 висновку ДП «Український інститут промислової власності», зокрема, експертом вказано, що опублікована формула запатентованої корисної моделі має один незалежний пункт за номером 1 та 29 залежних пунктів за номерами 2-30. У висновку, як вже зазначено вище, експерт вказує, що відносно незалежного пункту 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 8 статті 7 Закону. У мотивувальній частині висновку вказується на те, що запатентована корисна модель є частиною рівня техніки, тобто вона не відповідає умовам патентоздатності (а. с. 170−172, т. 1).

Суди першої й апеляційної інстанцій зробили правильний висновок, що із 28 позицій 22 позиції не відповідають умові «новизна». У зв'язку з цим, а також враховуючи висновки експерта ДП «Український інститут промислової власності», уся корисна модель є такою, що не відповідає умові патентоздатності «новизна».

У висновку ДП «Український інститут промислової власності» також встановлено наступне:

(а) матеріали заявки містять посилання на призначення заявленого об'єкта корисної моделі;

(в) при перевірці формули встановлено, що здійснити корисну модель у тому вигляді, як об'єкт корисної моделі охарактеризований у будь-якому пункті формули неможливо, а саме:

п. 15 - у випадку використання вітаміну С у кількості 103,55 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

п. 22 - у випадку використання вітаміну В у кількості 100,13 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

п. 27 - у випадку використання всіх зазначених у п. 27 компонентів у кількості, що відповідає нижній межі зазначених у формулі корисної моделі інтервалів значень, сумарний вміст всіх компонентів складає 117,55 %, тобто більше 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

(с) встановлено, що за п. п. 15, 22 та 27 здійснити корисну модель неможливо, а відтак і неможливо реалізувати призначення.

Згідно з п. 6.5.1.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2002 року № 197, якщо хоча б одна із зазначених вимог (а, в, с) не дотримана, то робиться висновок, що винахід (корисна модель) не відповідає умові промислової придатності, тому за таких обставин запатентована корисна модель визнається такою, що не відповідає умові промислової придатності.

З огляду на невизнання промислово придатними залежних пунктів 15, 22 та 27 формули, відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону експерт стверджував, що корисна модель не визнається промислово придатною.

Оскільки за висновком експерта № 067/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановлено, що оспорювана корисна модель за патентом від 11 березня 2014 року № 88474 не відповідає умові патентоздатності - новизна у частині 22 позицій із 28, та за висновком експертизи ДП «Український інститут промислової власності» від 21 січня 2015 № 1032/ЗУ/15 корисна модель визнана такою, що не відповідає умові промислової придатності, не визнається новою і, відповідно, не відповідає умовам патентоздатності, тому суди зробили правильний висновок про задоволення позову ТОВ «Галеан» ЛТД.

Доводи представника ОСОБА_4 щодо порушення судом першої інстанції норм ЦПК України щодо належного повідомлення та ненадання можливості надати докази та спростування доказів позивача були досліджені судом апеляційної інстанції, який зробив висновок про відсутність таких порушень, оскільки справа перебувала на розгляді суду тривалий час, з моменту складення висновку судової експертизи і ознайомлення з ним представником відповідача (13 січня 2016 року; 07 червня 2016 року) і до ухвалення рішення судом першої інстанції 22 листопада 2016 року пройшов значний проміжок часу, однак своїх прав, передбачених ст. 10 ЦПК України, представником відповідача не було реалізовано.

Також колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про належне повідомлення представника відповідача про судове засідання, призначене на 22 листопада 2016 року на 09-30 год. У повідомленні зазначена дата ознайомлення представника відповідача - 02 листопада 2016 року, оскільки у цей день відбулося судове засідання, призначене на 15-00 год., що підтверджується журналом судового засідання.

Інші доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів, на правильність висновків судів вони не впливають та їх не спростовують.

Згідно ст. 337 ЦПК України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судами першої й апеляційної інстанцій при розгляді справи дотримано вимоги закону, у зв'язку з чим колегія суддів вважає за необхідне касаційну скаргу відхилити, а судові рішення залишити без змін.

Керуючись статтями 332, 336, 337 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу представника ОСОБА_4 - ОСОБА_5 - відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Колегія суддів:

СитнікО.М. Леванчук А.О. Маляренко А.В.