Провадження № 2-p/760/117/16
Справа № 760/9381/16-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року Солом'янський районний суд міста Києва

у складі: головуючого судді -Букіної О.М.

при секретарі - Швидченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Компанії Exxon Mobil Corporation/Корпорація Екссон Мобіл до ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2017 року Компанії Exxon Mobil Corporation / Корпорація Екссон Мобіл звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» в якому просить :

1. Зобов'язати ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків, та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен

2. Заборонити ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (; юридична адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 47; фактична адреса: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) здійснити переделегування доменного імені mobil-1.com.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

Registrant State/Province: Texas,

Registrant Postal Code: 75039-2298

Registrant Country: US,

Registrant Phone: +1., Registrant Email:

та

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» (; юридична адреса: 03065, м.Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 43-А, квартира 30) здійснити переделегування доменного імені mobil-1.in.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

Registrant State/Province: Texas,

Registrant Postal Code: 75039-2298

Registrant Country: US,

Registrant Phone: +1., Registrant Email: та

В обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує, що він є власником раніше зареєстрованих торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 23.10.1994 року, НОМЕР_3 від 15.04.1994 року та № НОМЕР_4 від 27.04.2009 року, які зареєстровані для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Позивач зазначає, що мережі Інтернет здійснюється делегування доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua за якими закріплено сайт, на якому здійснюється незаконне використання торговельних марок позивача. А тому, відповідач-1 та відповідач-2 зобов'язані здійснити переделегування вказаних доменних імен на користь позивача.

Також позивач зазначає, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, які є схожими до ступеня змішування із торговельними марками і за допомого яких, здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів, які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

В судове засідання позивач не з»явився, проте подав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутності з урахуванням наданих додатково письмових пояснень та позов просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідач-1 повторно в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідач-2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідач-3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» в судове засідання не з'явився, просить розглядати справу у відсутності їх представника, з урахуванням наданих письмових пояснень.

З огляду на викладене вище та враховуючи вимоги ст. 169 ЦПК України, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів.

Суд, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що Позивач Компанія Exxon Mobil Corporation / Корпорація Екссон Мобіл є власником раніше зареєстрованих торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 23.10.1994 року, НОМЕР_3 від 15.04.1994 року та № НОМЕР_4 від 27.04.2009 року, які зареєстровані для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Судом встановлено, що відповідно до даних бази WHOIS, в якій міститься інформація про всі зареєстровані доменні імена в світі, реєстратором доменного імені mobil-1.com.ua є Відповідач-2 - ТОВ «Інтернет Інвест», а реєстратором доменного імені mobil-1.in.ua є Відповідач-3 - ТОВ «Дельта-Х».

Судом встановлено, що реєстрантом/власником доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua є відповідач-1 ОСОБА_2.

Судом встановлено, що власник доменних імен mobil-1.in.ua, mobil-1.com.ua та сайту, який закріплений за останнім, неправомірно використовує торговельні марки в доменних іменах та на сайті, оскільки не отримував на це жодних дозволів у позивача, а відтак, порушує права позивача.

Для встановлення чи є схожими доменні імена mobil-1.in.ua, mobil-1.com.ua, а також позначення, використані на сайті за даними доменами, із торговельними марками позивача за свідоцтвами України № НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 чи є товари та послуги, які пропонуються до продажу та продаються на сайті за доменними іменами mobil-1.in.ua, mobil-1.com.ua, спорідненими із товарами та послугами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача, необхідно застосування спеціальних знань.

Відповідно до ст.57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їх представників допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Зважаючи на це, керуючись ч.1 ст.143 ЦПК України, згідно з якою для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за завою осіб, які беруть участь у справі.

В судовому засіданні 26 жовтня 2016 року за клопотанням представника позивача від 26 жовтня 2016 року в даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Жилі Б.В.

На вирішення експерта з урахуванням предмету позову були поставлені наступні питання:

чи є назви доменних імен, схожими із знаками для товарів і послуг за свідоцтва України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати?

чи є позначення «Mobil 1», яке розміщене на Інтернет сайті за доменними іменами mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, схожим до ступеня змішування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати?

чи є товари та послуги, які пропонуються до продажу та продаються на сайті за доменними іменами mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, спорідненими із товарами та послугами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, 106068?

На виконання ухвали суду від 26.10.2016 року, експертом Жилою Б.В. був складений Висновок експерта № 99 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якому зазначено:

1. Назви доменних імен mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua є схожими із знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України №№4171,НОМЕР_3 та НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення «Mobil 1», яке розміщене на Інтернет сайті за доменними іменами mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, є схожим до ступеня змішування зі знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2,НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

3. Товари, які пропонуються до продажу на сайті за доменними іменами mobil-1.com.ua та mobil-1.in.ua, є спорідненими із товарами для яких зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2,НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Проаналізувавши висновок судової експертизи в сукупності з іншими матеріалами справи суд приходить до висновку, що він є належним доказом в даній справі, оскільки в ньому надані вичерпні та обґрунтовані відповіді на всі поставлені питання і висновок узгоджується з матеріалами справи.

Відповідно до п. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Виходячи з вищевикладеного та відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позивачу належить виключне право на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2,НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Згідно з абз. 3 п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», серед інших, використанням знака визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Також в п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до абз. 3 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Статтею 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 ЦК України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав па знаки для товарів і послуг», на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Отже, враховуючи наведене вище, суд приходить до висновку про незаконне використання відповідачем-1 без дозволу позивача його знаків для товарів і послуг в мережі Інтернет за доменним ім'ям.

Крім того, суд вважає обґрунтованим і вимогу про здійснення переделегування доменного імені на користь позивача.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Відповідно до ч. 4 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Слід зазначити, що на законодавчому рівні процедура делегування доменних імен нормативними актами не врегульована, а тому із врахуванням приписів ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», суд має керуватися нормами міжнародного права.

Вбачається, що організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (надалі - ICANN). В зв'язку з цим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Відповідно до Принципів розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципів єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), складені ICANN вбачається, що міжнародні організації, які вирішують доменні спори, мають право здійснити переделегування домену, який порушує права третіх осіб, на користь цих осіб.

Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 3 ЦК України, загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає обґрунтованим твердження позивача про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені mobil-1.com.ua є відповідач-2 - ТОВ «Інтернет Інвест», а реєстратором доменного імені mobil-1.in.ua є відповідач-3 - ТОВ «Дельта-Х». а тому суд вважає обґрунтованим, вимоги позивача щодо здійснення відповідачем-2 та відповідачем-3 переделегування оскаржуванних доменних імен на користь позивача.

Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги.

З огляду на викладене вище, вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Приймаючи до уваги те, що на час реєстрації та делегування доменного імені mobil-1.com.ua відповідачем-2 та доменного імені mobil-1.in.ua відповідачем-3 - ТОВ «Дельта-Х» не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати по сплаті судового збору та за проведення експертизи підлягають стягненню з відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 15,16, 432, 492-495, 499 ЦК України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст.3,4,10,11, 57-60, 88, 212-218 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Компанії Exxon Mobil Corporation / Корпорація Екссон Мобіл до ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії, задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків, та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

Заборонити ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (; юридична адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 47; фактична адреса: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) здійснити переделегування доменного імені mobil-1.com.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

Registrant State/Province: Texas,

Registrant Postal Code: 75039-2298

Registrant Country: US,

Registrant Phone: +1., Registrant Email:

та .

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» (; юридична адреса: 03065, м.Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 43-А, квартира 30) здійснити переделегування доменного імені mobil-1.in.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

Registrant State/Province: Texas,

Registrant Postal Code: 75039-2298

Registrant Country: US,

Registrant Phone: +1., Registrant Email:

та .

Стягнути з ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь Компанії Exxon Mobil Corporation / Корпорація Екссон Мобіл( Штат Кью-Йорк-Джерсі 5959 лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США, адреса для листування: м.Київ, вул. Жилянська,37, Патентно-юридична Агенція «Дубинський і Ошарова») витрати по сплаті судового збору у розмірі 5512,00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: