АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

20 лютого 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Лапчевської О.Ф., ПоліщукН.В.

при секретарі Дука В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, -

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_3 02.03.2016 звернувся до суду з позовом, в якому, з урахуванням уточнень, просив визнати недійсним патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу та зобов'язати ДСІВ України внести запис до Державного реєстру патентів на корисні моделі стосовно визнання недійсним зазначеного патенту від дати публікації відомостей про його видачу.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що державна реєстрація патенту України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» була здійснена з порушенням вимог законодавства України, оскільки вказана модель не відповідає умовам патентноздатності. А саме ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» як новизна, оскільки станом на 14.02.2015 (дата подачі заявки № 201501233 відповідачами ОСОБА_1 та ОСОБА_4) новизна моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» була розкрита у патенті України НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата подання заявки 06.03.2007).

Справа № 760/4123/16-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц-796/495/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Оксюта Т.Г.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 13.10.2016 позов ОСОБА_3 до Державної служби інтелектуальної власності, ОСОБА_7, ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» - задоволено.

Визнано недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу - 02.05.2015.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опублікувати відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на корисну модель ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу - 12.05.2015 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_7 та ОСОБА_1 на користь ОСОБА_8 судові витрати, які складаються з судового збору в сумі 551,20 грн. з кожного та витрат за проведення експертизи в сумі 4002,00 грн. з кожного.

Не погоджуючись з рішенням суду, відповідачем ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, так як вважає, що ухвалене рішення суперечить фактичним обставинам справи, у зв'язку із їх неповним з'ясуванням, не надано належної оцінки обставинам на які посилається відповідач, рішення ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що судом першої інстанції не було розглянуто, оцінено та враховано при ухваленні рішення у справі, та не зазначено мотивів неприйняття певних доказів, що в свою чергу призвело до прийняття незаконного і необґрунтованого рішення. Зокрема, ДСІВ було подано до суду Висновок експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі за заявкою № n201501233 від 14.02.2015 (за деклараційним патентом НОМЕР_1) за № 1106. В зазначеному висновку викладено результати проведення перевірки новизни запатентованої корисної моделі згідно ч. 3 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та відповідно до п. 6.5.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

07.02.2017 через канцелярію апеляційного суду надійшло клопотання представника відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про призначення судової експертизи. Вказане клопотання мотивовано наявністю в матеріалах справи двох висновків спеціалістів у відповідній галузі, які протирічать один одному. Право на звернення з клопотанням на стадії апеляційного розгляду обґрунтовується неналежним повідомленням про розгляд справи, що унеможливило участь заявника в суді першої інстанції.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2, яка також представляла інтереси відповідача ОСОБА_7, підтримали клопотання та просили про його задоволення.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України Костенко К.О. підтримала клопотання.

Представник позивача ОСОБА_11 заперечував проти заявленого клопотання, посилаючись на порушення вимог ст. 303 ЦПК України. Зокрема, вказував на те, що адреса на яку направлялись повідомлення відповідачу була взята з Державного реєстру патентів України, а тому посилання на зміну адреси проживання вважає необгрунтованим, оскільки такі зміни не були внесені в реєстр. Наявність двох висновків з різними результатами є, на думку представника позивача, логічним, оскільки їх звернення до суду є наслідком незгоди з висновком ДП «УКРПАТЕНТ». Висновок судового експерта вважає повним і обґрунтованим, оскільки ним, на відміну від ДП «УКРПАТЕНТ», застосовані «Еквівалентні ознаки» відповідно до «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009.

Розглянувши заявлене клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, з'ясувавши обставини справи та перевіривши доводи сторін у справі, колегія суддів виходить з наступного.

В силу ч.1та ч. 2 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

Разом з тим, в силу ч. 3 ст. 213 ЦПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Як роз'яснив Верховний Суд України у п. 14 Постанови Пленуму № 12 від 24.10.2008 «Про судову практику розгляду справ в апеляційному порядку» вирішуючи питання щодо дослідження доказів, які без поважних причин не були подані до суду першої інстанції, апеляційний суду повинен врахувати як вимоги ч. 3 ст. 27 ЦПК України щодо зобов'язання особи, яка бере участь у справі, добросовісно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки, так і виключне значення цих доказів для правильного вирішення справи.

Як вбачається із матеріалів справи, всі судові повідомлення були направлені відповідачу ОСОБА_1 за вказаною позивачем адресою та повернуті без вручення із відміткою поштового відділення «за закінченням терміну зберігання» /т.1 а.с. 58,133,186/. При цьому, в порядку ст. 122 ЦПК України вказана адреса, як зареєстроване місце проживання відповідача, судом першої інстанції не перевірялась. В апеляційній скарзі відповідачем вказана інша адреса. А отже в матеріалах справи відсутні дані про належне повідомлення відповідача про розгляд справи судом першої інстанції.

За наведених обставин слід погодитись з твердженням відповідача про відсутність у нього можливості заявити вказане клопотання в суді першої інстанції.

Матеріали справи містять копії двох висновків експертів щодо умов патентоздатності корисної моделі за патентом НОМЕР_1, а саме:

§ Висновок експертизи щодо умов патентоздатності ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («УКРПАТЕНТ») № 22266/ЗУ/15 від 16.12.2015, /т.1 а.с.66-68/

§ Висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1106 від 29.08.2016 /т.1 а.с.163-176/.

Згідно з Висновком ДП «УКРПАТЕНТ», запатентована корисна модель за патентом НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні можелі».

Висновок судового експерта Дорошенка О.Ф., вказує на наявність в матеріалах справи відомостей, за якими сукупність ознак корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього.

Рішення суду першої інстанції ґрунтується на висновку судового експерта Дорошенка О.Ф., на підставі якого суд дійшов висновку про відсутність новизни та невідповідність умовам патентоздатності спірного патенту. Проте в мотивувальній частині відсутня оцінка висновку ДП «УКРПАТЕНТ».

Як стверджують сторони у справі різниця у висновках полягає у використання поняття «еквівалентних ознак» при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Однак, необхідність застосування поняття «еквівалентних ознак» трактується сторонами по різному.

Питання застосування поняття «еквівалентних ознак» при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності не належить до правових питань, а тому відноситься до обставин, які потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта.

Згідно з ч. 2 ст. 150 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Враховуючи, що процесуальний закон зобов'язує суд повно і всебічно з'ясувати обставини справи та те, що матеріали справи місять висновки спеціалістів різні по суті і судом першої інстанції не враховані наведені обставини, то колегія суддів клопотання про призначення повторної експертизи вважає обґрунтованим.

Розгляд вказаного клопотання апеляційним судом не порушує і вимог ч. 2 ст. 303 ЦПК України, як з огляду на обов'язок суду повно з'ясувати всі обставини справи, так і з урахуванням об'єктивної неможливості сторони відповідача реалізувати свої права на стадії розгляду справи судом першої інстанції.

На вирішення експертів відповідач просить поставити наступні питання:

- Чи відповідає корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоздатності?

- Чи містяться в матеріалах реєстраційної справи відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання 14.02.2015 року на нього заявки?

- Чи є в ознаках корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 нові властивості, які необхідні для отримання заявленого технічного результату, на досягнення якого спрямовано корисну модель?

Питання визначені стороною відповідача в цілому відповідають Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Проте, враховуючи, що спір розглядається судом, друге питання необхідно визначити саме виходячи з матеріалів цивільної справи, так як суд, в порядку ст. 10,11,60 ЦПК України, розглядає справи в межах доказів наданих сторонами у справі.

На зауваження сторони позивача щодо збільшення переліку питань, слід зазначити, що питання наявності відомостей, за якими сукупність ознак корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки, само по собі не є визначальним, а питання щодо відповідності умовам патентоздатності та щодо наявності нових властивостей, є конкретизуючими і необхідними для вирішення питання дійсності патенту на корисну модель.

Проведення експертизи відповідач ОСОБА_1 просить доручити Науково-дослідному центру судової експерти з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Обґрунтованих заперечень щодо вказаної установи стороною позивача висловлено не було. А тому підстав для визначення іншої установи не вбачається.

В порядку ч. 2 ст.86 ЦПК України витрати пов'язані з проведенням експертизи покладаються на відповідача - ОСОБА_1, адреса для листування якого: АДРЕСА_2, або адреса представника за довіреністю ОСОБА_2: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 143,144,303 ЦПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання представника відповідача про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності - задовольнити.

Призначити у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експерти з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

На вирішення експертів поставити питання:

- Чи відповідає корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоздатності?

- Чи містяться в матеріалах справи відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання 14.02.2015 року на нього заявки?

- Чи є в ознаках корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 нові властивості, які необхідні для отримання заявленого технічного результату, на досягнення якого спрямовано корисну модель?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність передбачену ст.384, 385 КК України.

Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача - ОСОБА_1.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: