У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2017 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Рівненської області в складі:

головуючий суддя: Хилевич С.В.

судді: Григоренко М.П., Шеремет А.М.

секретар судового засідання: Деркач І.М.

за участі: представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна",

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" на рішення Рівненського міського суду від 5 грудня 2016 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, підприємця ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визнання незаконною державної реєстрації знака для товарів і послуг та зустрічним позовом ОСОБА_1, підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" про визнання свідоцтв недійсними, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені,

в с т а н о в и л а:

Рішенням Рівненського міського суду від 5 грудня 2016 року первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" (далі - ТОВ "ТД „Любисток") до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, підприємця ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визнання незаконною державної реєстрації знака для товарів і послуг задоволено:

Визнано позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2016 16668 від 2 серпня 2016 року таким, що не відповідає умовам надання правової охорони.

Зобов'язано підприємця ОСОБА_1 припинити порушення виключних майнових прав ТОВ "Торговий дім "Любисток" на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2, шляхом заборони використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на упаковках товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), вивісках, етикетках чи інших прикріплених до товарів предметів, заборони зберігання таких товарів із зазначеним позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1" з метою пропонування для продажу, а також заборони використання у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 30 класу МКТП.

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1, підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ "Торговий дім "Любисток" про визнання свідоцтв недійсними, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені відмовлено.

У поданій на рішення суду апеляційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі - ТОВ "Маревен Фуд Україна") покликалось на невідповідність висновків суду обставинам справи і на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

На її обґрунтування зазначалось, що ТОВ "Маревен Фуд Україна" не брало участі в справі, однак відмова у задоволенні зустрічного позову прямо впливає на їх права. Це пов'язано з підтвердження судом чинності Свідоцтв на Знаки, що дає позивачу можливість забороняти ТОВ "Маревен Фуд Україна" використовувати знаки за цими свідоцтвами. Висновки суду про відсутність підстав для задоволення зустрічного позову не відповідають обставинам справи, адже Знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_1 не відповідають умовам надання правової охорони.

Оскільки в провадженні господарського суду перебуває справа, де ТОВ "Маревен Фуд Україна" є позивачем і яку він вважає тотожною даній справі, тому оскаржуваним рішенням у частині відмови в зустрічному позові безпосередньо вирішено питання про його права та обов'язки.

Вважає, що невідповідність Знаків умовам надання правової охорони встановлена висновком експерта № 234/16 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/13062/16 від 04.11. 2016 року, а також висновком № 04-06/2016 року за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності. Ці висновки експертів, на його думку, мають превагу порівняно з висновком експерта у цивільній справі. Тому висновки суду про необхідність відмови в задоволенні зустрічного позову через невідповідність Знаків умовам надання правової охорони суперечать обставинам справи.

Крім того, застосування висновку експерта № 1129 призвело до того, що суд не застосував закон, який підлягав застосуванню, а саме ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо умов визнання недійсним свідоцтва на знак у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Також не застосовано ч.2 ст. 6 цього Закону щодо неможливості одержання правової охорони призначенням, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання.

Визнання позначення за заявкою на знак для товарів і послуг таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, як обраний позивачем спосіб захисту цивільного права не відповідає положенням ч. 2 ст. 16 ЦК України. Такий спосіб не передбачений жодним іншим нормативно-правовим актом.

Зазначав, що питання про прийняття рішень, зокрема про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг до компетенції Державної служби інтелектуальної власності. Жодним нормативно-правовим актом суди не наділені правом втручатися у вирішення питання відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Посилався на правову позицію Верховного Суду України, висловлену в постанові від 12.06.2012 року № 2-128а12, щодо неможливості втручання суду у дискреційні повноваження органів виконавчої влади. Права позивача не були порушені, невизнані або оспорювані безпосередньо фактом подачі заявки № m 201616668, а тому у суду не було підстав захищати ці права. Вважав, що задовольняючи вимогу про визначення позначення за заявкою на знак для товарів і послуг таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, судом порушено ст.ст. 15, 16 ЦК України, ст.ст. 3,4 ЦПК України, ст. 10 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", п.4.2.6 Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року №116 (далі - Правила).

З цих підстав просив рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні первісного позову, задовольнивши зустрічний, а саме: визнати свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_1 повністю недійсними. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2,НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Заслухавши доповідача, пояснення осіб, які беруть участь у справі і з'явились в судове засідання, перевіривши матеріали справи та доводи ТОВ "Маревен Фуд Україна", колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги.

Задовольняючи вимоги позивача, суд першої інстанції виходив з доведеності та обґрунтованості первісного позову, оскільки право ТОВ "ТД "Любисток" порушується підприємцем ОСОБА_1, а тому підлягає судовому захисту.

Відмовляючи в задоволенні зустрічного позову, суд урахував відсутність правових і фактичних підстав для визнання свідоцтв недійсними, зобов'язання внести зміни до державного реєстру на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені.

Проте з такими висновками погодитися не можна.

Як встановлено судом, ТОВ "Торговий Дім "Любисток" належить комбінований знак "ІНФОРМАЦІЯ_3", зареєстрований щодо товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25 липня 2011 року на підставі заявки № m201013392 від 31 серпня 2010 року, а також комбінований знак "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрований щодо товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2011 року на підставі заявки № m201013527 від 2 вересня 2010 року.

ОСОБА_1 подав 2 серпня 2016 року до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m2016 16668 на видачу свідоцтва України на комбінований знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" щодо товарів 30 класу МКТП.

ОСОБА_1 зареєстрований як фізична особа - підприємець. При здійсненні господарської діяльності, в т.ч. з продажу приправ та прянощів, він використовує комбіноване позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" шляхом розміщення його на вивісках магазину "ІНФОРМАЦІЯ_2" в АДРЕСА_1.

Спірні правовідносини виникли між сторонами з приводу реєстрації за підприємцем ОСОБА_1 заявки № m2016 16668 на видачу свідоцтва України на знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 30 класу МКТП, а також у зв'язку з використанням останнім позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" при здійсненні підприємницької діяльності, чим, як вважає позивач, порушено його права на знаки за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_1.

Вважаючи, що його права на використання та реєстрацію знаків для товарів та послуг порушуються Державною службою інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 як фізичною особою, підприємцем ОСОБА_1, у серпні 2016 року ТОВ "ТД "Любисток" звернулося до них в суд з позовом про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визнання незаконною державної реєстрації знака для товарів і послуг.

Заперечуючи проти позову, у вересні 2016 року ОСОБА_1 як фізична особа та він же, діючи як підприємець, подав зустрічний позов до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ "ТД "Любисток", де вимагав визнати свідоцтва недійсними, зобов'язати внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені.

Повно і правильно з'ясувавши обставини справи та застосувавши до спірних правовідносин норми матеріального права, на застосуванні яких наполягав позивач, суд першої інстанції задовольнив первісний позов, відмовивши в задоволенні зустрічного.

Приходячи до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, колегія суддів ураховує те, що при розгляді справи суд неправильно погодився з юрисдикцією, в якій повинен був би вирішуватися такий спір.

Перевірка апеляційним судом обставин справи зумовлена незалученням до участі в справі особи, питання про права та обов'язки якої вирішено оскаржуваним рішенням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 292 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Тобто особи, які не брали участі у справі, мають право оскаржити в апеляційному порядку лише ті судові рішення, які безпосередньо встановлюють, змінюють або припиняють права або обов'язки цих осіб.

На а.с. 176-186, т. 2 міститься письмова вимога від 08.04.2016 року №173 про припинення порушення прав інтелектуальної власності, адресована до ТОВ "Маревен Фуд Україна". Там зазначено про виникнення спірних правовідносин між позивачем та особою, яка подала апеляційну скаргу. Його виникнення зумовлене використанням обома сторонами знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Намагаючись захистити свої права на знаки для товарів і послуг, 18 липня 2016 року ТОВ "Маревен Фуд Україна" пред'явив в господарський суд м. Києва позов до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ "ТД "Любисток" про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_1, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (а.с. 187-198, т. 2). 19 липня 2016 року господарським судом м. Києва порушено провадження у справі та прийнято позов до розгляду (а.с. 199, т. 2).

Наведені обставини вказують, що між ТОВ "Маревен Фуд Україна", Державною службою інтелектуальної власності України та ТОВ "ТД "Любисток" існує господарський спір з приводу визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, НОМЕР_1, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", який розглядається господарським судом м. Києва.

Зазначені матеріально-правові вимоги повністю збігаються з вимогами, заявленими в даній справі за зустрічним позовом ОСОБА_1, що діє одночасно як фізична особа та фізична особа - підприємець, до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ "ТД "Любисток".

Отже, між сторонами у справі (крім ОСОБА_1 як фізичної особи) та особою, яка подала апеляційну скаргу, виникли та існують правовідносини щодо законності використання знаків для товарів та послуг НОМЕР_2, НОМЕР_1 при здійсненні господарської діяльності.

Так само існують господарські правовідносини між ними (крім ОСОБА_1 як фізичної особи) з приводу заявки на знак для товарів і послуг № m 2016 16668 від 2 серпня 2016 року.

Оскільки ОСОБА_1 як фізична особа прав осіб, які беруть участь, не порушував і його права також цими особами не порушуються, тому колегія суддів вважає, що його залучення як фізичної особи до участі в справі є необґрунтованим, надуманим, суперечить обставинам справи і спрямованим на її вирішення загальним судом у порядку цивільного судочинства.

Між тим, відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1.) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;

3.) інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Згідно із ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодекосом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Стаття 12 ГПК України визначає перелік підвідомчих господарським судам спорів, крім тих, розгляд яких віднесено законом до інших юрисдикцій.

Відповідно до ст. 13 ГПК України місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

З роз'яснень, даних пленумом Вищого спеціалізованого суду України у п. 3.1. своєї постанови від 24.10.2011 року №10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", вбачається, що господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов:

- участь у справі суб'єкта господарювання;

- наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України (435-15), Господарським кодексом України (436-15), іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин;

- наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом;

- відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

За таких обставин, не зважаючи на участь в справі фізичної особи, колегія суддів знаходить, що спір, який розглядався судом першої інстанції, виник та існує між суб'єктами господарської діяльності щодо господарських правовідносин, а тому його не належить вирішувати за правилами цивільного судочинства через підвідомчість господарському суду.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Отже, провадження у справі підлягає до закриття.

Як убачається, суд першої інстанції уваги на наведені обставини не звернув, що призвело до ухвалення рішення, яке не може залишатися чинним.

Положення ч. 3 ст. 303 ЦПК України дозволяють апеляційному суду не обмежуватися доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

Підставою для закриття провадження у справі відповідно до ч. 1 ст. 310 ЦПК України є наявність підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 205, 206, 303, 304, 310, 313-315, 324-325 ЦПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" задовольнити частково.

Рішення Рівненського міського суду від 5 грудня 2016 року скасувати, а провадження у справі закрити.

Роз'яснити, що розгляд даної справи віднесено до юрисдикції господарського суду, а також що повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили.

Головуючий:

Судді: