АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
У Х В А Л А

05 липня 2017 року Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Саліхова В.В.

суддів: Левенця Б.Б., Поліщук Н.В.

при секретарі: П'ятничук В.Г.

за участю:

представників позивачів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представників відповідачів: Макаренка М.О., Казанкіної А.Ю.

представника відповідача та третьої особи Потоцького М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 06 квітня 2017 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» та ОСОБА_7 до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна», третя особа: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_2,

в с т а н о в и л а:

У листопаді 2015 року ТОВ «Амальгама Люкс» та ОСОБА_7 звернулися до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності, ТОВ «Фарма Груп Експорт», компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед», Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», ТОВ «ДЦ Україна» та з урахуванням збільшених позовних вимог просили:

Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв па знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Справа № 760/20696/15-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/6436/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Коробенко С.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Саліхов В.В.
Визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнати незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/3M/16 від14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201412533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201508643 від 11.06.2015 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фарма Груп Експорт» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Діандра Іптерпрайзіс Лімітед використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_3 від 27.04.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 27.04.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_4 від 10.11.2015 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг України щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_4 від 10.11.2015 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано незаконним рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. № 85339/3м/16 від 14.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2014 12533 від 04.09.2014.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2014 12533 від 04.09.2014 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

Заборонено ТОВ «ФАРМА ГРУП ЕКСПОРТ» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та«ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонено компанії «Діандра Інтерпрайзіс Лімітед» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонено ТОВ «Дрогері Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонено Приватному підприємству «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Заборонено ТОВ «ДЦ Україна» використовувати у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В іншій частині позову відмовлено.

Вирішено питання розподілу судових витрат.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, ТОВ «Дрогері Україна» звернулося до суду із апеляційною скаргою.

В судовому засіданні ТОВ «Дрогері Україна» подало письмове клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Вимоги обґрунтувало тим, що при проведенні експертизи, яка була покладена в основу рішення суду першої інстанції, експертом не враховано, що спірні торгівельні марки повинні порівнюватись в цілому, для встановлення їх схожості. Зазначило, що смислова схожість порівнювальних словесних позначень не має домінуючого значення для остаточного висновку експертизи про подібність порівнювальних словесних товарних знаків настільки, що воно може вести в оману споживача.

Представники позивача заперечували проти задоволення вищезгаданого клопотання та пояснили, що судова експертиза №9/2016 від 08.09.2016 була проведена відповідно до вимог чинного законодавства, в зв'язку з чим не потрібно призначати додаткову судову експертизу.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши та перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що вищезгадане клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 143 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до вимог ст. 150 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Перевіривши висновки судової експертизи №9/2016 від 08.09.2016, колегія суддів вважає їх неповними, у зв'язку з тим, що експертом фактично не було проведено порівняння між знаком на товари і послуги, що належить позивачу, та комбінованим знаком, який належить відповідачу.

Беручи до уваги пояснення відповідача щодо обставин проведення судової експертизи, та враховуючи, що неповне з'ясування обставин справи експертом може призвести до невірного висновку, колегія суддів, керуючись положеннями ст. 150 ЦПК України, яка передбачає можливість при вказаних обставинах призначити додаткову експертизудля вирішення питання чи спірні знаки для товарів і послуг вводять в оману споживачів щодо особи виробника, та враховуючи відсутність підстав для призначення повторної експертизи, вважає, що клопотання відповідача ТОВ «Дрогері Україна» про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 143, 144 ЦПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна» про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності задовольнити частково.

Призначити по даній справі додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання:

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Чи є позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m201412533 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Чи є позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m201508643 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

У розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи 22-796/6436/2017 в десяти томах.

Оплату витрат, пов'язаних з проведенням експертизи покласти на Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрогері Україна».

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала може бути оскаржена в частині зупинення провадження по данній справі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: Б.Б. Левенець

Н.В.Поліщук