АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м.Києва в складі:

Головуючого-судді Поліщук Н.В.,

суддів Лапчевської О.Ф., Соколової В.В.

за участю секретаря Горбачової І.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1, поданою представником ОСОБА_2, на рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 26 січня 2017 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» (Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»), Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов»язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИЛА:

В червні 2016 року Публічне акціонерне товариство «Мобільні ТелеСистеми» ( Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы») та Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» звернулись до суду з позовом, у якому просять достроково припинити дію свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг повністю; зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вимоги обґрунтовують тим, що на підставі заявки №m200709655 від 13 червня 2007 року, що подана ТОВ «МТС», Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства юстиції України зареєстровано знак для товарів і послуг за 42 та 45 класами Міжнародної класифікації товарів і послуг та видано свідоцтво України НОМЕР_1, про що 10 вересня 2007 року здійснена публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» №14 за 2007 рік.

Вказують, що власником цього свідоцтва є ОСОБА_1, проте знак для товарів і послуг, який охороняється згідно із цим свідоцтвом, не використовується протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

РішеннямСолом»янського районного суду м.Києва від 26 січня 2017 року позовні вимоги задоволено, вирішено достроково припинити дію свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг повністю; зобов»язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Вирішено питання щодо судових витрат.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі посилається на необґрунтованість позовних вимог та неповне з»ясування судом обставин справи.

Зазначає, що використання знаку для товарів і послуг підтверджується Ліцензійним договором №11/09-2015 від 11 вересня 2015 року, додатковою угодою до цього договору від 11 вересня 2015 року, що були укладені з ФОП ОСОБА_5 Висновок суду щодо цього договору вважає безпідставним.

Також посилається на те, що знак для товарів і послуг використовувався: для реклами по телефону щодо діяльності магазинів/салонів мобільного зв»язку «МТС» (Договір оренди телефонної лінії від 10 серпня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Юридична компанія «ССЗ»); використання знаку у назві магазину (Договір оренди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Юридична Компанія «АЛЬЯНС»); використання знаку у рекламі послуг магазину (Договір суборенди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Центр Управління нерухомістю»).

Посилається на упереджене ставлення суду до Висновку №191/16 від 24 червня 2016 року за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, яким зафіксовано, що до моменту звернення позивачів із цим позовом до суду, на веб-сайті «mts.in.ua» використовувався знак, права на який належать ОСОБА_1 Одночасно вказує, що Висновок Науково-дослідного центру судової експертизи №229/16 від 30 серпня 2016 року є необ»єктивним, оскільки інформація щодо веб-сайту «mts.in.ua» досліджена тільки в розрізі 2016 року.

Посилається на неврахування обставини, що до 10 вересня 2015 року попереднім власником знаку було ТОВ «МТС», яким знак не використовувався, проте відповідальність покладається на ОСОБА_1 в частині періоду, у який знак належав цьому товариству. Окрім того, зазначає, що причиною невикористання ТОВ «МТС» є анексія півострову Крим, на якому цим товариством здійснювалась господарська діяльність, що є поважною причиною.

Посилається на необґрунтовану відмову суду у залученні як третьої особи Кабінету Міністрів України за його ж клопотанням.

В судове засідання сторони не з»явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені судом належним чином.

Відповідно до ст.305 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, що не з»явились.

Відповідно до ч.1 ст.303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Відповідно до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Зазначеним вимогам рішення суду першої інстанції відповідає.

Судом першої інстанції установлено, що ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» належить право на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_27 та НОМЕР_26, а також право на знаки за міжнародними реєстраціями: НОМЕР_17, НОМЕР_21, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_23 та НОМЕР_22, які поширюють свою дію і на територію України.

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» є власником добре відомого в Україні знаку «МТС».

ПрАТ «МТС» належить право на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, за ліцензійним договором від 26 листопада 2012 року №D1210043, укладеним між позивачами.

ПрАТ «МТС» має невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

13 червня 2007 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на підставі поданої ТОВ «МТС» заявки зареєстрував знак для товарів і послуг «МТС» для послуг 42 та 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг і видав Свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

Поточним власником Свідоцтва НОМЕР_1 є ОСОБА_1

13 червня 2016 року позивачами подана заявка №m201612961 на реєстрацію знака для товарів і послуг «МТС».

Згідно зі звітом пошуку на схожість і тотожність позначень від 13 червня 2016 року, проведеного Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг, зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 може перешкодити реєстрації знаку позивачів за заявкою №m201612961, оскільки вказане позначення є схожим із знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_1.

Згідно із 42 класом МКТП надаються такі послуги: аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази данних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); досліджування в біології; досліджування в геології; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; консультування щодо комп'ютерної техніки; досліджування в косметології; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; наземне знімання; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; підводне досліджування; планування розвитку міст; пошуки і розробляння нових товарів; прогнозування погоди; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; топографічне знімання; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості.

Згідно із 45 класом МКТП надаються такі послуги: послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу).

Судом першої інстанції також установлено, що на підтвердження використання знаку, яке охороняється згідно із свідоцтвом НОМЕР_1, ОСОБА_1 зазначено наступні докази:

12 травня 2015 року між ОСОБА_1 (ліцензіар) і ФОП ОСОБА_5 (ліцензіат) укладено ліцензійний договір на право використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_1, за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату невиключну ліцензію на використання знака «МТС»;

ФОП ОСОБА_5 використовує знак для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_1 у розумінні статті 16 Закону, що підтверджується такими документами: договором оренди щодо телефонії від 10 липня 2015 року та Додатковою угодою №1 від 14 вересня 2015 року до договору оренди щодо телефонії; Додатком №1 до акту наданих робіт № 02/2016 від 09 липня 2016 року до Договору оренди щодо телефонії від 10 липня 2015 року; Договором оренди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року та Додатковою угодою від 05 січня 2016 року; Договором суборенди нежитлового приміщення від 01 січня 2016 року; Актом прийому-передачі орендованих приміщень від 01 січня 2016 року до Договору суборенди нежитлового приміщення від 01 січня 2016 року; фотокопіями вивісок; висновком експерта №191/16 від 24 червня 2016 року за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що невикористання протягом установленого законом строку відповідачем знаку, яке охороняється свідоцтвом НОМЕР_1 щодо 42 та 45 класів МКТП, підтверджено належними доказами.

Докази, на які посилається відповідач, судом відхилені як такі, що не містять фактичних даних про використання знаку за 42 та 45 класами МКТП. Самі лише договори, які зазначені позивачем щодо такого знаку, не вказують про його використання. Фотографії рекламних носіїв із використанням знаку не містять інформації про дати та не підтверджують використання знаку за відповідними класами МКТП. Висновком Науково-дослідного центру судової експертизи №229/16 від 30 серпня 2016 року не зафіксовано використання знаку до 13 серпня 2016 року на веб-сайті «mts.in.ua».

Судом також відхилено посилання відповідача на поважні обставини неможливості використання знаку попереднім власником у зв»язку із анексією півострова Крим Російською Федерацією.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, оскільки вони ґрунтуються на досліджених в судовому засіданні доказах, відповідають вимогам чинного законодавства та доводами апеляційної скарги не спростовуються.

Знаком визнається позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ч.4 ст.5 цього Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч.2 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частина 4 ст.16 цього Закону зазначає, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частина 5 ст.16 цього Закону, окрім іншого, зазначає Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами ч.4 ст.18 цього Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прас-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Умовою належного використання знаку для товарів і послуг є, зокрема, фактична наявність на ринку України товарів, маркованих таким знаком.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що використання знаку для товарів і послуг підтверджується даними Ліцензійного договору №11/09-2015 від 11 вересня 2015 року, додаткової угоди до цього договору від 11 вересня 2015 року, що були укладені з ФОП ОСОБА_5, колегією суддів відхиляються, оскільки саме лише укладення цих договорів не може вважатися використанням даного знаку. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Судом першої інстанції досліджено Договір оренди телефонної лінії від 10 серпня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Юридична компанія «ССЗ»; Договір оренди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Юридична Компанія «АЛЬЯНС»; Договір суборенди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Центр Управління нерухомістю», та зроблено обґрунтований висновок про те, що дані цих договорів свідчать лише про їх укладення, але не підтверджують факт надання послуг 42 та 45 класів МКТП.

Доказів на спростування такого висновку суду апеляційна скарга не містить, а доводи в цій частині зводяться лише до констатації факту укладення цих договорів.

Твердження апеляційної скарги щодо упередженого ставлення суду першої інстанції до даних Висновку №191/16 від 24 червня 2016 року за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, є помилковим та спростовується наявними у справі доказами.

З матеріалів справи убачається, що позовна заява з додатками направлена до суду засобами поштового зв»язку 13 червня 2016 року, що уважається датою звернення до суду, при цьому дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів за Висновком №191/16 від 24 червня 2016 року проводилось на дату 15 червня 2016 року.

Окрім того, матеріали справи не містять відомостей щодо власника веб-сайту «mts.in.ua», відношення до нього власне ОСОБА_6, відтак суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про неналежність цього доказу.

Доводи апеляційної скарги щодо необ»єктивності Висновку Науково-дослідного центру судової експертизи №229/16 від 30 серпня 2016 року з посилання на ту обставину, що інформація відносно веб-сайту «mts.in.ua» досліджена тільки в розрізі 2016 року, відхиляються колегією суддів, оскільки згідно даних цього висновку при дослідженні не застосовувались часові обмеження.

Посилання апеляційної скарги на обставини, встановлені постановою Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2016 року по справі №910/11186/16, є безпідставним, оскільки постановою Вищого господарського суду України від 21 березня 2017 року ця постанова скасована та залишено в силі рішення Господарського суду м.Києва від 17 жовтня 2016 року, яким достроково повністю припинено дію свідоцтва України НОМЕР_28 на знак для товарів і послуг з підстав його невикористання ТОВ «МТС» більше трьох років до дати подання позову.

Доводи апеляційної скарги про те, що відповідач ОСОБА_1 не несе відповідальність за невикористання оспорюваного знаку попереднім власником, відхиляються колегією суддів, ураховуючи, що чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва. За змістом частини 4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правове значення має факт використання чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано, тривалість невикористання та причини невикористання.

Посилання апеляційної скарги на необґрунтовану відмову суду у залученні як третьої особи Кабінету Міністрів України є безпідставним, оскільки станом на час ухвалення рішення у цій справі судом першої інстанції відповідач Державна служба інтелектуальної власності як юридична особа не ліквідована, відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не внесено. Відтак, суд першої інстанції не мав підстав для залучення Кабінету Міністрів України до участі у цій справі в якості третьої особи.

Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують та на їх правильність не впливають.

Порушень норм процесуального права, які призвели б до неправильного вирішення справи, колегією суддів не установлено.

Відповідно до ст.308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Керуючись ст.ст. 218, 303, 305, 307, 308, 314, 315, 317 ЦПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1, подану представником ОСОБА_2, відхилити.

Рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 26 січня 2017 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий-суддя Н.В.Поліщук

Судді О.Ф. Лапчевська

В.В. Соколова