АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Саліхова В.В., Поліщук Н.В.

при секретарі Казанник М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 22.11.2016 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити певні дії, -

Справа № 760/20789/14-ц
№ апеляційного провадження:№ 22-ц/796/2245/2017
Головуючий у суді першої інстанції: Лазаренко В.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
В С Т А Н О В И Л А:

ТОВ «Галеан» ЛТД звернулося до суду з вказаним позовом, в якому просить суд:

§ визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 від 11.03.2014 на корисну модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах», зареєстрований на ім'я ОСОБА_1 та

§ зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

§ стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Галеан» ЛТД судові витрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, що запатентована відповідачем корисна модель, на думку позивача, не відповідає умові патентоздатності - новизна, тому що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реєстрацію. На підтвердження позивачем надано висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати аналізу виробника, а також листи та документи виробника, які містять інформацію про кількісний та якісний склад продуктів, що поставлялися виробником на митну територію України, ідентичні композиціям № 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 та 28 корисної моделі оскаржуваного патенту від 11.03.2014 № НОМЕР_1. Такі документи є доказом того, що технічна інформація щодо кількісного та якісного складу вказаних композицій була відома в світі до моменту подання заявки на патент від 11.03.2014 № НОМЕР_1.

Позивачем оспорюється і промислова придатність корисної моделі патенту № НОМЕР_1, оскільки при перевірці формули даної корисної моделі конкретно по пунктах 15, 22 та 27 здійснити (виготовити) її в тому вигляді, як об'єкт корисної моделі неможливо у зв'язку з перевищенням сумарного кількісного складу компонентів більше ніж 100 відсотків, тому з урахуванням положень ч. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисну модель» така корисна модель не може вважатися промислово придатною.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 22.11.2016 позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити певні дії - задоволено.

Визнано недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 від 11.03.2014 на корисну модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах», зареєстрований на ім'я ОСОБА_1.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 від 11.03.2014 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД витрати з оплати судового збору в сумі 243 грн. 60 коп., витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи в сумі 19958,40 грн.

Не погодилась із вказаним рішенням суду відповідач ОСОБА_1, її представником подана апеляційна скарга. Вважають, що ухвалене рішення суду суперечить фактичним обставинам справи, у зв'язку з неприйняттям до уваги суттєвих обставин, порушенням норм матеріального та процесуального права. Так, представник відповідача вказує на належне повідомлення відповідача - ОСОБА_1 про розгляд справи 22.11.2016, оскільки в попередньому судовому засіданні, сторони були повідомлені про призначення наступного судового розгляду на 23.11.2016. Крім того, ними було подано клопотання про відкладення розгляду справи, проте суд розглянув справу за відсутності відповідача та його представника, чим допустив грубе порушення норм процесуального права. Також представник відповідача зазначає, що доказ на який послався суд, як на підставу для задоволення позовних вимог, а саме висновок експертизи № 1032/ЗУ/15 від 21.01.2015 щодо умов патентознатності деклараційного патенту № НОМЕР_1 об'єктивно не відповідає дійсним обставинам справи, вчинений з порушенням наукових правил, а тому не може вважатися належним доказом у справі. Що ж стосується висновку експерта № 067/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, то він також є не може бути розцінений як належний та допустимий доказ, оскільки він містить суперечливі данні, а також порівнюються несумісні об'єкти, оскільки в першому випадку об'єктом права інтелектуальної власності є сировина для виготовлення продукції спеціального призначення, а в другому - кінцевий продукт харчування для широкої аудиторії споживачів. Така некоректність вищевказаного порівняння підтверджується експертними висновками Торгово-промислової палати від 21.10.2016 та листом ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» від 26.10.2016. Отже, вищевказаними доказами підтверджується факт віднесення об'єктів, що порівнюються експертом до різних груп товарів, чим підтверджується відсутність їх тотожності. Проте відповідач був позбавлений подати вказані докази у зв'язку з передчасним ухваленням судового рішення.

Враховуючи наведене, просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_4 підтримали апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просили рішення суду скасувати, ухвалити нове про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог. Також підтримала апеляційну скаргу представник Державної служби інтелектуальної власності Фінагіна В.Б.

Представник позивача Іванов І.О. в судовому засіданні заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованим, просив залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з даних Висновку експерта № 067/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, яким встановлено, що оспорювана корисна модель за патентом від 11.03.2014 № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності - новизна в частині 22 позицій із 28. Також судом врахований висновок експертизи ДП «УКРПАТЕНТ» від 21.01.2015 за № 1032/ЗУ/15 за яким корисна модель визнана такою, що не відповідає умові промислової придатності, не визнається новою і, відповідно, не відповідає умовам патентоздатності.

Колегія суддів вважає, що такі висновки суду першої інстанції зроблені на підставі повного та об'єктивного дослідження наданих сторонами доказів та в повній мірі відповідають вимогам чинного законодавства.

Згідно положень ч.1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст.7 цього Закону, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

В порядку ч. 1 ст. 33 вищевказаного Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності.

Перевіряючи обставини справи апеляційним судом встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідачем ОСОБА_1 22.01.2014 була подана заявка № u201400629 на реєстрацію корисної моделі «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах». За результатами розгляду матеріалів вказаної заявки 11.03.2014 Державною службою інтелектуальної власності було прийнято рішення про видачу патенту № НОМЕР_1 /т.1 а.с.55-137/.

ТОВ «Галеан» ЛТД з 2010 року є офіційним дистриб'ютором корпорації «DSM N.P.» Швейцарія - виробник вітамінів та сумішей для харчової промисловості. В січні 2013 року вказана корпорація придбала виробника вітамінних сумішей «FORTITECH Europe ApS» /т.1 а.с.12-17/.

11.07.2014 за заявою Відповідача ОСОБА_1 Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України внесено до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, інформацію за № 001928 щодо оскаржуваного Патенту на корисну модель. В зв'язку з існуванням цих відомостей в митному реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, Івано-Франківська митниця Міндоходів приймала рішення щодо призупинення митного оформлення товару, отриманого від корпорації «DSM N.P.» Швейцарія, на строк 10 днів у зв'язку з наявністю в Митному реєстрі інформації про ТОВ «Галеан» ЛТД та корпорації «DSM N.P.» Швейцарія як імпортера та постачальника контрафактної продукції /т.1 а.с.158-160/.

Можливість внесення такої інформації виникла у відповідача ОСОБА_1 завдяки реєстрації оскаржуваного Патенту, тому існування останнього перешкоджає підприємницькій діяльності позивача чим порушує його інтереси та права.

На підставі ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ТОВ «Галеан» ЛТД 17.11.2014 звернувся до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі № НОМЕР_1 на відповідність умовам патентоздатності /т.1 а.с.60/.

За результатами проведеної експертизи ДП «Український інститут промислової власності» складений Висновок № 1032/ЗУ/15 від 21.01.2015 /т.1 а.с.110-172/.

Так, експертом встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель № UA 88474U не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі визначеної для неї ч.2 ст. 7 Закону, а саме:

а) корисна модель не визнається промислово придатною з огляду на невизнання промислово придатним залежних пунктів 15, 22, 27 формули відповідно до ч. 3 статті 7 Закону;

б) відносно незалежного пункту 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 8 статті 7 Закону.

За клопотанням сторони позивача ухвалою суду від 17.03.2015 у справі призначено судову експертизу об'єкту інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до Висновку судової експертизи № 067/15 від 13.01.2016, корисна модель «Композиція активних компонентів визначеного хімічного складу, що є сировиною для виробництва та збагачення продуктів спеціального дієтичного споживання, продуктів дитячого харчування, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального медичного призначення, дієтичних добавок та харчових продуктів на промислових підприємствах» за патентом від 11.03.2014 № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» в частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймні один вітамін або вітаміноподібний нутрієнт, вибраний з ряду вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін С, вітамін Вс, вітамін В1, вітамін В2, вітамін В6, вітамін В12, вітамін РР, вітамін В5, вітамін Н, вітамін К, омега-3, холін ( В4), таурін, інозитол ( В8), L-карнітин ( В11), та/або принаймні одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як йод, цинк, залізо, марганець, міді, або суміш амінокислот аргінін, аспарагінова кислота, валін, гістидин, гліцин, глютамін, глютамінова кислота, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, пролін, серин, тирозин, треонін, триптофан, фенілаланін, цистеїн» та відповідає умовам патентоздатності «новизна» в частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймні одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як хром, магній або суміш нуклеотидів аденозин 5 монофосфат, цистидин 5 монофосфат, дисодіум гунін 5 монофосфат, дисодіум інозит 5 монофосфат, дисодіум урідин 5 монофосфат».

Аналогічний висновок міститься і у п.2.1 Висновку ДП «Український інститут промислової власності», зокрема, експертом вказано, що опублікована формула запатентованої корисної моделі має один незалежний пункт за номером 1 та 29 залежних пунктів за номерами 2-30. У висновку, як вже зазначено вище, експерт вказує, що відносно незалежного пункту 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 8 статті 7 Закону. У мотивувальній частині Висновку вказується на те, що запатентована корисна модель є частиною рівня техніки, тобто вона не відповідає умовам патентоздатності /т.1 а.с.170-172/.

Таким чином, слід погодитись з висновком суду першої інстанції про те, що із 28 позицій 22 позиції не відповідають умові «новизна». В зв'язку з цим, а також враховуючи висновки експерта ДП «Український інститут промислової власності», вся корисна модель є такою, що не відповідає умові патентоздатності «новизна».

Питанню промислової придатності в дослідницькій частині висновку судової експертизи надана незначна увага, в порівнянні з питанням новизни, експертом вказується на результати дослідження наведені в таблиці 4 у додатку 1. Проте вказана таблиця відсутня у додатку. А отже його висновок про промислову придатність спірної корисної моделі не можна визнати обґрунтованим.

В Висновку ДП «Український інститут промислової власності» навпаки значна увага приділяється саме питанню промислової придатності патенту. Зокрема, експертом встановлено наступне:

(а) матеріали заявки містять посилання на призначення заявленого об'єкта корисної моделі;

(в) при перевірці формули встановлено, що здійснити корисну модель в тому вигляді, як об'єкт корисної моделі охарактеризований в будь-якому пункті формули неможливо, а саме:

п. 15 - у випадку використання вітаміну С у кількості 103,55 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

п.22 - у випадку використання вітаміну В у кількості 100,13 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

п.27 - у випадку використання всіх зазначених в п. 27 компонентів у кількості, що відповідає нижній межі зазначених у формулі корисної моделі інтервалів значень, сумарний вміст всіх компонентів складає 117,55 %, тобто більше 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

(с) встановлено, що за п. 15, 22 та 27 здійснити корисну модель неможливо, а відтак і неможливо реалізувати призначення.

Згідно з п.6.5.1.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2002 за № 197, якщо хоча б одна із зазначених вимог ( а, в, с) не дотримана, то робиться висновок, що винахід ( корисна модель ) не відповідає умові промислової придатності, тому за таких обставин запатентована корисна модель визнається такою, що не відповідає умові промислової придатності.

З огляду на невизнання промислово придатними залежних пунктів 15, 22 та 27 формули, відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону експерт стверджує, що корисна модель не визнається промислово придатною.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В порядку ч. 1,2 ст. 60 цього Кодексу кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

А згідно з положеннями ч.1, 2 ст.131 ЦПК України сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин

Всупереч наведеним нормам процесуального законодавства стороною відповідача ОСОБА_1 не було надано належних і допустимих доказів на спростування наявних в матеріалах справи висновків експертів.

Доводи апеляційної скарги про неналежність вказаних доказів не ґрунтуються на доказах поданих в установленому законом порядку. Твердження представника відповідача про відсутність можливості подати відповідні докази, не можна визнати обґрунтованими з огляду, як на час перебування справи на розгляді суду з 23.09.2013, так і проміжок часу з моменту складання та ознайомлення представника з висновком судової експертизи (13.01.2016 і 07.06.2016) до ухвалення рішення судом першої інстанції (22.11.2016).

Посилання представника відповідача ОСОБА_1 на експертні висновки Торгово-промислової палати від 21.10.2016 та лист ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» від 26.10.2016, долучені до апеляційної скарги, не можуть бути прийняті до уваги суду, оскільки вказані докази подані з порушенням вимог як ст.ст. 131, 301 ЦПК України. До того ж слід звернути увагу, що завданням вказаних експертних досліджень було визначення коду товару УКТ ЗЕД, а не питання патентоздатності.

Відповідно до ст. 66 ЦПК України висновок експерта - докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

Згідно з положеннями ч.2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В порядку ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, та за заявою осіб, які беруть участь у справі, суд призначає експертизу. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам) (ст. 150 ЦПК України).

Отже за наявності висновку судової експертизи, а також висновку спеціалістів ДП «Український інститут промислової власності» посилання відповідача на лист ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» від 26.10.2016 (поданий в копії), як на єдиний належний доказ у справі не вбачається обґрунтованим.

Посилання представника відповідача на пояснення його довірителя ОСОБА_1 також не можуть бути прийнятті до уваги суду, оскільки, виходячи з положень ст. 62 ЦПК України, пояснення надані стороною у справі можуть бути доказами лише якщо вони були надані в ході допиту цієї особи в якості свідка.

Як вбачається, апеляційна скарга відповідача ОСОБА_1 переважно мотивована неповним з'ясуванням судом обставини справи в зв'язку з відсутністю доказів, що виходячи з положень процесуального закону є обов'язком сторін у справі, зокрема відповідача, а повноваження суду стосуються лише оцінки наданих сторонами доказів.

Враховуючи, що висновок судової експертизи та висновок ДП «Український інститут промислової власності» не спростовані в ході розгляду справи належними та допустимими доказами, як того вимагають положення ЦПК України, їх висновки не викликають сумнівів, так як не суперечать іншим матеріалам справи, судом дана належна оцінка всім доказам у сукупності, а тому покладення їх в основу рішення суду відповідає вимогам процесуального закону, зокрема положенням ст.ст. 212,215 ЦПК України.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги щодо порушення норм процесуального права, які мали вираз у неналежному повідомленні про розгляд справи 22.11.2016, оскільки в судовому засіданні перерва оголошувалась до 23.11.2016, апеляційним судом встановлено, що в розписці від 02.11.2016 всі учасники розгляду, в тому числі і представник відповідача ОСОБА_4, своїм підписом засвідчили про повідомлення про дату 22.11.2016 та час 9.30 год. Така ж дата зазначена і в журналі судового засідання, зауваження до якого стороною відповідача в установленому законом порядку не подавались. Питання відкладення розгляду справи та/або оголошення перерви вирішується судом на власний розсуд в залежності від обставин. В даному випадку суд першої інстанції ухвалив розглянути справу у відсутності відповідача ОСОБА_1 та її представника, без розгляду клопотання про відкладення, що є порушенням норм процесуального права. Проте, в порядку ч. 3 ст. 309 ЦПК України, порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

Оскільки, суд повно і об'єктивно з'ясував дійсні обставини справи, перевірив доводи і заперечення сторін зібраними у справі доказами, яким дав належну правову оцінку з додержанням вимог матеріального і процесуального права, то підстав для скасування рішення суду першої інстанції не вбачається. За наведених обставин апеляційну скаргу необхідно відхилити, а рішення суду залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 307, 308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 22.11.2016 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: