АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2017 року Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Саліхова В.В.

Суддів: Поліщук Н.В., Соколової В.В.

при секретарі: П'ятничук В.Г.

за участю:

представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери» на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07 листопада 2016 року в справі за позовом ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕ БУРГЕР» про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг та заборону подальшого використання позначення,

ВСТАНОВИЛА:

У лютому 2016 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до ТОВ «Стейки і бургери», ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» та просив зобов'язати відповідачів припинити порушення прав на комбінований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно Свідоцтва України № НОМЕР_1.

Заборонити ТОВ «Стейки і бургери» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет.

Справа № 753/2287/16-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц/796/1635/2017 /2016
Головуючий у суді першої інстанції: Лужецька О.Р.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Саліхов В.В.

Заборонити ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет.

Зобов'язати ТОВ «Стейки і бургери» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1», усунути дане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зобов'язати ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_2», усунути дане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 07.11.2016 позов задоволено.

Зобов'язано ТОВ «Стейки і бургери», ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» припинити порушення прав на комбінований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно Свідоцтва України № НОМЕР_1.

Заборонено ТОВ «Стейки і бургери» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет.

Заборонено ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет.

Зобов'язано ТОВ «Стейки і бургери» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1», усунути дане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зобов'язати ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_2», усунути дане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1, з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3.

Стягнуто з ТОВ «Стейки і бургери», ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» на користь ОСОБА_3 витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756 грн. та витрати на правову допомогу в сумі 3 031,60 грн.

В апеляційній скарзі ТОВ «Стейки і бургери» просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі. Посилається на неправильне застосування судом норм матеріального права, з невірним встановленням обставин, що мають значення для справи. В обґрунтування своїх доводів вказує, що ТОВ «Стейки і бургери» законно використовується словесний знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно заявки № m 2016 13551 від 21.06.2016 поданої до ДП «Укрпатент». Зазначив, що правова охорона комбінованого знаку позивача обмежується переліком послуг, що визначені 43 класом МКТП, а тому останній має право заборони лише такого знаку та у наданні відповідних послуг. Вказало, що судом протиправно та безпідставно було зобов'язано відповідачів знищити вивіски, які є їхньою особистою власністю. ТОВ «Стейки і бургери» зазначило, що суд без висновку експертної установи сам визначив ознаки схожості та тотожності знаків для товарів і послуг.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши наведені в скаргах доводи та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню із наступних підстав.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд першої інстанції виходив з того, що в судовому засіданні встановлено, що словесні позначення відповідачів є схожим з позначенням майнові права на яке належить позивачу, що призводять до змішування позначення у свідомості споживачів та не надають можливості розрізняти та ідентифікувати особу, послуги, якої вони споживають.

З таким висновком суду першої інстанції не може погодитись колегія суддів, враховуючи наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 14.12.2012 ОСОБА_3 подано заявку m 2012 21715 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т. 1, а. с. 18). 10.01.2014 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано комбінований знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 (т. 1, а. с. 17).

Власником вказаного Свідоцтва є ОСОБА_3 Зазначений знак був зареєстрований для послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме послуги щодо забезпечення харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом: бази туристські, послуги барів; будинки для самотніх людей похилого віку; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовлення місць в готелях; замовлення (бронювання)тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладнання: мотелі; наймання (прокат) наметів; пансіонати: замовлення місць в пансіонатах: пансіони для тварин; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставлення їх споживачам; наймання(орендування) приміщень на збори; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспансерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надання приміщень в таборах відпочинку; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі. 13.01.2014 ОСОБА_3 зареєстрував домен в зоні UA за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, за допомогою якого здійснює надання вищевказаних послуг (т. 1, а. с. 56-57).

На думку позивачем ним був виявлений факт використання ТОВ «Стейки і бургери» та ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» позначення, схожого із зареєстрованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», стосовно наведених у Свідоцтві послуг 43 класу МКТП. Зокрема, ТОВ «Стейки і бургери» та ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовує в своїй господарській діяльності словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке повністю повторює словесну частину комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить ОСОБА_3 Використання знаку здійснюється шляхом нанесення його на вивіску з назвою ресторану, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, застосування його під час пропонування та надання послуг з приготування страв та напоїв в приміщеннях ресторану, застосовує його в діловій документації, рекламі та мережі Інтернет, що підтверджується копіями чеків, фото вивісок, фото книги скарг та пропозицій ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_1» та пропозицій ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2», серветками з логотипами «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», візитками «ІНФОРМАЦІЯ_2», записом рекламного ролику ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_1», роздруківкою скрін-шотів з нього, підставкою-тримачем для меню з логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_2», роздруківками скрін-шотів Інтернет сторінок ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_3/, ІНФОРМАЦІЯ_3.

ОСОБА_3, вважаючи, що обидва позначення відповідачів є схожими з комбінованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», прав на яке належить йому на підставі Свідоцтва настільки, що призводить до змішування в свідомості споживачів, ускладнюють розрізнення та ідентифікацію особи, послуги якої вони споживають, а тому звернувся до суду із відповідним позовом.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУкраїни).

Відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно зі ст. 20 Закону України Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

За наведених обставин, відсутність такої умови як схожість настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також відсутність введення в оману споживача щодо особи виробника виключає підстави вважати, що не відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Разом з тим позивачем в порушення вищевказаних норм права не було надано належних та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог.

Суд першої інстанції дійшов висновків про те, що словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими з комбінованим позначенняммайнові права на яке належать позивачу настільки, що призводять до змішування позначення у свідомості споживачів та не надають можливості розрізняти та ідентифікувати особу, послуги якої вони споживають. Використання відповідачами схожого із зареєстрованим позивачем знаку у своїй господарській діяльності викликають у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з позивачем, що призводить до введення споживачів в оману та відповідачі використовують словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для тих саме послуг, для позначення яких було зареєстровано знак позивача.

Між іншим, наявність чи відсутність схожості або тотожності знаків для товарів і послуг, а також встановлення чи є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару позначення, може бути визначена виключно кваліфікованим експертом за результатами проведених досліджень, яким суд не являється.

Матеріали справи свідчать про те, що представником позивача є кваліфіковані юристи. Однак, а ні при розгляді справи в суді першої та апеляційної інстанцій представники позивача не заявляли клопотання про проведення відповідної судової експертизи щодо визначення схожості спірного товарного знаку на товари та послуги.

За наведених обставин, колегія суддів вважає висновки суду першої інстанції про задоволення вищезгаданого позову передчасними.

Отже доводи апеляційної скарги знайшли своє підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

Таким чином, рішення суду першої інстанції відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 309 ЦПК України підлягає скасуванню з ухваленням нового про відмову в задоволенні позовних вимог за недоведеністю обставин на яки посилався позивач у своєму позові.

При цьому приймаючі таке рішення колегія суддів звертає увагу на те, що вже при розгляді справи в порядку апеляційного провадження, представник надав докази на підтвердження того, що на час апеляційного розгляду справи за відповідачем зареєстровано словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» у 35 та 41 класі МКТП, а в рішенні суду першої інстанції міститься загальна заборона використання вищезгаданого знаку.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України із ОСОБА_3 на користь ТОВ «Стейки і бургери» підлягає стягненню судовий збір в розмірі 3 031,60 грн. за подачу апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 307, 309, 313-315, 317 ЦПК України, колегія суддів,-

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери» задовольнити.

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07 листопада 2016 року скасувати.

Ухвалити нове рішення.

У задоволенні позову ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕ БУРГЕР» про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг та заборону подальшого використання позначення відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери» судовий збір в розмірі 3 031,60 грн.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, однак може бути оскаржено протягом двадцяти днів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: Н.В. Поліщук

В.В.Соколова