Провадження № 2/760/5/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді - Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря- Носачова А.К.

представника позивача- Горіної Р.М.

представника відповідача 1- ОСОБА_1

представника відповідача 3- Пуддубняка А.В.

розглянувши в відкритому судового засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Першого заступника Генерального прокурора України до ОСОБА_3, Державної фіскальної служби України, Державної служби інтелектуальної власності України, Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» про визнання недійсним патенту, визнання недійсним права власності на патент, зобов»язання виключити об»єкт права інтелектуальної власності з Митного реєстру та зобов»язання вчинити дії, суд

В С Т А Н О В И В :

Позивач у липні 2014 року звернувся до суду з позовом і просив визнати недійсним патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок - «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я відповідача ОСОБА_3, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України про визнання його недійсним та зобов'язати Міністерство доходів і зборів України виключити об'єкт права інтелектуальної власності з Митного реєстру.

В листопаді 2014 року позивач збільшив розмір позовних вимог і просить:

- визнати недійсним патент України на промисловий зразок № НОМЕР_1 на промисловий зразок - «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім»я відповідача ОСОБА_3;

- зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання його недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним право власності Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на патент № НОМЕР_1 на промисловий зразок - «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України скасувати рішення №1000 від 11 березня 2013 року про публікацію та внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомостей про передачу права власності на промисловий зразок Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» і внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів;

-зобов'язати Державну фіскальну службу України виключити промисловий зразок з Митного реєстру об»єктів права інтелектуальної власності.

Посилається в позові на те, що на підставі постанови про проведення перевірки від 06.06.2014 року проведено перевірку з питань додержання вимог Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та іншого законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності в діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

За результатами перевірки встановлено, що на ім'я відповідача ОСОБА_3 видано патент України НОМЕР_2 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», який не відповідає умовам патентоспроможності.

Крім того, патент внесений до Митного реєстру об»єктів права інтелектуальної власності.

Зазначає, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка - «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 стала загальнодоступною у світі до дати подання ОСОБА_3 відповідної заявки, а тому цей промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності через його невідповідність критерію новизни.

Вважає, що зовнішній вигляд та функціональне призначення промислового зразка - «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 повністю відповідає виробу - «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розроблений Міністерством будівництва, дорожнього та комунального машинобудування СРСР та має МДСТ 10831-87.

При цьому міждержавний стандарт 10831-87 на виріб - «ІНФОРМАЦІЯ_2», затверджений постановою Державного будівельного комітету СРСР від 17 грудня 1987 року № 296 та введений у дію з 01 січня 1989 року.

Згідно з описом виріб за МДСТ 10831-87 призначений для проведення малярних робіт у будівництві та складається з окремих частин: ролик, кронштейн та ручка (пункт 1.1.3 технічних умов МДСТ 10831-87).

Крім того, відповідно до пункту 1.4.1 МДСТ 10831-87 до комплекту валика повинно входити п'ять запасних покриттів.

Також відповідність промислового зразка - «ІНФОРМАЦІЯ_1», за патентом України НОМЕР_2 виробу - «ІНФОРМАЦІЯ_2», повністю підтверджується опублікованим у мережі Інтернет пропозиціям щодо реалізації даного виробу.

Таким чином вважає, що відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислового зразка стали загальнодоступними у світі до 20 липня 2011 року - дати подання заявки на промисловий зразок ОСОБА_3 - «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2, тобто не відповідає обов'язковій умові патентоспроможності - «новизна».

За таких умов спірний патент не має ознак патентоспроможності, у зв'язку з чим наявність патенту порушує державні та суспільні інтереси.

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Відповідач ОСОБА_3 в судове засідання неодноразово не з»являвся, про час розгляду справи повідомлявся належним чином, про наявність спору в провадженні суду був обізнаний, про що свідчить розписка про отримання судової повістки ним особисто 06 вересня 2014 року.

Про причини неявки суд до відома не ставив, а тому суд вважає за можливе розглядати справу в його відсутності.

Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України проти позову заперечував.

Посилається на те, що службою здійснюється лише формальна перевірка викладених обставин. Патент виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на промислові зразки.

Пояснив, що діюча в Україні процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні.

Служба діяла в межах та в спосіб, що передбачені Законом, а тому просить у позові відмовити.

Представник відповідача - Державної фіскальної служби України в судовому засіданні проти позову заперечував.

Зазначив, що спірний промисловий зразок був внесений до Митного реєстру 27 листопада 2012 року строком на 6 місяців.

Реєстрація промислового зразка не була вчасно продовжена та закінчилася 27 травня 2013 року.

В подальшому вказаний промисловий зразок за заявою правовласника було внесено до Митного реєстру 29 грудня 2014 року, однак 23 липня 2015 року анульовано ДФС у зв'язку з недостатніми відомостями.

В подальшому і на даний час промисловий зразок не вносився до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, а тому ДФС України не можуть бути вчинені дії по його виключенню з Митного реєстру.

Виходячи з цього, просить у позові в цій частині відмовити.

Відповідач - Компанія «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» у судове засідання свого представника не направив, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення міжнародного поштового повідомлення.

В матеріалах справи наявне підтвердження від адміністративного відомства спеціального адміністративного району Гонконг про неможливість вручення судових документів відповідачу за його юридичною адресою в зв»язку з його відсутністю за вказаною ним адресою.

Виходячи з цього, суд вважає за можливе розглядати справу в його відсутності.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення вимог позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Частиною 6 цієї статті визначено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 6 Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відповідно до ч. 1. ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Згідно з ч. 1 ст. 462 ЦК набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Статтею 469 ЦК визначено, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Судом встановлено, що 20 липня 2011 року в Державній службі інтелектуальної власності за заявкою s 2011 00876 зареєстровано патент України НОМЕР_2 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_3

Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» був внесений до Митного реєстру 27 листопада 2012 року строком на 6 місяців.

В подальшому промисловий зразок за заявою правовласника був внесений до Митного реєстру 29 грудня 2014 року, однак 23 липня 2015 року анульовано Державною фіскальною службою України в зв'язку з недостатніми відомостями.

В подальшому промисловий зразок до Митного реєстру не вносився.

/ т.1, а.с. 10 - 33 /

В п. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зазначено, що закладом експертизи відповідно до цього Закону та Правил розгляду заявки на промисловий зразок, державною установою проводиться експертиза заявки.

Пунктом 8 ст.14 Закону встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, під час якої встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Положеннями абзацу 2 п.1 статті 18 Закону передбачено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності зазначив, що видача спірного патенту була здійснена за ознаками формальної експертизи.

Відповідно до висновку судової експерта №172/15 від 17 вересня 2015 року сукупність суттєвих ознак на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_3 за патентом України НОМЕР_2 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на реєстрацію, а саме до 20 липня 2011 року.

/ т.1, а.с.147-154 /

Таким чином, промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 не відповідає умові патентоздатності «новизна».

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» невідповідність зареєстрованого промислового зразку умовам надання правової охорони є підставою для визнання патенту недійсним повністю чи частково.

Виходячи з цих обставин, наданих у судовому засіданні доказів, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в цій частині.

Відповідно до статті 18 Закону патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

В Положенні про Державний реєстр патентів України зазначено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу патенту), в силу вказаного положення, Держслужба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Виходячи з цього суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача і в частині зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Суд не знаходить підстав для задоволення решти вимог позивача, виходячи з наступного.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки станом на 11 вересня 2014 року , відповідач ОСОБА_3 на підставі рівшення №1000 від 11 берерзня 2013 року, опублікованого в Бюлетені №5 від 11 берерзня 2013 року,передав право власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

/ т.1, а.с.62 - 63 /

Відповідно до ст. 467 ЦК України у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватись будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Вільне використання передбачає, що будь-яка особа може його здійснювати без одержання дозволу на це від володільця патенту.

Безоплатність використання означає, що використання відповідного об'єкта будь-якою особою здійснюється без сплати винагороди.

Названі правові наслідки є загальними, оскільки стосуються як припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності у зв'язку із закінченням встановлених строків їх чинності (ст. 465 ЦК України), так і випадків дострокового припинення їх чинності (ст. 466 ЦК України).

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на підставі ліцензійного договору, а для секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Ліцензійні договори значно відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних угод, а на внутрішньому ринку - від договорів купівлі-продажу і постачання товарів.

Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

За ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно з ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Враховуючи зазначене, визнання оспорюваного патенту недійсним матиме наслідком і недійсність договору про передачу майнових прав, що випливають з такого патенту, а отже підстави для задоволення вимог позивача в частині визнання недійсним права власності Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на патент відсутні.

Крім того, пунктом 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 квітня 2001 року №290, визначено перелік відомостей, які вносяться до реєстру у процесі його ведення, і цей перелік є вичерпним.

Зазначеним переліком не передбачено внесення до реєстру відомостей про визнання недійсним договору про передачу у співвласність виключних майнових прав, що випливають з патенту.

Згідно з п.1.3. Положення тільки відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Таким чином, підстави для задоволення вимог позивача і в частині зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним Договору про передачу у співвласність усіх виключних майнових прав Компанії «ЖІ ШЕНГ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», що випливають з патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» відсутні.

Щодо вимог позивача про зобов»язання відповідача - Державної фіскальної служби України виключити об'єкт права інтелектуальної власності промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патент України НОМЕР_2 з Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, суд виходить з наступного.

Відповідно до інформації, наданої представником відповідача в судовому засіданні,спірний патент був внесений до митного реєстру 27 листопада 2012 року строком на 6 місяців.

Реєстрація промислового зразка не була вчасно продовжена та закінчилася 27 травня 2013 року.

В подальшому вказаний промисловий зразок за заявою правовласника було внесено до Митного реєстру 29 грудня 2014 року, однак 23 липня 2015 року анульовано ДФС у зв'язку з недостатніми відомостями.

Тобто, термін перебування зазначеного промислового зразка в Митному реєстрі закінчився.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За змістом ч.1 ст.57, ч.1 ст.58 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Будь-яких доказів своїм вимогам у цій частині позивач при зверненні до суду суду не надав.

Звертаючись до суду з даною вимогою та підтримуючи її в судовому засіданні, незважаючи на пояснення представника відповідача - Державної фіскальної служби України, представник позивача в судовому засіданні будь-яких доказів, які б спростовували приведені ним твердження, не надав.

Будь-яких доказів, які відповідали вимогам ст.ст.57- 58 ЦПК України, перебування зазначеного промислового зразка в Митному реєстрі, не надав.

За таких обставин підстави для задоволення вимог позивача і в цій частині відсутні.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Відповідно до діючого на момент звернення позивача до суду Декрету Кабінету Мінінстрів України « Про державне мито», органи прокуратури при зверненні до суду в порядку ст.45 ЦПК України звільнялися від спалти судового збору.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками, суд приходить до висновку про стягнення з відповідача ОСОБА_3 243 грн. 60 коп. судового збору на користь держави.

Керуючись ст. ст. 15,16, 203, ч.ч.1,2 ст.215, ч.1 ст.461, ч.1 ст.462, 465 - 467, 469 ЦК України , ст. ст. 1, 4, 5, 6,12,14,18, 25, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити частково.

Визнати недійсним повністю патент НОМЕР_2 на промисловий зразок - «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_3.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на помислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту НОМЕР_2 на промисловий зразок - «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В решті позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 243, 60 гр. судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Суддя