Провадження № 2/760/54/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2016 року Солом"янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого- судді- Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря- Носачова А.К.

представників позивача- Бажанова В.О., Смеліка В.Б.

представника відповідача 2 - Саламова О.В.

розглянувши в відкритому судового засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Халла Холдингс Корпорейшн / Halla Holdings Corporation / до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг, суд

В С Т А Н О В И В :

Позивач у серпні 2015 року звернувся до суду з позовом і просить визнати недійсним Свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг від 10.12.2012 року повністю

Посилається в позові на те, що оспорюване свідоцтво видане відповідачу ОСОБА_4 з порушенням прав Halla Holdings Corporation та є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Компанія Халла Холдингс Корпорейшн 30 вересня 2013 року звернулася до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» з заявкою m2013 17717 щодо зареєстрації знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів (МКТП) та послуг 35 класу МКТП та з заявою m2013 17719 від 30 вересня 2013 щодо реєстрації знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 12 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

26 січня 2013 року компанією була отримана відповідь від Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про можливу відмову в реєстрації вищезазначених знаків відносно усього заявленого переліку товарів і/або послуг на підставі п. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: «для всіх товарів 12 класу та послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, заявлене словесне позначення є тотожним словесному таку «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я ОСОБА_4; (UA) (свідоцтво НОМЕР_1 від 10 грудня 2012 року заявка m201108859 від 06 червня 2011 року), щодо таких самих та споріднених послуг».

Свою позицію мотивує тим, що на дату подання ОСОБА_4 заявки щодо реєстрації знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» в Україні 06 червня 2011 року та на дату його реєстрації значення «ІНФОРМАЦІЯ_1» входило в найменування позивача (ІНФОРМАЦІЯ_2) та використовувалось ним як при здійсненні господарської діяльності для власної індивідуалізації у якості фірмового найменування, так і для маркування продукції та в якості знаків для товарів та послуг.

Зазначає також, що виготовлена ними продукція, маркована зазначеними позначеннями протягом 2010-2012 років, поставлялася в Україну, що підтверджується листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2015 року №3433-08/23624-09, згідно із яким в Реєстрі державної системи сертифікації наявна інформація про сертифікацію в 2010-2012 роках продукції (автомобільні запасні частини) під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», що вироблялась ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, Халла Холдинге Корпорєйшн з 29 листопада 1999 року до 02 вересня 2014 року мала назву ІНФОРМАЦІЯ_2 та є всесвітньо відомою компанією, яка є лідером на ринку запчастин для автомобілів (гальмівні системи, система рульового керування, ходова частина, допоміжні системи тощо) не тільки в Республіці Корея, але й всьому світі.

З 2008 року позивач входить до потужної Групи Hallа, яка здійснює діяльність в сфері машинобудування, будівництва, дистрибуції, інвестування, освіти та спорту.

Вважає, що дії відповідача ОСОБА_4 стосовно реєстрації спірного знаку для товарів та послуг за 35 та 12 класами МКТП можна розцінювати як спробу використати репутацію, назву та інтелектуальну власність великого виробника задля власної вигоди та зловживання правом на реєстрацію знаку для товарів та послуг.

Крім того, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», використаний відповідачем, і його фірмове позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в частині словесного елемента, є схожим до назви відповідача, що може стати підставою для відмови в наданні його позначенню правової охорони.

Ця обставина, на його думку, унеможливлює подальше здійснення всіх необхідних процедур, спрямованих на отримання правової охорони на території України на зображувальне площинне позначення.

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності в судовому засіданні проти позову заперечував.

Посилається на те, з боку служби порушень прав позивача в сфері інтелектуальної власності допущено не було, а тому просить у позові відмовити.

Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання неодноразово не з'являвся, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Дана обставина підтверджується матеріалами поштової кореспонденції, про вручення 09 жовтня 2015 року, 29 жовтня 2015 року, 10 грудня 2015 року, 17 грудня 2015 року, 12 січня 2016 року судових повісток особисто.

/ т.1, а.с.153, 199, 232 - 233 /

Виходячи з цих обставин суд вважає за можливе розглядати справу в його відсутності.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються Свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Судом встановлено, що позивач з 29 листопада 1999 року до 02 вересня 2014 року мав назву ІНФОРМАЦІЯ_2 та є всесвітньо відомою компанією, виготовлює запчастини для автомобілів (гальмівні системи, система рульового керування, ходова частина, допоміжні системи тощо) в Республіці Корея та в усьому світі.

Тривалий час позивач у своїй господарській діяльності використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», протягом 2010-2012 років поставляв в Україну свій товар.

Дана обставина підтверджується листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2015 року №3433-08/23624-09, згідно із яким в Реєстрі державної системи сертифікації наявна інформація про сертифікацію в 2010-2012 роках продукції (автомобільні запасні частини) під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», що вироблялась ІНФОРМАЦІЯ_2.

/т.1, а.с. 23 - 32; 42 - 50/

30 вересня 2013 року позивач звернувся до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» з заявкою m2013 17717 про зареєстрацію знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів (МКТП) та послуг 35 класу МКТП та з заявою m2013 17719 від 30 вересня 2013 щодо реєстрації знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 12 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП з метою реалізації господарської діяльності на території України.

/т.1, а. с.114 - 121, 135 - 144/

Листом від 26 січня 2013 року Державного підприємства «Український інститут промислової власності» позивачу було повідомлено про можливу відмову в реєстрації вищезазначених знаків відносно усього заявленого переліку товарів і/або послуг на підставі п. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в зв»язку з тим, що заявлене словесне позначення є тотожним словесному таку «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я ОСОБА_4; (UA) (свідоцтво НОМЕР_1 від 10 грудня 2012 року заявка m201108859 від 06 червня 2011 року), щодо таких самих та споріднених послуг».

/т.1, а. с.148 - 149/

Відповідно до п. п. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

В п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року зазначено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, на дату подання заявки на спірну торговельну марку чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами від 10.04.2008 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 даного Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім.»я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

З урахуванням того, що питання щодо того, чи є знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 від 10 грудня 2012 року схожими настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача, а також чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом оманливою або такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, потребували спеціальних знань, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до Висновку №89 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16 лютого 2016 року, наданого кваліфікованим судовим експертом Б.В. Жилою, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів:

- відносно всіх товарів 12 класу МКТП та таких послуг 35 класу МКТП, як: агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об9яв; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах, на веб- сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів народного споживання та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в мережі інтернет та інших комп9ютерних мережах, на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту автомобілів та запчастин до автомобілів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів народного споживання, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а також інформування покупців щодо придбання товарів народного споживання; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту автомобілів та запчастин до автомобілів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари па підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а також інформування покупців щодо придбання продовольчих товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві автомобілів; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших, наведених в свідоцтві України № НОМЕР_1 від 10.12.2012 на знак для товарів і послуг, знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», за вказаним свідоцтвом, с схожим настільки, що його можна сплутати з належним позивачу відомим в Україні фірмовим найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2», право на яке позивач одержав до 06 червня 2011року - дати подання заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг.

- відносно всіх товарів 12 класу МКТП та таких послуг 35 класу МКТП, як: агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп»ютерних баз даних;

- збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсувапня; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; потуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; потуги з розмішування рекламних матеріалів; потуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); потуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких потуг іншим фірмам); потуги секретарів; потуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах, на веб- сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів народного споживання та переліку надшитих потуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти потуги з веб-сторінок і веб-сайтів, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані потуги; розмішування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах, на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту автомобілів та запчастин до автомобілів та переліку надаваних послугу що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів народного споживання, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а також інформування покупців щодо придбання товарів народного споживання; розмішування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту автомобілів та запчастин до автомобілів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а також інформування покупців щодо придбання продовольчих товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві автомобілів; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших, наведених в свідоцтві України НОМЕР_1 від 10 грудня 2012року на знак для товарів і послуг, знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», за вказаним свідоцтвом був таким, що міг ввести в оману щодо особи, яка надає послуги станом на 06 червня 2011 року.

/ т.2, а. с.2 - 27 /

Виходячи з визначеного законом порядку надання та оцінки доказів, суд вважає, що Висновок №89 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16 лютого 2016 року містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтування, чіткі висновки з поставлених запитань.

Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знаходить підстав, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

За таких обставин Висновок є належним та допустимим доказом у справі.

Суд з урахуванням вищевикладеного та положень абз. 5 п. 2. абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 12 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на дані вимоги закону, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача.

Крім того, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Виходячи з цього, суд приходить до висновку і про обґрунтованість вимог позивача в частині зобов'язання відповідача - Державної служба інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї повноважень не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками, суд вважає, що витрати, пов'язані з розглядом справи, мають бути покладені на відповідача ОСОБА_4 у розмірі сплаченого позивачем при зверненні до суду судового збору.

Керуючись ст.ст.5, п.п.2,3 ст.6, п.5 ст.16, п.п.1,5 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст.15,16,426 ч.2,3, 494, 495,499 ЦК України, ст.ст.3,4, 10,11,57-60, 88,209, 212-215, 218 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Визнати Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 грудня 2012 року недійсним повністю.

Зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 грудня 2012 року на знак для товарів і послуг недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені» Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Халла Холдингс Корпорейшн / Halla Holdings Corporation / 121, 80 гр.судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку

для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Суддя