Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року Рівненський міський суд

під головуванням судді Ковальова І.М.

при секретарі Грицаюк О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визнання незаконною державної реєстрації знака для товарів і послуг та зустрічним позовом ОСОБА_1, фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» про визнання свідоцтв недійсними, зобовязання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені,-

в с т а н о в и в:

В Рівненський міський суд з позовом звернулося товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 в якому просить визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2016 16668 від 02 серпня 2016 року таким, що не відповідає умовам надання правової охорони. Зобовязати фізичну особу підприємця ОСОБА_1 припинити порушення виключних майнових прав ТзОВ «Торговий дім «Любисток» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №143035 та №142127, шляхом заборони використовувати позначення «12 овочів та трав» на упаковках товарів 30 класу МКТП, вивісках, етикетках чи інших прикріплених до товарів предметів, заборони зберігання таких товарів із зазначеним позначенням «12 овочів та трав» з метою пропонування для продажу, а також заборони використання у рекламі, у мережі інтернет та у діловій документації, повязаній з реалізацією товарів 30 класу МКТП.

Свої позовні вимоги мотивуються тим, що поданий ОСОБА_1 на реєстрацію знак «12 овочів і трав» за заявкою № m 2016 16668 та позначення «12 овочів і трав», яке використовує в своїй діяльності ФОП ОСОБА_1, є схожими настільки, що їх можна сплутати з належними ТОВ «Торговий Дім «Любисток» знаками, зареєстрованими відносно однорідних товарів за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, а також є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи виробника товару.

В якості правових підстав позивач-відповідач наводить положення п.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за яким свідоцтво надає його власнику забороняти використовувати без його згоди позначення схоже із зареєстрованим знаком, настільки що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а також ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Крім цього, позивач-відповідач посилається на пункт 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до якого свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, серед іншого, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

В Рівненський міський суд ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1 було подано зустрічну позовну заяву з вимогою визнати недійсними свідоцтва України №№ 142127, 143035 на знаки для товарів і послуг, а також зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати їх в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вимоги зустрічного позову ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1 обґрунтовуються тим, що знаки «12 ОВОЩЕЙ и трав» та «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 є такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень, що є описовими, зокрема вказують на склад товарів, а також є оманливими відносно тих, наведених у свідоцтвах товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), до складу яких не входять овочі та трави.

При цьому в зустрічному позові ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1 посилається на положення п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відзив ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1 на первинний позов також мотивується тим, що знаки для товарів і послуг №№ 142127, 143035 не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Відзив ТОВ «Торговий Дім «Любисток» на зустрічний позов обґрунтовується тим, що знаки за оспорюваними свідоцтвами є комбінованими та мають складну структуру, яка наділяє їх розрізняльною здатністю, а також тим, що знаки не можуть вважатись

описовими, оскільки безпосередньо не вказують на конкретні складові товарів. Крім того, у відзиві зазначається, що з урахуванням спорідненості всіх товарів 30 класу МКТП, відносно яких надано охорону знакам за спірними свідоцтвами, можливість введення споживачів в оману виключено.

В судовому засіданні представник позивача-відповідача ТОВ «Торговий Дім «Любисток» первинний позов підтримав та просив задовольнити в повному обсязі, у задоволенні зустрічної позовної заяви просив відмовити.

Представник відповідачів-позивачів ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1 зустрічну позовну заяву підтримав, просив її задовольнити, у задоволенні первинного позову просив відмовити.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання не зявився, відзиву на первинну та зустрічну позовну заяву не надав, про час і місце засідання був повідомлений належними чином.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, встановив наступне.

ТОВ «Торговий Дім «Любисток» належить комбінований знак «12 ОВОЩЕЙ и трав» зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом України № 142127 від 25 липня 2011 року на підставі заявки № m201013392 від 31 серпня 2010 року, а також комбінований знак «12 ОВОЧІВ і трав» зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом України № 143035 від 10 серпня 2011 року на підставі заявки № m201013527 від 02 вересня 2010 року.

В свою чергу, ОСОБА_1 було подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m2016 16668 від 02 серпня 2016 року на видачу свідоцтва України на комбінований знак «12 овочів та трав» відносно товарів 30 класу МКТП.

ОСОБА_1, зареєстрований як фізична особа підприємець, при здійсненні підприємницької діяльності, зокрема, з продажу приправ та прянощів, використовує комбіноване позначення «12 овочів та трав» шляхом розміщення його на вивісках магазину «Продукти «Гаяр «Ковбасний рай» за адресою: м.Рівне, вул.Соборна,буд.348 В.

Причиною виникнення спору стало те, що як вважає позивач-відповідач, у звязку з поданням ОСОБА_1 заявки № m2016 16668 на видачу свідоцтва України на знак «12 овочів та трав» для товарів 30 класу МКТП, а також у звязку з використанням останнім позначення «12 овочів та трав» при здійсненні підприємницької діяльності, було порушено права позивача - відповідача на знаки за свідоцтвами України №№ 142127, 143035

Натомість, дії ТОВ «Торговий Дім «Любисток», як власника знаків за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, щодо заборони ОСОБА_1 використовувати в своїй господарській діяльності позначення «12 овочів та трав» останній вважає незаконними, оскільки, на його думку, такі знаки не відповідають умовам надання правової охорони.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п.1 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою. Згідно з п.15 цієї ж статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

З вище наведених норм слідує, що для встановлення відповідності знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони необхідно застосування спеціальних знань.

За змістом ст.57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко - і відеозаписів, висновків експертів.

Зважаючи на це та керуючись ч.1 ст.143 ЦПК України, суд, за заявою представника позивача - відповідача, ухвалою від 23 вересня 2016 року зупинив провадження в справі та призначив судову експертизу, проведення якої було доручено атестованому за відповідною експертною спеціальністю судовому експерту ОСОБА_2.

У висновку експерта №1129 за результатами проведення експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10 листопада 2016 року, серед іншого, судовий експерт визнав, що: знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не можна розглядати як такі, що не мали розрізняльної здатності станом на дати подання відповідних заявок на їх реєстрацію;

знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127,143035 не складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у звязку з ними; знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у відповідних свідоцтвах.

Відповідно до ч.2 ст.212 ЦПК України жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Згідно з п.17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30 травня 1997 року з подальшими змінами «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен, серед іншого, зясувати : чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об'єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року складено ОСОБА_2, який займає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, вчений ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження повязані з охороною прав на знаки для товарів і послуг» та стаж судово-експертної роботи ? з 2001 року.

Про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обовязків судового експерта попереджено судом. Заяви про відвід експерта та про призначення повторної експертизи сторонами не подавались.

Оцінюючи висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року суд виходить з наступного.

Відповідно до абз.2 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з преамбулою Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України № 116 від 28 липня 1995 року ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів i послуг.

У п.4.3.1.4 Правил встановлено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні обєкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий обєкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Як слідує з дослідницької частини висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року, при розгляді питання щодо розрізняльної здатності знаків за свідоцтвами України №№142127,143035, експерт встановив, що вони: не складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, оскільки містять у своєму складі сполучення декількох літер та цифр, а також не містять геометричних фігур; не є реалістичними зображеннями товарів, оскільки досліджувані позначення не містять малюнків або фотографій будь-яких товарів; не є тривимірними обєктами, оскільки досліджувані позначення є площинними; не є загальновживаними скороченнями, оскільки не складаються з будь-яких скорочень.

Разом з цим, експертом було констатовано, що матеріали справи не містять відомостей про те, що станом на 02 вересня 2010 року - дату подання заявки на знак «12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127 та станом на 31 серпня 2010 року - дату подання заявки на знак для знака «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035, такі позначення використовувались в Україні іншими особами, ніж позивач-відповідач.

При цьому, як зясовано судом, додані до відзиву на первинний позов та до зустрічної позовної заяви докази використання іншими особами позначень, що містять такі елементи, як написи «12», «овочів», «трав», а саме роздруківки з мережі Інтернет, платіжні документи тощо - датовані пізніше за 31 серпня 2010 року та 02 вересня 2010 року. З цих же підстав суд не бере до уваги викладені у запереченні на висновок судової експертизи доводи відповідачів-позивачів про те, що матеріали справи містять значну кількість доказів використання знаків за спірними свідоцтвами різними субєктами господарювання.

За таких умов, висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року в цій частині є обґрунтованим таким, що відповідає законодавству та узгоджується з іншими матеріалами справи.

Відповідно до абз.4 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

За змістом п 4.3.1.7. Правил до позначень, які вказують на склад товарів, відносить зазначення матеріалу або складу сировини.

Як слідує зі змісту відповідного розділу висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року, при розгляді питання щодо описовості позначень за спірними свідоцтвами експертом було виявлено, що стосовно таких товарів як гірчиця, оцет, приправи та прянощі, а також щодо таких товарів, як мед та цукор позначення не вказують безпосередньо на склад їх сировини, а потребують від споживачів побудови асоціативного ряду між овочами та травами у натуральному вигляді та виглядом відповідних товарів 30 класу МКТП, а саме додаткових міркувань про те, що 12 овочів та трав, невідомо яких та невідомо у якій пропорції, були спочатку висушені, потім перемелені до певної консистенції і, нарешті, додані до вказаних товарів.

Тобто, розглядувані знаки наводять на думки щодо певного складу товарів опосередковано, через асоціації, не називаючи його прямо.

При цьому, у дослідженні наводиться витяг з методичного джерела Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених Колегією Державної служби інтелектуальної власності України від 18 березня 2014 року, затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07 квітня 2014 № 91 (методичні рекомендації), де, серед іншого, вказується, що якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатись описовим.

Отже, висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року в цій частині є таким, що узгоджується зі змістом використаних експертом методичних положень, відповідає законодавству та не суперечить іншим матеріалам справи, тому оцінюється судом в якості належного та допустимого доказу.

Згідно з абз.5 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абзац 1 п.4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносить позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, повязані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Як вбачається зі змісту відповідного розділу висновку експерта №1129 від 10 листопада 2016 року, при вирішенні питання щодо оманливості позначень за спірними свідоцтвами експертом було визнано, що для таких товарів З0 класу МКТП, як кава, какао, рис, тапіока, саго, зернові продукти, кондитерські вироби, морозиво, сироп мелясовий, дріжджі, сіль, харчовий лід досліджувані знаки мають виключно фантазійний характер, оскільки можливість виникнення у пересічного споживача уяви про пов'язаність перелічених товарів із овочами та травами є занадто нереальною. В звязку з цим, експерт робить висновок про неможливість введення в оману споживачів через нереальність асоціацій, які породжують позначення, з дійсним складом вказаних товарів 30 класу МКТП.

У дослідженні експертом наводиться посилання на відповідний припис Методичних рекомендацій згідно з яким в деяких випадках позначення можуть містити фактично неправдиві відомості …про товар або послугу, але через нереальність асоціацій не можуть бути визнані оманливими. До такої категорії відносяться знаки, що …сприймаються як фантазійні відносно товару або послуги.

Є малоймовірним та принаймні неочевидним, що у пересічного споживача, при ознайомленні зі знаками «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав», розміщеними на таких товарах 30 класу МКТП, як кава, какао, рис, тапіока, саго, зернові продукти, кондитерські вироби, морозиво, сироп мелясовий, дріжджі, сіль, харчовий лід може виникнути враження про те, що до їх складу входять овочі або трави в натуральному вигляді. З урахуванням думки експерта та змісту застосованих ним методичних приписів, суд схиляється до того, що внаслідок нереалістичності асоціацій та завдяки оригінальному художньому виконанню, позначення «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав», при використанні їх для маркування вказаних товарів 30 класу МКТП, сприйматимуться в якості логотипу виробника широкого спектру продовольчих товарів, а не опосередкованої вказівки на їх склад.

В той же час, в абз. 2 п.4.3.1.9. Правил передбачено, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

За цих умов, висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року і в цій частині є таким, що узгоджується зі змістом використаних експертом методичних положень, відповідає законодавству та не суперечить іншим матеріалам справи, тому оцінюється судом в якості належного та допустимого доказу.

Таким чином, суд встановив, що знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127 та «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України 143035: не підпадають під дію абз.2 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки не є такими, що не мали розрізняльної здатності станом на дати подання відповідних заявок на їх реєстрацію; не підпадають під дію абз.4 п.2 ст.6 вказаного Закону, оскільки не складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтвах товарів і послуг або у звязку з ними; не підпадають під дію абз.5 п.2 ст.6 вказаного Закону, оскільки не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у відповідних свідоцтвах.

Відповідно до ст.499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Оскільки відповідно до п.а п.1 ст.19 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на який посилається представник ОСОБА_1 у зустрічній позовній заяві, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, встановлені судом обставини не дають підстав для її задоволення.

Розглядаючи вимоги зустрічної позовної заяви суд керувався наступним.

За змістом п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В абз.2 п.3 ст.6 цього ж закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Питання щодо того, чи є позначення «12 овочів та трав» за заявкою № m 201616668 схожим до ступеню сплутування зі знаками «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 щодо споріднених товарів було поставлено судом на розгляд судової експертизи.

У висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року експерт визнав, що позначення «12 овочів та трав» за заявкою № m 201616668 від 02 серпня 2016 року є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах.

Ознайомлення з відповідним розділом висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року показує, що до таких умовиводів експерт прийшов зважаючи на встановлену ним звукову та смислову схожість між позначенням за заявкою № m 201616668 та знаками за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, а також з урахуванням того, що товари 30 класу МКТП, вказані у заявці, та товари 30 класу МКТП, вказані у свідоцтвах, є товарами одного роду (виду), мають однакове призначення, вид матеріалів, з яких вони виготовлені, однакові умови та канали збуту, а також однакове коло споживачів.

При цьому, відповідно до абз.2 п.4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з п.4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, висновок експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року в цій частині відповідає положенням законодавства, а тому приймається судом до уваги в якості належного та допустимого доказу.

Згідно з абз.5 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року експерт вказав, що позначення за заявкою № m 201616668 є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП.

Ознайомлення з відповідним розділом дослідження показує, що до такого умовиводу експерт прийшов з огляду на наявність схожості до ступеню сплутування між позначенням за заявкою № m 201616668 та зареєстрованими раніше знаками за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, а також з урахуванням спорідненості вказаних у заявці товарів 30 класу МКТП та того, що позивач-відповідач використовує свої знаки з початку 2010 року.

За змістом абз.1 п.4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, повязані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Суд бере до уваги, що матеріали справи містять такі документи, як бухгалтерська довідка вих. № 02/29-07 від 29 липня 2016 року, за якою загальний обєм продажу приправ «12 ОВОЩІВ і трав» у період з січня 2010 року по червень 2016 року склав 278 594 одиниць на загальну суму 303 198, 37 грн., оборотно-сальдові відомості за 2010 рік 1 півріччя 2016 року, які вказують на те, що такі позначення використовувались позивачем-відповідачем починаючи з 2010 року для маркування приправ.

Водночас, згідно з висновком експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року, згадані документи, в сукупності з належним позивачу-відповідачу патентом України № 18541 на промисловий зразок, свідчать про те, що починаючи з 2010 року ним використовувались знаки за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 у формі, що не змінює в цілому їх відмітності.

При цьому, за змістом абз.5 п.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається використаним, якщо його застосовано, серед іншого, у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, судом встановлено, що, починаючи з 2010 року, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 використовувались ТОВ «Торговий Дім «Любисток» для маркування таких товарів 30 класу МКТП як приправи,

В свою чергу, з урахуванням того, що позивач-відповідач використовував знаки за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 з 2010 року, неможливо виключити ту обставину, що при використанні схожого до ступеню сплутування з цими знаками позначення за заявкою № m 201616668 для маркування споріднених товарів 30 класу МКТП у споживачів може виникнути помилкове враження про походження таких товарів не від заявника ОСОБА_1, а від власника знаків за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 - ТОВ «Торговий Дім «Любисток».

Таких обставин достатньо для визнання позначення за заявкою № m 201616668 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів, оскільки згідно з абз.2 п.4.3.1.9. Правил позначення може бути визнане здатним вводити в оману коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Таким чином, суд встановив, що позначення за заявкою № m 201616668 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз.2 п.3 ст.6 та абз.5 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а відповідні позовні вимоги за первинним позовом є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно з п.5. ст.16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як визнано у висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року: використане ФОП ОСОБА_1 в господарській діяльності комбіноване позначення «12 овочів та трав» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127,143035; використання ФОП ОСОБА_1 у господарській діяльності комбінованого позначення «12 овочів та трав» може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, марковані знаками для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав», «12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035.

Як вбачається з відповідної частини висновку експерта № 1129 від 10 листопада 2016 року, до таких умовиводів експерт прийшов враховуючи тотожність позначення «12 овочів та трав», яке фактично використовується ФОП ОСОБА_1 у своїй господарській діяльності, з позначенням за заявкою № m 201616668, а також враховуючи те, що товари, відносно яких ФОП ОСОБА_1 використовує таке позначення, поглинаються переліком товарів 30 класу МКТП, наведеним у заявці № m 201616668. Внаслідок цього визнані судом обґрунтованими висновки експерта з відповідних питань щодо позначення за заявкою № m 201616668 є актуальними і щодо позначення, яке використовується фактично.

З огляду на наведене, суд встановив, що позначення «12 овочів та трав», яке використовується ФОП ОСОБА_1 у господарській діяльності, є схожим із зареєстрованими для споріднених товарів знаками позивача-відповідача за свідоцтвами України №№ 142127, 143035, а також є таким, використання якого може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари.

Згідно з абз.1 п.1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У п.2 цієї ж норми передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

За таких умов, позовні вимоги щодо зобовязання ФОП ОСОБА_1 припинити порушення виключних майнових прав ТОВ «Торговий Дім «Любисток» на знаки за свідоцтвами України №№143035, 142127 є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10,60,212,213,215,294 ЦПК України, ст.449 ЦК України, ст.ст. 5, 6, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

в и р і ш и в:

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визнання незаконною державної реєстрації знака для товарів і послуг задоволити.

Визнати позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2016 16668 від 02 серпня 2016 року таким, що не відповідає умовам надання правової охорони.

Зобовязати фізичну особу підприємця ОСОБА_1 припинити порушення виключних майнових прав ТзОВ «Торговий дім «Любисток» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №143035 та №142127, шляхом заборони використовувати позначення «12 овочів та трав» на упаковках товарів 30 класу МКТП, вивісках, етикетках чи інших прикріплених до товарів предметів, заборони зберігання таких товарів із зазначеним позначенням «12 овочів та трав» з метою пропонування для продажу, а також заборони використання у рекламі, у мережі інтернет та у діловій документації, повязаній з реалізацією товарів 30 класу МКТП.

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1, фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» про визнання свідоцтв недійсними, зобовязання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та провести публікацію в офіційному бюлетені відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий :