Справа № 2-233/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Іоновій Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В :

Представник позивачки 23.06.2015 року звернувся з позовною заявою, в якій просив визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на комбінований знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» повністю недійсним та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначав, що торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також такі позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Мотивував позовні вимоги тим, що торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг є схожою настільки, що їх можна сплутати, з належною позивачу раніше зареєстрованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Крім того, вказував, що торговельна марка за оскаржуваним свідоцтвом НОМЕР_1 зареєстрована для послуг 41 класу МКТП, для яких була раніше зареєстрована торговельна марка позивача за свідоцтвом України НОМЕР_2, які є тотожними та однорідними (спорідненими) між собою, тому з огляду на схожість торговельних марок у споживача виникає враження про належність їх саме одній особі, що надає послуги, а саме позивачу, що в свою чергу порушує права останнього.

При цьому посилався на те, що позначення, протиставлене спірному та зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 понад п'ять років для позначення освітніх послуг, які надаються студією дитячого розвитку та англійської мови «ІНФОРМАЦІЯ_1». А тому використання відповідачем торговельної марки за оскаржуваним свідоцтвом для зареєстрованих за ним послуг призведе до змішування з діяльністю даної студії ФОП ОСОБА_3

Представники позивачки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні позов підтримали та просили задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі, стверджуючи, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 зареєстровано з порушенням норм, встановлених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: зазначений знак не відповідає умовам надання правової охорони, встановлених в п.п. 2, 3 ст. 6 цього Закону, оскільки оспорюваний знак є тотожним зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2, а також є оманливим або таким, що може ввести в оману відносно особи, яка надає послуги.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України надав письмові заперечення проти позовних вимог, в яких вважав, що твердження позивачки про те, що знак за свідоцтвом НОМЕР_1 був зареєстрований з порушенням норм Закону, не відповідають фактичним обставинам справи, є необґрунтованими, оскільки Державна служба діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому просив у задоволенні позовних вимог відмовити.

Зазначав, що Держслужба не порушувала норм чинного законодавства України при розгляді поданої заявки на реєстрацію спірної торговельної марки та видачі свідоцтва, а відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Тому позивачка має доводити невідповідність торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами умовам надання правової охорони.

Зокрема, за результатами проведеної за поданою відповідачем ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» заявкою експертизи, яка має статус науково-технічної експертизи та складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи, було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленими ст.ст. 5, 6 Закону, а тому 18.05.2015 року Державною службою було прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою відносно всього переліку заявлених послуг 41 класу МКТП та видано свідоцтво України НОМЕР_1 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1.».

Щодо тотожності знака відповідача ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» за свідоцтвом України НОМЕР_1 зі знаком позивачки за свідоцтвом України НОМЕР_2, то 03.02.2015 року позивачкою було подано заперечення проти заявки № m 2014 13829 щодо невідповідності знаку за вказаною заявкою умовам надання правової охорони, визначеним п. 2, 3 ст. 6 Закону.

Проте, листом від 29.04.2015 року представником заявника за заявкою № m 2014 13829 подано мотивовану відповідь на користь реєстрації знаку, в якому зазначено про оригінальність заявленого позначення, набуття ним розрізняльної здатності відносно заявника та скорочення переліку заявлених послуг 41 класу МКТП.

За таких обставин, з урахуванням наданої відповіді та за результатами експертизи було підготовлено висновок закладу експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2014 13829 умовам надання правової охорони і Державною службою було прийнято рішення від 18.05.2015 року про реєстрацію знака відносно послуг 41 класу МКТП та видано свідоцтво України НОМЕР_1.

Стосовно тверджень позивачки щодо оманливості або можливості введення в оману, то представник звернув увагу на те, що позивачкою надані докази використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 саме позивачкою, а не ФОП ОСОБА_3, який не є власником свідоцтва України НОМЕР_2. Жодних інших доказів щодо можливості введення в оману або оманливості самого знака за свідоцтвом України НОМЕР_1 позивачкою не надано.

Таким чином, вважає, що позивачка на свій розсуд встановила наявність можливості введення в оману споживача відносно особи, яка надає послуги, та порушення її прав та інтересів.

Представник відповідача ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» також позову не визнав, надав заперечення проти позову, в яких, посилаючись на необґрунтованість позовних вимог та недоведеність їх належними у справі доказами, у задоволенні позову просив суд відмовити повністю.

У судовому засіданні зауважив, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1.», який був зареєстрований на ім'я відповідача за свідоцтвом України НОМЕР_1 на території України у встановленому законом порядку, не є схожим до ступеня змішування із знаком позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2, оскільки позивачкою не доведено належними засобами доказування їх схожості .

Вказував, що навіть короткий аналіз порівнюваних позначень дозволяє стверджувати про їх несхожість за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними) та семантичними (смисловими) ознаками, а, відтак, жодних підстав стверджувати про їх схожість до ступеню змішування немає, як і про порушення прав та інтересів позивачки.

Дослідивши надані сторонами докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що за результатами розгляду заявки № m 2014 13829 ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» Держслужба 10.06.2015 року зареєструвала знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1.» та видала свідоцтво України НОМЕР_1.

Вказана торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом зареєстрована для послуг 41 класу МКТП, а саме: «виховування; виховування в дошкільних закладах; інформування щодо виховування; практичне навчання; навчання, зокрема індивідуальне - всі вищезазначені послуги як такі, що надаються на території Києва та Київської області».

Як вбачається з бібліографічних даних свідоцтва України НОМЕР_1, що містяться в матеріалах справи, заявка № m201413829 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1.» в якості торговельної марки була подана до Держслужби 30.09.2014 року.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно з п. 3 постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже, на дату подання заявки на спірну торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1 (30.09.2014 року) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року з останніми змінами від 16.10.2012 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Порядок визначення схожості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг, регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року за № 116.

Згідно з п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. У відповідності до п. 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до п. 4.3.2. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Так, знак «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України НОМЕР_2 є словесним та являє собою слово, що складається з 7-ти елементів - букв, яке виконане друкованими буквами кириличного алфавіту стандартним шрифтом чорним кольором, літери «Р» та «У» заголовні, інші - рядкові.

Водночас, оспорений знак відповідача ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» є комбінованим багатокомпонентним кольоровим позначенням, до складу якого входять зображувальні елементи: стилізоване зображення ведмедика в магістерському капелюшку; пірамідка з кубиків, на якій розташовано слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконане оригінальним шрифтом у вертикальному написанні літерами однакового розміру; слово «ведмедик», розміщене під зображувальними елементами. Відмітною характеристикою знаку є його яскрава гама, яка складається з білого, бузкового, жовтого, рожевого, блакитного, червоного та фіолетового кольорів.

Таким чином, їх схожість до ступеню змішування не є очевидною.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України та Закону України «Про судову експертизу» під час розгляду справи було проведене експертне дослідження протиставлених знаків атестованим судовим експертом ОСОБА_13., яким за результатами проведеного експертного дослідження було складено висновок № 83 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 28.09.2015 року.

Вказаним исновком встановлено, що комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1.» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є схожим зі знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати, а також не є таким, що може ввести в оману щодо Студії дитячого розвитку «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка надає освітні послуги.

В судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_13 надав пояснення щодо складеного ним висновку, підтримав зроблені висновки, подав письмові роз'яснення щодо висновку та письмово ґрунтовно відповів на поставлені йому запитання.

Суд не приймає до уваги посилання представника позивачки ОСОБА_4 на необґрунтованість та необ'єктивність висновку, які він вбачає у тому, що експерт для визначення схожості комбінованого позначення помилково застосував алгоритм, призначений для визначення схожості словесних позначень, а не комбінованих позначень. Таке твердження представника не узгоджується власне зі змістом висновку судової експертизи, а також з положеннями чинного законодавства України.

Так, у висновку наводиться посилання на абз.2 п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, згідно з яким словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Натомість, представник вважав би вірним застосування п. 4.3.2.8. Правил, за яким комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Однак суд зважає на те, що при порівнянні комбінованого знака, що включає словесний елемент зі словесним знаком, так і при порівнянні словесного знака з комбінованим знаком, що включає словесний елемент, необхідним є співставлення словесного знака на предмет схожості зі словесним елементом комбінованого знака, а також встановлення ступеню вагомості словесного та зображувального елементів в складі комбінованого знака.

Саме такий порядок дослідження схожості словесного та комбінованого (словесно-зображувального) знака було застосовано у висновку судової експертизи № 83, оскільки знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2, як один із досліджуваних експертом об'єктів, є словесним позначенням, тому при порівняні словесного елементу знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі словесним знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 експертом обрано вірний алгоритм дослідження, а посилання представника спростовується висновком судової експертизи, який містить чітке посилання на норму законодавства та належне обґрунтування за фактичними обставинами справи.

Також посилання представника позивача щодо помилковості висновку експерта в частині відсутності в матеріалах справи доказів існування такої особи як Студія «ІНФОРМАЦІЯ_1» та невірне встановлення особи, яка здійснює використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», спростовуються матеріалами справи.

Суперечливість висновку судової експертизи матеріалам справи представник позивача вбачає у тому, що поряд з наведеними судовим експертом посиланнями на матеріали справи, де фізична особа ОСОБА_1 (власник свідоцтва України НОМЕР_2) зазначена в якості керівника, директора дитячої студії «ІНФОРМАЦІЯ_1», в інших матеріалах справи міститься посилання на директора вказаної студії ОСОБА_7, а тому особою, щодо якої слід було розглядати питання щодо оманливості, є студія «ІНФОРМАЦІЯ_1» або дитяча студія «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Судом же встановлено, що судова експертиза проводилася експертом на підставі наданих матеріалів судової справи, які не містять вказівок на зв'язок інших осіб з позначенням «Студія ІНФОРМАЦІЯ_1 чим раніше - тим краще», окрім ОСОБА_1, яка є позивачем та власником знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Разом з тим, саме на позивача правилами ст.ст. 10, 60 ЦПК України покладено обов'язок доведення тих обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог, тому власне позивач і мав би довести, ким використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, а також те, що вказаний знак породжує у свідомості споживачі асоціації, пов'язані з особою, яка його використовує, тобто позивачем мали б бути доведені обставини щодо використання знака, на які він посилається як на підставу своїх вимог, в тому числі і щодо особи, яка використовує знак та з якою вказаний знак асоціюється у споживачів відповідних послуг.

Крім того, на висновок судового експерта представником позивачки ОСОБА_4 була подана рецензія (рецензент ОСОБА_11, затверджена завідуючою лабораторії права промислової власності судовим експертом ОСОБА_12), отримана в результаті подання представником позивача ОСОБА_5 скарги до Міністерства юстиції України щодо рецензування висновку судової експертизи, який, на думку представника позивача, підтверджує порушення судовим експертом ОСОБА_13. вимог законодавства України про судову експертизу при її проведенні.

Судом встановлено, що представником позивача ОСОБА_5 було направлено скаргу щодо рецензування висновку експерта № 83 до Міністерства юстиції України, яким вказаний висновок був скерований на рецензування до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за результатами якого і було складено рецензію.

У зазначеній рецензії міститься посилання на допущені, на думку рецензента, порушення експертом положення пунктів 4.14, 4.15 та 2.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5.

Так, процедура проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України і судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначена у Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 25.05.2015 року № 775/5.

Згідно з вказаним Порядком метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. Підставами для рецензування висновків експертів, зокрема, є доручення Міністерства юстиції України щодо висновків, складених судовими експертами, що не є працівниками державних спеціалізованих установ. За результатами рецензування рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань.

Таким чином, сам по собі факт наявності рецензії на висновок судового експерта не свідчить про необґрунтованість висновку судового експерта.

Більше того, згідно з листом Міністерства юстиції України від 29.02.2016 року за результатами розгляду скарги представника позивача ОСОБА_5 на підставі вказаної рецензії не було знайдено підстав для притягнення експерта ОСОБА_13 до дисциплінарної відповідальності.

Відтак, доводи представника позивача про суперечливість висновку судової експертизи іншим матеріалам справи не знайшли свого підтвердження як такі, що не відповідають фактичним обставинам справи, а висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Крім того, в матеріалах справи міститься висновок № 497 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 20.08.2015 року, складений судовим експертом Дорошенком О.Ф., за результатами якого експерт також дійшов аналогічного висновку, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1.» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Висновки зазначеного письмового доказу узгоджуються, в тому числі, з висновком судової експертизи. За таких обставин, суд не вбачає підстав, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість чи неправильність висновку судової експертизи, наведені представником позивача доводи носять оціночний характер та не спростовують висновку судового експерта.

Отже, оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1.» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є схожим зі знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати та не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Тим самим суд визнає обґрунтованими заперечення представників відповідачів, а посилання позивачки такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Суд з урахуванням вищевикладеного та положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» приходить до висновку, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1.» за свідоцтвом України НОМЕР_1 відповідає умовам надання правової охорони в частині їх реєстрації для послуг 41 класу МКТП. А за приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» саме невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення того, що зареєстрована на ім'я відповідача ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1.» за свідоцтвом України НОМЕР_1 відповідає умовам надання правової охорони в частині її реєстрації для послуг 41 класу МКТП, свідоцтво України НОМЕР_1 не підлягає визнанню недійсними.

В судовому засіданні представники позивачки не навели переконливих доказів порушення прав або ж законних інтересів позивачки з боку відповідачів, а останні, в свою чергу, повністю та документально обґрунтували заперечення на позовну заяву, що з урахуванням положень ст. 3 ЦПК України дає підстави суду для висновку про необхідність відмови у позові.

Також відповідачем ТОВ «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» сплачено за проведення судової експертизи 8316,00 грн., які згідно зі ст. 88 ЦПК України мають бути присуджені відповідачу за рахунок позивачки.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.ст. 494, 495, 499 ЦК України ст.ст. 3-4, 10-11, 57-61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН ГРУП» витрати, пов'язані з оплатою судової експертизи, у розмірі 8316,00 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Суддя: