АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду міста Києва в складі :

Головуючого - суддіЛапчевської О.Ф.
СуддівКорчевного Г.В., Слободянюк С.В.
при секретаріЛознян О.С.
за участю: представників позивача Огневюка Я.В., Нікуленко Д.С.,

представників відповідачів ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) Огневюка Ярослава Вікторовича на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 25 грудня 2015 року

у справі за позовом Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) до ОСОБА_9, Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та відновлення порушеного права, -

В С Т А Н О В И Л А:

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 25 грудня 2015 року у задоволенні позову відмовлено./ т. 2 а.с. 185-188/

№ справи 753/10219/15-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/4312/2016
Головуючий у суді першої інстанції: Парамонов М.Л.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Лапчевська О.Ф.
Не погоджуючись з вказаним рішенням, представник компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) Огневюк Я.В. подав апеляційну скаргу на рішення суду посилаючись на його незаконність та необґрунтованість. Вважає, що судом першої інстанції не повно з'ясовані обставини справи, зокрема те, що свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є дійсними, в додатках №№3-5 до позову були надані належним чином завірені їх виписки з Державного реєстру, які є офіційними документами та підтверджують статус знаку та строк чинності правової охорони. Також зазначив, що твердження суду першої інстанції про те, що ОСОБА_9 зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності та співпрацює із ТОВ «Ніко Трейдинг», який є офіційним дистриб'ютором компанії Exxon Mobil Corporation, не відповідає дійсним обставинам справи, оскільки належні та допустимі докази, які б на це вказували, в матеріалах справи відсутні. Крім того, зазначив, що судом першої інстанції помилково застосовано положення ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», оскільки ОСОБА_9 у позивача жодної продукції не придбавав, а предметом позову є заборона використання належних позивачу знаків. Зазначив, що судом першої інстанції прийнято рішення всупереч вимогам ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ч. 1 ст. 495 ЦК України. З урахуванням викладеного в апеляційній скарзі просив рішення суду скасувати та постановити нове про задоволення позовних вимог.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення сторін, які з'явились у судове засідання, дослідивши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення скасуванню з ухваленням нового рішення на підставі наступного.

Судом встановлено, що згідно наданих виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на 19.08.2014 року, Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) - позивач є власником знаків для товарів і послуг: 1) «ІНФОРМАЦІЯ_2» - за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 31.03.1994 року (дата подачі заявки 23.10.1974 року), зареєстрований для товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), «технічні жири і масла, мастильні речовини і речовини для освітлювальних цілей»; передача права власності відбулась згідно рішення №10770 від 10.03.2011 року, продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг - до 23.10.2024 року (а.с.23-25 т.1); 2) «ІНФОРМАЦІЯ_3» - за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 15.04.1994 року (дата подачі заявки 12.12.1977 року), зареєстрований для товарів 4 класу МКТП (синтетичні мастильні засоби); продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг - до 12.12.2017 року (а.с.26 т.1); та 3) «1 ІНФОРМАЦІЯ_3» (графічне зображення - а.с.28 т.1) - за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 27.04.2009 року (дата подачі заявки 13.11.2007 року), зареєстрований для товарів 4 класу МКТП (синтетичні моторні оливи); передача права власності відбулась згідно рішення №10770 від 10.03.2011 року, продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг - до 13.11.2017 року (а.с.28-29 т.1); правова охорона вищезазначених свідоцтв діє за загальним правилом з дати подання заявки.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції керувався вимогами ст. 10, 60 ч. 1 ЦПК України про те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу (підстави звільнення від доказування). Судом першої інстанції встановлено, що станом на дату розгляду даної справи (прийняття рішення) позивачем не надано суду належних даних щодо вказаних свідоцтв на знаки для товарів і послуг, оскільки виписки з Державного реєстру свідоцтв України надані позивачем станом на 19.08.2014 року; позивачем також не надано рішення №10770 від 10.03.2011 року про передачу права власності, особою, в інтересах якої було зареєстровано доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстрантом) є Відповідач 1, реєстратором зазначеного доменного імені є Відповідач 2; даних про те, з якого часу відбувається делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, сторонами до матеріалів справи не надано, а відповідно до інформації ТОВ «Ніко Трейдінг» від 22.07.2015 року (а.с.139 т.2), «СПД ОСОБА_9» (інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1) з 2008 р. партнер компанії Ніко Трейдинг - офіційного дистриб'ютора компанії Екссон Мобіл в Україні. Зважаючи на встановлені обставини справи, суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що позовні вимоги Exxon Mobil Corporation (Корпорації Екссон Мобіл) не доведені в судовому засіданні належними та достатніми доказами, тому в задоволенні позову має бути відмовлено у повному обсязі заявлених вимог.

Однак з таким висновком суду погодитись не можна з наступних підстав.

Так, зазначаючи, що позивачем не надано суду належних даних щодо вказаних свідоцтв на знаки для товарів і послуг, оскільки виписки з Державного реєстру свідоцтв України надані станом на 19.08.2014 року, суд першої інстанції не звернув уваги на те, що свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 діяли і діють на території України станом на дату розгляду даної справи, оскільки у наданих виписках вказано термін дії свідоцтві НОМЕР_2 до 23.10.2024 р. / а.с.24/, НОМЕР_4 до 13.11.2017 р. / а.с.28/ НОМЕР_3 до 12.12.2017 р. відповідно до витягу з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» / а.с.26/, доказів того, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 припинили свою дію в Україні у матеріалах справи відсутні.

Також не було надано належної оцінки судом першої інстанції доказам, які вказують на дату, з якої здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема - інформації з Інтернет сервісу «Whois» щодо дати створення доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме 09.11.2009 р./ а.с.35/, поясненням ОСОБА_9, в яких він повідомляє, що зареєстрував домен ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2009 році / т. 2 а.с. 81/, додаткам №№ 1, 2 до письмових пояснень ТОВ «Нік.Юей» від 20.07.2015 р. в яких міститься інформація щодо статусу доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, де зазначається, що він створений 09.11.2009 р. /т. 2 а.с. 92-92/ та висновку експерта № 077/15 від 12 травня 2015 року /т. 2 а.с. 33-62/ в якому зазначається, що датою реєстрації (створення) даного домену є 09.11.2009 р.

Крім того, в матеріалах справи також не міститься жодного доказу який би підтвердив ту обставину, що ОСОБА_9 зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності та співпрацює із ТОВ «Ніко Трейдинг» щодо купівлі/продажу товарів, які марковані торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_2», лист на який посилається суд першої інстанції ТОВ «Ніко Трейдінг» від 22.07.2015 року /т. 2 а.с.139/ не є належним і допустимим доказом зазначених обставин.

Крім того, відповідно до пояснень представника ОСОБА_9, 1989 р.н., суб'єктом підприємницької діяльності є ОСОБА_10, 1952 р.н., батько відповідача, який також зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, ОСОБА_9, 1989 р.н. є реєстратором доменного імені, власником доменного імені та управляючим доменного імені, та є належним відповідачем у справі.

Відповідно до ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

За змістом ст. 16 Закону про торговельні марки, саме Позивачу належить виключне право використовувати вищезазначені торговельні марки та дозволяти їх використання іншим особам.

Згідно ст. 16 Закону про торговельні марки, використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що за доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться ресурс, на якому здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів, які є спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача, перелічені вище, а саме на сторінках даного Інтернет сайту без дозволу позивача розміщені позначення, які є схожими до ступеня змішування із Торговельними марками, а саме: «», «», «», а назвою даного Інтернет магазину (сайту) є саме «».

Таким чином, порушення прав позивача на Торговельні марки здійснюється шляхом їх використання без дозволу декількома способами, а саме: в назві доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та на сайті в мережі Інтернет, який розміщений за вказаним доменним ім'ям, під час пропонування до продажу товарів, споріднених із товарами, для яких зареєстровані Торговельні марки.

Реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є ТОВ «Нік.Юей» / т. 1 а.с. 35/, реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_9 /т. 1 а.с. 37/

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону про торговельні марки, порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно із ч. 1 ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Позивач не надавав згоди на реєстрацію та делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, схожого до ступеня змішування із його Торговельними марками, а також не надавав жодної згоди на використанні своїх Торговельних марок і на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, та в назві цього Інтернет ресурсу, під час пропонування до продажу товарів, які є спорідненими із товарами, для яких зареєстровані його Торговельні марки.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість позовної вимоги щодо зобов'язання ОСОБА_9 припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та припинити незаконно використовувати знаки для товарів і послуг.

Що стосується вимоги про зобов'язання ТОВ «Нік.Юей» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл), колегія суддів зазначає наступне.

Стаття 16 ЦК України закріплює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу». При чому, в силу ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів, зокрема може бути захист цивільного права або інтересу іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до положень ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, колегія суддів вважає, що необхідно застосувати принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту, а саме переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на його користь, задля усунення можливості повторної реєстрації на ім'я колишнього власника/реєстранта будь-яким уповноваженим реєстратором в Україні.

У відповідності до ст. 88 ЦПК України, стягненню на користь позивача підлягає судовий збір за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 309 ЦПК України підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313-314, 316 ЦПК України, колегія суддів, -

В И Р І Ш И Л А :

Апеляційну скаргу представника компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) Огневюка ЯрославаВікторовича на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 25 грудня 2015 року - задовольнити.

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 25 грудня 2015 року - скасувати, постановивши нове рішення яким позов задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (02068, АДРЕСА_1) припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків, та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

Заборонити ОСОБА_9 (02068, АДРЕСА_1) незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 18, офіс 512) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

Registrant State/Province: Texas,

Registrant Postal Code: 75039-2298

Registrant Country: US,

Registrant Phone: +1., Registrant Email: та .

Стягнути з ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (02068, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) на користь Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл, Штат Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США) судовий збір за розгляд справи в суді першої інстанції у розмірі 243, 60 грн., та в апеляційній інстанції у розмірі 268 грн.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржене шляхом подачі касаційної скарги протягом двадцяти днів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головуючий: Судді: