Провадження №2/760/1978/16
Справа №760/9746/15-ц
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Усатової І.А.

при секретарі - Здорик Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 25.07.2012 р. недійсним повністю -

ВСТАНОВИВ

19.05.2015 року Позивач звернувся з позовом до відповідачів та просив:

- визнати недійсними повністю свідоцтво України НОМЕР_2 від 25.07.2012 року на знак для товарів та послуг «»

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 від 25.07.2012 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Свої вимоги позивач мотивує тим, що позначення, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.07.2012 року на імя відповідача-2, є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_1» - свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 25.02.2008 р. (заявка № m200607183 від 19.05.2006р.) , «ІНФОРМАЦІЯ_2» - свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.02.2008 р. (заявка № m200607184 від 19.05.2006р.), «ІНФОРМАЦІЯ_3» - свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 12.05.2008р. (заявка № m200616137 від 17.10.2006р.), «ІНФОРМАЦІЯ_4» свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 від 12.05.2008р. (заявка № m200616138 від 17.10.2006р.), що належать позивачу, та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а тому не відповідає умовам надання правової охорони.

Зазначає, що при візуальному порівнянні позначення Відповідача -2 , яке захищене свідоцтвом України на знак для товарів та послуг НОМЕР_2 від 25.07.2012р. та позначення позивача ІНФОРМАЦІЯ_1 , захищене свідоцтвом України на знак для товарів та послуг НОМЕР_3 від 25.02.2008, вбачається, що позначення Відповідача-2 відрізняється лише при написанні двох букв та зображенням лінії у вигляді дуги, що не є суттєвою зміною та не впливає на його загальний вигляд.

Крім того, позивач зазначає, що торгівельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3» використовувались Позивачем у своїй господарській діяльності ще з 2003року. Продукція цієї торгівельної марки відзначалась на державному рівні, неодноразово приймала участь у виставках та конкурсах, отримувала нагороди. А тому інформація щодо продукції під тогівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_4» є загальновідомою на території України і в світі ще задовго до 2011 року, в якому відповідачем подана заявка на реєстрацію оспорюваного знаку.

На підстві викладеного вище просив позов задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1) у судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити , зазначивши, що Держслужба не порушувала норм чинного законодавства України при розгляді поданої заявки на реєстрацію спірної торговельної марки та видачі спірного свідоцтва.

Посилався на те, що експертиза заявки на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі також Закон) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі також Правила), затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями.

Звертав увагу суду на висновок експерта, який міститься в матеріалах справи, щодо схожості та спорідненості лише частини товарів 16 класу МКТП, для яких зареєстровано спірний знак для товарів та послуг.

Відповідача-2 в судове засідання в судове засідання неодноразово не з'являвся, про день, дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Дана обставина підтверджується матеріалами поштової кореспонденції /т.1 а.с. 185,188, 191, 197-198, т.2 а.с.21/

Виходячи з даних обставин, суд вважає за можливе розглядати справу в його відсутності.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я відповідача -2 ОСОБА_1 зареєстрований знак для товарів і послуг

«» для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): альбоми, білети (квитки), бланки; формуляри; блокноти для креслення; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривіні календарі; гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; записники; зошити для малювання; картки; картон; картонні вироби; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; носовички (хусточки носові) паперові; обгортковий папір; папір; папки на папери; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; столова білизна паперова; стрічки паперові і видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 (дата реєстрації 25.07.2012 року), що підтверджується Випискою із Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 08.06.2015 №422 /т.1 а.с. 153/.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № НОМЕР_1, заявка № m 2011 09645 на реєстрацію позначення «» в якості торговельної марки була подана до Відповідача1 20.06.2011 року.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію позначення (20.06.2011 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 10 квітня 2008 року № 254-VI.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Разом з тим, судом також встановлено, що Позивач є власником наступних знаків знаків для товарів та послуг

(об'ємний рулончик) для товарів 16 класу Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (далі по тексту - МКТП) «туалетний папір», який зареєстровано на території України згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 25.11.2010р. (заявка №200910006 від 12.08.2009р.)

«ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 16 класу МКТП «туалетний папір; гігієнічний папір», який зареєстровано на території України згідно свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 25.02.2008 р. (заявка № m200607183 від 19.05.2006р.)

«ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів 16 класу МКТП «туалетний папір; гігієнічний папір», який зареєстровано на території України згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.02.2008 р. (заявка № m200607184 від 19.05.2006р.)

«ІНФОРМАЦІЯ_3» для товарів 16 класу МКТП «туалетний папір; гігієнічний папір», який зареєстровано на території України згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 12.05.2008р. (заявка № m200616137 від 17.10.2006р.)

ІНФОРМАЦІЯ_5 для товарів 16 класу МКТП «туалетний папір; гігієнічний папір», який зареєстровано на території України згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 від 12.05.2008р. (заявка № m200616138 від 17.10.2006р.)

Зазначене підтверджується Виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України НОМЕР_7 від 25.11.2010, НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008, /т.1. а.с.154-158/.

Крім того, відповідно до Виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки №328 від 08.06.2015р. зовнішній вигляд продукції позвивача захищено патентом на промисловий зразок НОМЕР_8 від 15.06.2001 року /т.1. а.с.159/.

Таким чином, на дату подання 20.06.2011 року відповідачем ОСОБА_1 заявки m2011 09645 на реєстрацію позначення «» в якості знаку для товарів і послуг, перераховані вище торговельні марки позивача були зареєстровані та діяли на території України.

Як зазначив у судовому засіданні представник позивача, знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», внаслідок чого відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво України НОМЕР_2 повинно бути визнано недійсним повністю.

Суд погоджується з доводами представника позивача частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

Ухвалою суду від 17.09.2015 року за клопотанням позивача по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі М. Ш, який має вищу юридичну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов»язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», а право на проведення експертииз за спеціальністю 13.4 «Дослідження , пов»язані з промисловими зразками» за яким надано з 03.10.2014 по 03.10.2017), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у галузі права інтелектуальної власності - 16 років.

Відповідно до Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за № 2/2016від 24.02.2016 року визначено, що:

1.1.-1.4. Знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 настільки, що їх можна сплутати при використанні для наступних товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1: гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові;носовички (хусточки носові) паперові;рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова.

1.5. Враховуючи наявні матеріали справи, надати відповідь на питання щодо того, того, чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № НОМЕР_10 настільки, що їх можна сплутати, не виявляється можливим.

2. Знак для товарів і послуг « » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відтворює промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_11.

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 станом на дату подання заявки № m 2011 09645 (20.06.2011 р.) був таким, що міг ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; носовички (хусточки носові) паперові; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова», а саме щодо Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат».

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 року за №276/812, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року №72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 року №578, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При цьому, при перевірці позначень на схожість, зокрема, визначаються ступінь схожості позначень; однорідність товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знаки (п. 4.3.2.4 Правил); визначення ступеня схожості.

Дослідження шляхом порівняння вказаних знаків свідчить, що вони є фонетично схожими; графічно схожими; семантично схожими для товарів: гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; носовички (хусточки носові) паперові; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова.

При цьому, згідно Висновку вбачається, що у порівнювальних знаках спостерігається повний збіг перших складів (о-бу) та трьох перших звуків [о][б][у] та вцілому знак НОМЕР_12 сприйматиметься як слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», що асоціюється для споживачів таких самих або споріднених (однорідних) товарів із відомим споживачу виробником (ПАТ Київський картонно-паперовий комбінат») внаслідок тривалого застосування знаків такого виробника на своїх товарах.

Суд вважає, що Висновок експерта про наявність схожості до ступеню сплутування між комбінованим знаком «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.07.2012р. та знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008, для таких самих або споріднених (однорідних) товарів узгоджуються з наявними доказами у справі, які містять зображення порівнюваних знаків.

Отже, експертне дослідження є обґрунтованим, такими, що відповідає вимогам чинного законодавства та узгоджується з матеріалами справи.

Щодо визначення однорідності товарів та послуг, то порівняння при співставленні товарів 16 класу МКТП, знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з товарами 16 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008 вбачається, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом НОМЕР_2 зареєстровано, в тому числі, і для тих самих товарів, що і порівнювальні знаки - гігієнічний (туалетний) папір. Ці товари мають однакове найменування, мають те же саме призначення, виготовляються із застосуванням тих самих складових речовин однаковим способом. Частина товарів 16 класу МКТП щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 є спорідненими з товарами для яких зареєстровані знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008: дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; носовички (хусточки носові) паперові; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова.

Проте частина товарів 16 класу : альбоми, білети (квитки), бланки; формуляри; блокноти для креслення; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривіні календарі; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; записники; зошити для малювання; картки; картон; картонні вироби; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; обгортковий папір; папір; папки на папери; стрічки паперові, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг НОМЕР_12, не є однорідними (спорідненими)з товарами , для яких зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008, оскільки вони належать до різних родів та видів товарів, мають різне призначення, розраховані на різне коло споживачів з іншими (різними) потребами.

Ознайомившись з переліками товарів, відносно яких зареєстровано порівнювані знаки, суд погоджується з Висновком експерта, що лише частина товарів 16 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, є такими самими та спорідненими з товарами 16 класу МКТП, щодо яких надано охорону знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995року за №276/812, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року №72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 року №578, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Сплутування споживачами однорідних товарів і/або послуг, що виробляють або надають різні виробники, за рахунок позначення цих товарів і/або послуг тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, торговельними марками, може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів, які виготовляють або розповсюджують ці товари. Використання схожих позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє певний товар, або викликати у споживачів асоціації з певним джерелом походження цих товарів, конкретним виробником, що не відповідає дійсності.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленимистаттею 212 ЦПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Отже, оцінивши Висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що позначення «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.07.2012р. є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг позивача, за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008 для наступної частини товарів, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_2: гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; носовички (хусточки носові) паперові; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова, а також те, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_2, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар відносно цієї ж групи товарів.

Суд з урахуванням вищевикладеного приходить до висновку, що знак

«» за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони щодо частини переліку товарів 16 класу МКТП: гігієнічний (туалетний) папір; дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові; носовички (хусточки носові) паперові; рушники паперові; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; мішки на сміття паперові або пластмасові; столова білизна паперова, для яких даний знак зареєстрований.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст.ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрований на ім'я відповідача-2 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони щодо частини переліку товарів 16 класу МКТП, для яких він зареєстрований, свідоцтво України НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним в частині.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення відповідач-1 публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 для частини товарів, для він зареєстрований та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» позивачу належить право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ст. 495 ЦК України визначено, що одним з майнових прав інтелектуальної власності є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Водночас, згідно приписів ст. 20 Закону будь-яке посягання на права позивача на добре відому торговельну марку є порушенням цих прав і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У відповідності до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З огляду на те, що спірна торговельна марка відповідача-2 за свідоцтвом України НОМЕР_12 є схожою з зареєстрованими раніше торговельними марками позивача за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008 р. для частини товарів, та такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, то позивач має визначене законом право забороняти використання такої торговельної марки. Тобто заявлений позивачем позов спрямований на захист належного йому права інтелектуальної власності.

Разом з тим частина товарів для яких зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, а саме: альбоми, білети (квитки), бланки; формуляри; блокноти для креслення; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривіні календарі; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; записники; зошити для малювання; картки; картон; картонні вироби; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; обгортковий папір; папір; папки на папери; стрічки паперові, не є однорідними (спорідненими)з товарами , для яких зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 від 25.02.2008, НОМЕР_4 від 25.02.2008, НОМЕР_5 від 12.05.2008, НОМЕР_6 від 12.05.2008, оскільки вони належать до різних родів та видів товарів, мають різне призначення, розраховані на різне коло споживачів з іншими (різними) потребами.

За таких обставин, позов в частині скасування свідоцтва про реєстрацію знаку НОМЕР_2 підлягає задоволенню частково, лише щодо однакових та споріднених товарів.

Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї повноважень не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками, суд вважає, що витрати, пов'язані з розглядом справи, мають бути покладені на відповідача-2 у розмірі сплаченого позивачем при зверненні до суду судового збору.

Керуючись ст. ст. 432, 492-495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 3-4, 10-11,57-61, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов - задовольнити частково.

Визнати частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 25.07.2012 р. відносно товарів 16 класу МКТП, а саме: гігієнічний (туалетний) папір, дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові, носовички (хусточки носові) паперові, рушники паперові, серветки столові паперові, скатерки столові паперові, мішки на сміття паперові або пластмасові, столова білизна паперова.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 25.07.2012 р. відносно товарів 16 класу МКТП, а саме: гігієнічний (туалетний) папір, дитячі серветки паперові або целюлозні одноразові, носовички (хусточки носові) паперові, рушники паперові, серветки столові паперові, скатерки столові паперові, мішки на сміття паперові або пластмасові, столова білизна паперова та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» 243,60 грн. судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: І. А. Усатова