Справа № 2/760/867/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді Бобровник О. В.

при секретарі: Яковенко Н.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві цивільну справу за позовом ТОВ «Мас Медіа Груп» до ОСОБА_3, ДСІВ України, ТОВ "НІК ЮЕЙ", ТОВ «РБК-Медіа», третя особа: Компанія "Торнлі Інвестментс ЛТД" - про визнання договору про передачу права власності та виключних майнових прав на знак недійсним та застосування наслідків недійсності оспорюваного договору,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Мас Медіа Груп» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_3, ДСІВ України, ТОВ "НІК ЮЕЙ", ТОВ «РБК-Медіа», третя особа: Компанія "Торнлі Інвестментс ЛТД" - про визнання договору про передачу права власності та виключних майнових прав на знак недійсним та застосування наслідків недійсності оспорюваного договору.

Позивач, при зверненні до суду, посилався на те, що підставою для звернення до суду із позовом стало незаконне, всупереч положенням Статуту Товариства, укладення колишнім директором Товариства ОСОБА_4 Договору № ТМ 58683 про відчуження відповідачу-1 права власності та виключних майнових прав на знак для товарів та послуг «РБК», охоронюваний свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58683 від 16.01.2006 року та права власності та виключних майнових прав інтелектуальної власності на доменні імена rbk.ua та rbc.ua. Зокрема, позивач вказав, що відповідно до Статуту на дату укладення договору розмір статутного капіталу Товариства становив 1 040 300 грн., а ринкова вартість знаку для товарів і послуг «РБК» за свідоцтвом України № 58683 та доменних імен rbk.ua та rbc.ua становила не менше 600 000 гривень, що складало більше 50 відсотків майна Товариства. Відповідно до статуту Товариства рішення про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників товариства. Рішення зборів учасників Товариства про відчуження знака для товарів і послуг та доменних імен не приймалося, а тому Позивач вказує, що договір від імені позивача був укладений його директором ОСОБА_4 з перевищенням повноважень.

В позовній заяві позивач також вказував, що він одержав права на знак за договором про передання майнових прав власності на знак від 11.04.2007 року, укладеним з ТОВ «Медіабізнесінформ», після чого користування знаком на підставі ліцензійного договору здійснювало ТОВ «РБК-Україна», яке регулярно сплачувало роялті позивачеві. В той же час, відповідач-1 не є такою особою, яка виготовляє товари чи надає послуги з переліку класів МКТП 36 та 41.

Позивач стверджує, що передача знака та доменних імен за оскаржуваним договором відбулася у незаконний та недопустимий спосіб, що призводить не тільки до неправомірного використання відповідачем-1 Знаку та Доменних імен, але й завдає значної шкоди діловій репутації Товариства та має наслідком створення недобросовісної конкуренції для Товариства, в той час коли відповідач-1 продовжує отримувати прибуток за рахунок позитивного іміджу Товариства.

В процесі розгляду справи представник позивача заявив клопотання про залучення ТОВ «РБК-Медіа» до участі у справі як співвідповідача, оскільки відповідач-1 передала право власності та виключні майнові права на знак для товарів і послуг «РБК» за свідоцтвом України № 58683 на користь ТОВ «РБК-Медіа».

Клопотання представника позивача було задоволено, залучено як співвідповідача у справі ТОВ «РБК-Медіа».

Представник позивача подав заяву про уточнення позовних вимог, у зв'язку з залученням ТОВ «РБК-Медіа» як співвідповідача, у якому просив суд:

1. визнати недійсним договір №ТМ 58683 про передачу права власності та виключних майнових прав на знак для товарів і послуг «РБК», захищений свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №58683 від 16. 01. 2006 року, укладений між ТОВ «МАС МЕДІА ГРУП» та фізичною особою ОСОБА_3;

2. витребувати у ТОВ «РБК-Медіа» з чужого незаконного володіння на користь позивача майно, що було передане на виконання Договору № ТМ 58683, а саме:

- передати позивачу право власності та виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 від 16.01.2006 року;

- скасувати рішення за реєстраційним номером № 16480 від 20.06.2014 року, яке було прийняте ДСІВ України, про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13, 2014;

- скасувати рішення за реєстраційним номером № 18486 від 07.08.2015 року, яке було прийняте ДСІВ України, про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16, 2015;

- зобов'язати ДСІВ України внести до Реєстру відомості про передачу позивачу права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 від 16.01.2006 року;

- передати позивачу доменні імена rbk.ua та rbc.ua та заборонити відповідачам використовувати ці доменні імена в подальшому;

- зобов'язати ТОВ «Нік Юей» переделегувати (передати) позивачу доменні імена rbk.ua та rbc.ua.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні проти позову заперечив та подав заперечення на позовну заяву, у яких зазначив, що статут ТОВ «Мас Медіа Груп» не містить обмежень щодо укладення договорів директором Товариства та розпорядження майном Товариства; такі обмеження також не внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Так, стаття 7.7. Статуту Товариства визначає питання, які належать до виключної компетенції Зборів учасників товариства, і питання укладення договорів щодо розпорядження майном Товариства не включено до цього переліку питань. Окрім того, Товариство прийняло грошові кошти за Договором № ТМ 58683 від відповідача-1. Також відповідач-1 вказує, що на момент укладення Договору № ТМ 58683 балансова вартість знаку для товарів і послуг «РБК» за свідоцтвом України № 58683 складала 1 633,78 грн., а за Договором продано його було за 350 871 грн., що складало 33,7% від статутного капіталу позивача, розмір якого становить 1 040 300 грн. Також зазначає, що передача права власності на знак не є причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар або надає послугу, оскільки знак не викликає у споживачів асоціацію з позивачем. Даний знак був зареєстрований Товариством з обмеженою відповідальністю «Медіабізнесінформ» з одержанням свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 58683 від 16.01.2006 р. ТОВ «Медіабізнесінформ» 11.04.2007 р. за договором передало права на знак позивачу. Позивач сам не використовував знак, він уклав ліцензійні договори на використання знаку з ТОВ «Медіабізнесінформ» та ТОВ «РБК-Україна».

На підтвердження власних заперечень відповідач-1 посилався на наступні докази, що були ним подані і долучені до справи:

1.Висновок за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 01-12/15 від 09.12.2015 року, відповідно до якого передача Товариством з обмеженою відповідальністю «Мас Медіа Груп» за Договором № ТМ 58683 права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 ОСОБА_3. не може спричинити введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги, оскільки ТОВ «Мас Медіа Груп» не здійснювало використання знаку та у споживачів не склалися асоціації між знаком та ТОВ «Мас Медіа Груп» як особою, що надає послуги під цим знаком;

2.Звіт за результатами соціологічного дослідження «Обізнаність населення України щодо знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «РБК» за свідоцтвом України № 58683 та осіб, що використовують її при наданні послуг», складений Товариством з обмеженою відповідальністю «Айвокс», який підтверджує, що споживачі не асоціюють знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 з ТОВ «Мас Медіа Груп» як особою, що надає послуги під цим знаком.

Також представник відповідача-1 посилався на Постанову Верховного Суду України від 19.08.2014 р., у якій висловлено правову позицію про те, що сплата позивачем та отримання відповідачем коштів свідчать про схвалення спірного договору, а отже, відсутні підстави для задоволення позову про визнання недійсним договору, укладеного представником з перевищенням повноважень.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні проти позову заперечив та подав заперечення на позовну заяву, у яких зазначив, що Договір № ТМ 58683 між позивачем та відповідачем-1 відповідав вимогам, встановленим у пунктах 2.3 та 2.4 розділу 2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 576. Документи, подані від імені відповідача-1 відповідачу-2, відповідали п. 2.1. вказаної Інструкції. Відповідач-2 вказав, що не передбачено повноваження ДСІВ України здійснювати перевірку обсягу повноважень представників сторін договорів, які подаються до ДСІВ України. Відповідач-2 вважає, що у нього не було підстав для відмови у публікації та внесенні до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683, і просив відмовити у задоволенні позову.

Представник відповідача-3 в судовому засіданні проти позову заперечив.

Представника третьої особи в судовому засіданні позовну заяву підтримав.

Заслухавши пояснення представників сторін у справі, вивчивши та дослідивши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які містяться в справі, суд доходить висновку про відмову в задоволенні позову, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 був зареєстрований 16.01.2006 року стосовно послуг 36 та 41 класів МКТП на ім'я ТОВ «Медіабізнесінформ».

11.04.2007 року ТОВ «Медіабізнесінформ» уклало з ТОВ «Мас Медіа Груп» договір про передачу на користь останнього всіх майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683.

04.06.2014 року позивач уклав з відповідачем-1 Договір № ТМ 58683 про передачу права власності та виключних майнових прав на знак для товарів та послуг «РБК» за свідоцтвом України № 58683. За Договором позивач також передав відповідачу-1 право власності та виключні майнові права на доменні імена rbk.ua та rbc.ua. Від імені позивача Договір № 58683 було підписано його директором ОСОБА_4 Як підтверджено матеріалами справи, відповідач-1 сплатила на користь позивача 350 871 грн. 00 копійок, а позивач прийняв цю оплату.

Частиною 1 статті 92 ЦК України передбачено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відповідно до п. 5.2. Статуту ТОВ «Мас Медіа Груп» в редакції від 04.06.2013 р. статутний капітал Товариства складає 1 040 300 гривень.

Відповідно до п.7.1. Статуту вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Пункт 7.7. Статуту визначає перелік питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. До цього переліку не внесене питання про укладення договорів щодо відчуження майна товариства.

Відповідно до п. 8.3. Статуту Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, встановленої п. 7.7. цього Статуту. Відповідно до п. 8.6. Статуту до компетенції Директора Товариства належить укладення та підписання будь-яких цивільно-правових та господарсько-правових угод, розпорядження майном Товариства згідно положень чинного законодавства України та цього Статуту.

Пункт 7.11. статуту встановлює, що рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Законодавство України також не відносить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю вирішення питань про укладення договорів на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства.

Відповідно до п. 40 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008, № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" судам необхідно враховувати, що в пункті «і» частини п'ятої статті 41 Закону України «Про господарські товариства» до компетенції загальних зборів віднесено затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства, а не їх укладення. У разі, якщо в установчих документах товариства право виконавчого органу товариства на укладення договору не обмежено, факт не затвердження договору після укладення не зумовлює його недійсності.

Пункт 7.11. статуту визначає порядок прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства, а не перелік питань, що віднесені до їх виключної компетенції. Отже, Статут Товариства визначає яка кількість голосів учасників необхідна для прийняття рішення Загальними зборами Товариства у випадку, якщо питання про укладення договору про відчуження майна, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, винесене на вирішення Загальних зборів учасників Товариства, при цьому не відносить вирішення такого питання до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Таким чином, повноваження Директора на укладення договорів Статутом Товариства не обмежене.

Вказавши в позовній заяві, що ринкова вартість знака для товарів і послуг та доменних імен становила на дату Договору № ТМ 58683 не менше 600 000 грн., позивач не надав доказів, що підтверджують, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 та доменні імена rbk.ua і rbc.ua дійсно мали вказану ним вартість. В той же час, ціна знака для товарів і послуг та доменних імен за Договором № ТМ 58683 становила 350 871 грн.

Окрім того, відповідач-1 сплатила ціну за Договором № ТМ 58683 у розмірі 350 871 грн. на рахунок позивача.

Позивач прийняв грошові кошти у сумі 350 871 грн., що надійшли на рахунок позивача від відповідача-1 за Договором № 58683.

Таким чином, позивач прийняв виконання за Договором № 58683 відповідачем-1.

Відповідно до статті 241 ЦК України схвалення правочину особою, яку представляють, свідчить про чинність правочину з моменту його укладення і, відповідно, про поширення на неї усіх прав та обов'язків як сторони за правочином з цього моменту.

За таких умов, при укладенні Договору № ТМ 58683 про відчуження права власності та виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від імені позивача Директор діяв у межах своїх повноважень.

23.06.2015 року відповідач-1 уклала з товариством з обмеженою відповідальністю «РБК-Медіа» Договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг № 1, предметом якого є передача всіх прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 та на доменні імена rbk.ua та rbc.ua.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Зміст поняття "введення знаком в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу" розкривається у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 із змінами і доповненнями, відповідно до пункту 4.3.1.9. яких до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Як підтверджується Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 01-12/15 від 09.12.2015 року, знак за свідоцтвом України № 58683 для товарів і послуг не містить описових елементів, які можуть викликати асоціативне уявлення у споживача про виробника, які не відповідають дійсності.

Відповідно до ліцензійного договору № L58683RBC (невиключна ліцензія) про використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5868301.07.2007 р., укладеного між ТОВ «РБК-Україна» та ТОВ «Мас Медіа Груп», останнє надало ТОВ «РБК-Україна» дозвіл на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683. ТОВ «РБК-Україна» одержало Свідоцтво КВ № 138-02Р від 16.05.2006 р. про державну реєстрацію Інформаційного агентства ТОВ «РБК-Україна», програмною метою якого були визначені фінансові, економічні і політичні новини України, ближнього зарубіжжя і країн Заходу на сайті www.rbk.ua.

Таким чином, як позивач визнає у позовній заяві, з 2007 року використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 для надання послуг за 36 та 41 класами МКТП здійснювало ТОВ «РБК-Україна».

У матеріалах справи також наявний ліцензійний договір № L58683MBI (невиключна ліцензія) про використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5868301.07.2007 р. між ТОВ «Мас Меді Груп» та ТОВ «Медіабізнесінформ».

Відповідно до Ліцензійного договору № 10/07/2014 від 10.07.2014 року на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 58683, укладеного між відповідачем-1 та ТОВ «РБК-Україна», відповідач-1 надала ТОВ «РБК-Україна» право на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 шляхом його застосування під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої він зареєстрований, а також шляхом застосування в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, в т.ч. в доменних іменах rbc.ua та rbk.ua. Отже, одна і та сама особа здійснювала користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 як до передачі прав на цей знак від позивача до відповідача-1, так і після такої передачі, що виключає можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка надає послугу.

У справі відсутні будь-які докази, що підтверджували б, що використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 при наданні послуг, для яких він зареєстрований, здійснював позивач.

Таким чином, станом на 04.06.2014 року (дата укладення Договору № 58683 між позивачем та відповідачем-1 про передачу права власності та виключних майнових прав на знак за свідоцтвом України № 58683) у споживачів не було асоціацій та не могли виникнути будь-які асоціації, пов'язані з використанням знака за свідоцтвом України № 58683 саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Мас Медіа Груп».

Вказана обставина також підтверджується Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 01-12/15 від 09.12.2015 року, а також Звітом за результатами соціологічного дослідження «Обізнаність населення України щодо знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «РБК» за свідоцтвом України № 58683 та осіб, що використовують його при наданні послуг» від 19.01.2015 р., складеним ТОВ «Україно-Бельгійське підприємство «Айвокс».

Відповідно до вказаного Звіту за результатами соціологічного дослідження у ході соціологічного опитування були визначені респонденти, яким відомий знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683, після чого їм було запропоновано відповісти на питання щодо особи, яка, на їхню думку, надає послуги під цим знаком. 58% з цих респондентів відповіли, що під даним знаком надає послуги ТОВ «РБК-Медіа». 3 % з цих респондентів зазначили, що під цим знаком надає послуги ТОВ «Мас Медіа Груп». 2 % з вказаних респондентів зазначили, що під цим знаком надає послуги ОСОБА_3 При цьому результат 3% та 2% знаходиться у межах допустимого відхилення показника від дійсного значення (граничної похибки вибірки). Отже, як підтверджує Звіт за результатами соціологічного дослідження «Обізнаність населення України щодо знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «РБК» за свідоцтвом України № 58683 та осіб, що використовують його при наданні послуг» від 19.01.2015 р., у споживачів не склалися асоціації між знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 та ТОВ «Мас Медіа Груп» як особою, що надає послуги під цим знаком.

З урахуванням викладеного, доказами у даній справі не підтверджено введення в оману споживачів внаслідок передачі позивачем за Договором № ТМ 58683 права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58683 ОСОБА_3.

Відповідно до частини 1 статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1 - 3, 5 та 6 статті 203 цього Кодексу. Відповідно до частини 3 статті 215 ЦК України якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно з частинами 1 - 3 та 5 статті 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно статті 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Відповідно до статті 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 статті 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених статте. 61 цього кодексу.

З огляду на викладене, cуд не знаходить підстав для визнання недійсним Договору № ТМ 58683 від 04.06.2014 року про передачу права власності та виключних майнових прав на знак для товарів і послуг та, відповідно, для застосування наслідків недійсності правочину.

Матеріалами справи не підтверджується наявність підстав для скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України за реєстраційним номером № 16480 від 20.06.2014 року про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13, 2014 року рішення Державної служби інтелектуальної власності України за реєстраційним номером № 18486 від 07.08.2015 року про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16, 2015 року.

Позивачем не було доведено тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх вимог, а відтак суд вважає позовні вимоги необґрунтованими та недоведеними, а тому приходить до висновку про відмову в задоволенні позову.

Керуючись статтями 203, 215 ЦК України, статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов залишити без задоволення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя: