РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Меуш К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛК БАР» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання комбінованого позначення добре відомим знаком, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1, ТОВ «МІЛК БАР» звернулись в суд з зазначеним позовом до ДСІВ України, ОСОБА_2 про визнання комбінованого позначення добре відомим знаком, зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивують тим, що їм стало відомо, що ОСОБА_2 подав до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на державну реєстрацію позначення «MILK BAR» за заявкою № m201625393 від 15 листопада 2016 року для отримання свідоцтва України на знак для товарів та послуг для товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП.

Позивачі протягом тривалого часу використовують знак «MILK BAR» при виробництві таких товарів як кава, чай, какао, кондитерські вироби, морозиво, шоколадні напої та інші, а також при надані послуг із забезпеченням їжею та напоями. Дії ОСОБА_2 із подання ним заявки № m2016 25393 від 15 листопада 2016 року на реєстрацію спірного позначення є недобросовісними і направлені на отримання безпідставних прибутків від продажу прав на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою № m2016 25393 від 15 листопада 2016 року. Вважають, що такими діями порушуються їх права.

У силу п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Просять суд ухвалити рішення, яким: визнати комбіноване позначення «MILK BAR» добре відомим знаком на території України; зобов'язати ДСІВ України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання комбінованого позначення «MILK BAR» добре відомим знаком в Україні відносно ОСОБА_1 та ТОВ «МІЛК БАР» на дату - 01 червня 2016 року для товарів 30 класу МКТП: «Кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої» та послуг 43 класу МКТП: «послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингові послуг щодо забезпечування їжею та напоями»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201625393 від 15 листопада 2016 року на ім'я ОСОБА_2

У судовому засіданні представник позивачів підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав та з урахування наданого суду висновку експертного дослідження. Підтримав письмові пояснення, надані суду.

Представник відповідача ДСІВ України вважав, що позов не підлягає задоволенню. Підтримав письмові заперечення, що містяться в матеріалах справи.

Відповідач ОСОБА_2 у судове засідання не з'явився, направив до суду заяву, в якій зазначив, що проти задоволення позову заперечує та просить справу розглядати без його участі.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 05 серпня 2015 року ОСОБА_1 подано заявку № m201512739 на реєстрацію комбінованого позначення «MILK BAR» на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг для товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП.

09 листопада 2016 ОСОБА_1 було подано на державну реєстрацію словесне позначення «MILK BAR» (заявка № m201625132) та комбіноване позначення «MILK BAR» (заявка № m201625133) на отримання свідоцтв України на знак для товарів та послуг для заявлених товарів 29, 30, 32 класів МКТП та послуг 35, 41, 43 класів МКТП.

15 листопада 2016 ОСОБА_2було подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на державну реєстрацію словесне позначення «MILK BAR» за заявкою № m201625393 для отримання свідоцтва України на знак для товарів та послуг для товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП.

Позивачі зазначають, що комбіноване позначення «MILK BAR» вони вважають добре відомим в Україні знаком відносно товарів 30 класу МКТП: «Кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої» та послуг 43 класу МКТП: «послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингові послуг щодо забезпечування їжею та напоями» станом на 01 червня 2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

У ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Пунктом В ст. 6 quinquies цієї Конвенції визначено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Сторона позивачів зазначає, що комбіноване позначення «MILK BAR» є досить відомим на території України та вони активно здійснюють рекламування та розповсюдження знаку.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивачі вважають, що на спірне позначення за заявкою № m201625393 від 15 листопада 2016 року поширюються підстави для відхилення заявки від реєстрації.

На підтвердження таких обставин, сторона позивача посилається на Висновок експертного дослідження № 17-12/2016 від 17 грудня 2016 року, який наданий суду.

На вирішення експерту були поставлені питання:

-чи містяться у наданих на дослідження матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують ту обставину, що станом на 01 червня 2016 року комбіноване позначення «MILK BAR» стало добре відомим в Україні знаком позивачів відносно товарів 30 класу МКТП: «кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої» та послуг 43 класу МКТП: «послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями»?;

-чи є словесне позначення «MILK BAR» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201625393 від 15 листопада 2016 року для заявлених товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «MILK BAR», яке позивачі вимагають визнати добре відомим в Україні знаком?

За результатами дослідження встановлено, що надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, а також ступінь визнання знака у відповідному секторі суспільства. Їх сукупність вказує на те, що станом на 01 червня 2016 року комбіноване позначення «MILK BAR» було добре відомим в Україні знаком ТОВ «Мілк Бар» та ОСОБА_1 стосовно таких товарів 30 класу МКТП як кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої та таких послуг 43 класу МКТП як послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингові послуг щодо забезпечування їжею та напоями.

У Висновку під час дослідження такого критерію як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака зазначено, що ОСОБА_1 є власником наступних заявок на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: № m201512739 від 05 серпня 2015 року на комбінований знак «MILK BAR» для товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП; № m201625132 від 09 листопада 2016 року на знак «MILK BAR» для товарів 29, 30, 32 класів МКТП та послуг 35, 41, 43 класів МКТП; № m201625133 від 09 листопада 2016 року на знак ««MILK BAR»»для товарів 29, 30, 32 класів МКТП та послуг 35, 41, 43 класів МКТП.

Під час дослідження критерію - тривалість використання знака висновком встановлено, що станом на 01 червня 2016 року товари та послуги 30 та 43 класів МКТП, пов'язані з діяльністю закладу громадського харчування, надавались позивачами з використанням досліджуваного позначення понад два роки. Такий період є достатньо тривалим строком використання позначення і свідчить про існування сталого попиту на ці товари й послуги, а разом з цим, і про обізнаність споживачів щодо досліджуваного позначення.

Також матеріали дослідження містять інформацію, що за даними встановленої у закладі спочатку його роботи системи обліку та контролю розрахунків «R-keeper V6» з 07 березня 2014 року по 30 листопада 2016 року ресторан «MILK BAR» відвідало 489483 гостя. З урахуванням тієї обставини, що товари та послуги реалізовувались лише в одному закладі громадського харчування, приведені показники відвідуваності та реалізації товарів і послуг безумовно свідчать про значну та сталу популярність, а, відповідно, й відомість ресторану «MILK BAR» серед споживачів. Досліджуючи положення позивачів на ринку, експерт брав до уваги відомості з інформаційного порталу zoon.com.ua, який збирає інформацію про суб'єктів господарювання, що надають послуги населенню.

При проведенні дослідження спеціалістом використовувались: положення в галузевих рейтингах, що складаються з урахуванням, серед іншого, таких критеріїв, як популярність серед експертів та відвідувачів; інформація, розміщена на інтернет сайті Асоціації шеф-кухарів України (публікації «Финалисты Ресторанной премии СОЛЬ в 2014 году: список лучших ресторанов Украины»); «Лучшие рестораны Киева в 2014 году по мнению пользователей портала «Ласун», опублікованій 06 лютого 2015 року електронним ресурсом «pavtrade.com»; публікація «Топ-100 кращих ресторанів України» від 10 травня 2015 року тощо.

При дослідженні тривалості, обсягу та географічного району будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується, Висновком експертного дослідження встановлено, що позивачі зосередились насамперед на рекламуванні свого закладу в мережі Інтернет, що з урахуванням доступності та масовості цієї комп'ютерної мережі, на сьогодні може вважатись одним з найбільш ефективних способів.

У відповіді на друге питання спеціаліст (експерт) встановив, що словесне позначення «MILK BAR» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201625393 від 15 листопада 2016 року для заявлених товарів 30 класу МКТП та послуг 43 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «MILK BAR», яке позивачі просять визнати добре відомим в Україні.

Така схожість, обумовлена звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю словесного позначення «MILK BAR» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201625393 від 15 листопада 2016 року та комбінованим позначенням «MILK BAR», яке позивачі просять визнати добре відомим в Україні. При цьому, обидва знаки призначено для використання споріднених товарів та послуг.

Наявність схожості до ступеню сплутуваності між словесним позначенням «MILK BAR» за заявкою № m201625393 та єдиним словесним елементом комбінованого позначення «MILK BAR», яке позивачі просять визнати добре відомим в Україні, призводить до того, що знаки асоціюються між собою в цілому, не зважаючи на різницю в окремих елементах.

Оцінивши наданий Висновок експертного дослідження № 17-12/2016 від 17 грудня 2016 року як письмовий доказ, суд вважає за можливе покласти його в основу рішення. При проведенні дослідження спеціалісту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань. У висновку містяться докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Дослідження проведене спеціалістом, який має фахову підготовку в даній області знань та не викликає сумніву в необґрунтованості, неправильності чи суперечливості іншим матеріалам справи.

Будь-яких належних доказів на спростування зазначеного висновку суду не надано.

Вбачається, що сторона позивача довела належними доказами, що рейтинги, складені різними, як спеціалізованими, так і не спеціалізованими виданнями та організаціями, в період 2014-2016 років стабільно відносять ресторан «MILK BAR» до числа найкращих закладів громадського харчування в Україні. Такі обставин свідчать про те, що в розглядуваний період ресторан «MILK BAR» займав вагоме становище на ринку послуг закладів громадського харчування. Розташування закладу в центрі міста (м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16) можна розцінюватись як таке, що поєднує в собі достатню доступність для великої кількості відвідувачів, а разом з тим і престижність закладу громадського харчування.

Позивачі вживають дії щодо просування їх товарів та послуг під досліджуваним знаком, просування торговельної марки «MILK BAR» шляхом участі однойменного ресторану в різноманітних громадських та комерційних заходах рекламують комбінованого позначення «MILK BAR» у значній кількості рекламних оголошень, розміщених як на загально-тематичних, так і на спеціалізованих інтернет-ресурсах (сервісах), в тому числі міжнародного характеру.

З наведено слідує, що більш ніж за два роки від 07 березня 2014 року - дати початку функціонування ресторану «MILK BAR» та до 01 червня 2016 року - дати, на яку позивачі просять визнати комбіноване позначення «MILK BAR» добре відомим в Україні знаком, товари та послуги 30 й 43 класів МКТП, що надаються з його використанням, набули визнання серед великої кількості споживачів.

З огляду на наведене, вимога позивачів про те, що комбіноване позначення «MILK BAR» є добре відомим знаком в Україні ґрунтується на законі.

З урахуванням задоволення цих вимог, підлягають задоволенню і вимоги до ДСІВ України, які є похідними від первинних вимог.

З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті 88 ЦПК України стягненню з відповідача ОСОБА_2 на користь позивачів підлягають понесені судові витрати.

Керуючись статтями 420, 494-497 ЦК України, статтями 5, 16, 20, 21, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою Конвенцією Про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛК БАР» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання комбінованого позначення добре відомим знаком, зобов'язання вчинити дії, задовольнити.

Визнати, що станом на 01 червня 2016 року комбіноване позначення «MILK BAR» є добре відомим знаком в Україні для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «Кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої» та послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингових послуг щодо забезпечування їжею та напоями».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання комбінованого позначення «MILK BAR» станом на 01 червня 2016 року добре відомим знаком в Україні для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «Кава, чай, какао; кондитерські вироби; морозиво; шоколадні напої» та послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «послуги із забезпеченням їжею та напоями: барів, кафе, кафетеріїв, ресторанів, ресторанів самообслуговування, снек-барів; кейтерингових послуг щодо забезпечування їжею та напоями».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201625393 від 15 листопада 2016 року на ім'я ОСОБА_2.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 1653 гривні 60 копійок судового збору.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛК БАР» 4134 гривні судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: