Справа № 760/7625/16-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Меуш К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання свідоцтва недійсним, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

22 квітня 2016 року WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) звернулась в суд з зазначеним позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання свідоцтва недійсним, зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивує тим, що реєстрація в Україні торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що є підставою для визнання свідоцтва недійсним.

Рішеннями Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2 та знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомими в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Визнання торговельних марок позивача добре відомими в Україні уповноваженим державним органом, якими маркується продукція позивача, свідчить про широку популярність та відомість продукції позивача серед споживачів в Україні.

Оскаржувана торговельна марка, яка належить відповідачу ОСОБА_1, та добре відомі торговельні марки позивача, зокрема, зареєстровані для товарів одного класу МКТП.

У такому випадку є підстави вважати, що торговельна марка ОСОБА_1 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, враховуючи добру відомість торговельних марок позивача.

Оскаржувана торговельна марка ОСОБА_1 становить відтворення, імітацію добре відомих торговельних марок позивача, здатну викликати змішування з добре відомими торговельними марками позивача.

При використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром або послугою споживач мимоволі переносить своє відношення до товару або послуги на товарний знак, у результаті чого такий знак починає асоціюватись споживачем із певними властивостями та якістю.

Зв'язок між добре відомим знаком і товарами або послугами іншої особи може виникати, якщо у споживача створюється враження, що власник добре відомого знака пов'язаний з виробництвом цих товарів або з пропозицією цих послуг, або що таке виробництво товарів або пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним, що не відповідає дійсності.

Просить суд ухвалити рішення, яким:

-визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1, недійсним повністю;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1;

-опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність».

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином у порядку, передбаченому ч. 9 ст. 74 ЦПК України, через оголошення у пресі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України проти задоволення позову заперечує. Підтримав письмові заперечення на позовну заяву та пояснив суду, що за результатами експертизи заявки, знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони. Вважає, що Державною службою інтелектуальної власності України було дотримано норми чинного законодавства України при розгляді поданої заявки на реєстрацію спірної торговельної марки та видачі спірного свідоцтва. У зв'язку з цим, було прийнято рішення про реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для всіх заявлених товарів, внаслідок чого 10 серпня 2010 року було видано свідоцтво України № НОМЕР_1.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що Державним департаментом інтелектуальної власності 10 серпня 2010 року на ім'я відповідача ОСОБА_1 було зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 2 класу МКТП, а саме: «Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники харчові; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; креозот для захисту деревини; лаки для бронзування; люстр золотий для кераміки; люстр платиновий для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; олії захисні (захистові) для деревини; паста срібна; пігменти; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; протибрудові фарби; протикорозійні препарати; протикорозійні стрічки; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив'яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; тонери і чорнила для електронних принтерів; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № НОМЕР_1.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 № 220-Н визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2 добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 № 219-Н визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Пунктами «а», «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У ч. 2 цієї статті зазначено, що при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Зазначений Закон був чинним на дату подання заявки № m201010162 на реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (01 липня 2010 року).

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У ч. 3 ст. 6 цього Закону визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2 добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП та 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП та 04 класу МКТП станом на 01 січня 2005 року.

Крім того, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є також розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування позивача (WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company), яке, за своєю природою та подібно знакам для товарів і послуг, що також вказує на походження товарів.

Частиною 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25 грудня 1991 року встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з абзацом 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

У п.п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

До того ж позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З урахуванням таких вимог Закону сторона позивача зазначає, що комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оспорюваним свідоцтвом № НОМЕР_1 може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2 та «ІНФОРМАЦІЯ_2», що свідчить про невідповідність зареєстрованого комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам надання правової охорони, встановленим Законом та статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно зі ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

На підтвердження заявлених вимог стороною позивача надано суду Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Україні» (а.с. 85-105) та Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості банки продукції, маркованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Україні» (а.с. 106-126).

Дані цих опитувань свідчать про те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» та банка продукції, маркована торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», вже тривалий час є відомою споживачам, які мешкають у великих містах України. Переважна більшість респондентів, яким відома торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» та банка продукції із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», вважають, що її власником є компанія «WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company), США».

Також стороною позивача надано суду Висновок експертного дослідження від 23 серпня 2016 № 09 (ІВ), який зроблений завідувачем сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу технічного дослідження документів, почеркознавчого дослідження та обліків лабораторії криміналістичних видів досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ Черненко Л.А., яка має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, в тому числі за експертною спеціальністю: 13.6 («Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями») - свідоцтво ЕКК МВС України від 16 жовтня 2015 № НОМЕР_3, стаж експертної роботи в сфері інтелектуальної власності з 2005 року, загальний стаж експертної роботи з 1998 року.

У висновку досліджувалось ряд продукції стосовно порушення прав позивача на добре відомі торговельні марки. Зокрема, розглядалось питання використання на такій продукції позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1». У своєму висновку експерт вказала, що таке використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушує права позивача на добре відомі торговельні марки (а.с. 152-193).

Також стороною позивача було надано суду Висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 17-10/16 від 17 жовтня 2016 року, який зроблений ОСОБА_4, що внесений до реєстру атестованих судових експертів та який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» - свідоцтво НОМЕР_4 видане Міністерством юстиції України 26 лютого 2010 року.

У Висновку зазначено, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, наведених у свідоцтві (а.с. 194-211). У дослідницькій частині Висновку проведений порівняльний аналіз товарів, для маркування яких застосовується комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» позивача, та для яких зареєстровано позначення ОСОБА_1 за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та встановлено, що товари 2 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення, є спорідненими з товарами, для маркування яких застосовується комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» позивача.

Оцінюючі надані письмові докази, суд вважає за можливе покласти їх в основу рішення. При проведенні опитувань та досліджень спеціалістам надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань. У них містяться докладні описи проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Вони проведені спеціалістами які мають фахову підготовку в даній області знань та не викликають сумніву в необґрунтованості, неправильності чи суперечливості іншим матеріалам справи.

Вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар для яких даний знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності. Використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 може завдати шкоди позивачу, оскільки споживач буде асоціювати цю торговельну марку з добре відомими торговельними марками позивача, їх відомістю та репутацією.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вимоги WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1, недійсним повністю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні.

З урахуванням задоволення вимоги про визнання недійсним свідоцтва, підлягають задоволенню і вимоги про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та про опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність», які є похідними від первинної вимоги.

З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню.

З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті 88 ЦПК України стягненню з відповідача ОСОБА_1 підлягають понесені судові витрати.

Керуючись статтями 492-495, 499 ЦК України, статтями 6, 19, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 154, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання свідоцтва недійсним, зобов'язання вчинити дії задовольнити.

Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1, недійсним повністю.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 серпня 2010 року, власником якого є ОСОБА_1, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) 4974 гривні судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: