АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2016 р. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Усика Г.І.

суддів - Пікуль А.А., Соколової В.В.

при секретарі - Ільченко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28 грудня 2015 р. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА», ОСОБА_3 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг,

в с т а н о в и л а:

У серпні 2015 р. ТОВ «Торговий дім «ІСТА» та ОСОБА_3 звернулися з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зобов'язання вчинити дії.

На обґрунтування своїх вимог зазначали, що ТОВ «Торговий дім «ІСТА» є найбільшим виробником акумуляторів та акумуляторів електричних до транспортних засобів з 1995 р. та власником невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 25.10.2007 р. стосовно товарів 9 класу МКТП, відповідно до ліцензійного договору № 17/10 від 01.04.2010 р., укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Торговий дім «ІСТА».

25.06.2015 р. Державною службою інтелектуальної власності України здійснено державну реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_1 стосовно товарів 9 класу МКТП, та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3.

Справа № 760/15590/15-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/4156/2016
Головуючий у суді першої інстанції: Кицюк В.С.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Усик Г.І.
Посилаючись на те, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 та, що він є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послугу, позивачі просили визнати недійсним повністю свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним зазначеного свідоцтва, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 28.12.2015 р. позов задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_1 від 25.06.2015 р., власником якого є ОСОБА_1

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_3 від 25.06.2015 р. та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Торговий дім «ІСТА» сплачений судовий збір у розмірі 243,60 грн.

Додатковим рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.01.2016 р. стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Торговий дім «ІСТА» сплачені останнім витрати, пов'язані з розглядом справи, зокрема, витрати пов'язані із проведенням судової експертизи в розмірі 9 240,00 грн.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 просив рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ТОВ «Торговий дім «ІСТА» та ОСОБА_3, посилаючись на неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування судом норм матеріального та порушення норм процесуального права.

Зазначав, що в порушення засад змагальності сторін, суд розглянув питання про призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності, чим позбавив позивача та його представника поставити на вирішення експертів питання, що мають істотне значення для справи.

Крім того вказував на те, що задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції не урахував надані позивачем докази на підтвердження пріоритету використання ним позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема копії сертифікатів відповідності батарей акумуляторних свинцевих стартерних, а також договорів, дипломів, фінансових та інших документів, що видавалися, починаючи з 2005 р., що засвідчують використання ним з 2005 р. комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також посилався на те, що поза увагою суду залишилися його твердження про те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умовам надання правової охорони, оскільки воно набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання в господарському обігу з 2005 року.

Крім того вважав, що суд безпідставно стягнув з нього судові витрати, оскільки він не є об'єктом спору, і до нього не пред'являлося жодних позовних вимог.

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 та представник Державної служби інтелектуальної власності України просили задовольнити апеляційну скаргу з наведених у ній підстав. Представник ОСОБА_1 заявив клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на вирішення якої просив поставити питання: «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати?» та «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?».

Представники ТОВ «Торговий дім «ІСТА» та ОСОБА_3 просили апеляційну скаргу відхилити, посилаючись на те, що рішення суду є законним та обґрунтованим, а доводи апеляційної скарги безпідставними.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб, які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 та абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг та, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За змістом п.п. «а» п.1 ст.19 цього Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судом першої інстанції встановлено, що 06.04.2006 р. ОСОБА_3 подав заявку № m2006 05093 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

25.10.2007 р. Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», та видано ОСОБА_3 свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_2.

01.04.2010 р. між власником знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 ОСОБА_3 та ТОВ «ІСТА» укладено ліцензійний договір № 17/10, відповідно до якого ТОВ «ІСТА» є власником невиключної ліцензії на користування знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 стосовно товарів 9 класу МКТП.

Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_2 зареєстрована для наступних товарів і послуг:

Клас «9»: Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі: автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автоантирадари; автостоянкові лічильники (часу); автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; акумулятори; акумулятори електричні до транспортних засобів; альтернативні джерела живлення; амперметри; аноди; анодні батареї; антени; антикатоди; апаратура для дистанційного керування; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; банки акумуляторів електричних; батареї для запалювання; батареї електричні; блоки живлення; виводи електричні; високочастотна апаратура; вольтододавальні пристрої; гальванічні батареї; гальванічні елементи; датчики; дозувальні пристрої; дросельні навитки (котушки); електричні апарати для дистанційного запалювання; електромагнітні навитки (котушки); з'єднувачі електричні; інвертори електричні; катоди; каркаси електричних навиток (котушок); контакти електричні; комп'ютерні програми оперативного обслуговування; корпуси акумуляторів електричних; кришки до акумуляторів; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; навитки (котушки) електричні; навитки (котушки) індуктивності; навігаційні прилади (бортові комп'ютери) до транспортних засобів; наснажувальні пристрої для акумуляторів; перетворювачі електричні; пластини акумуляторні; покажчики рівня бензину; посилювачі; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; прилади, інструменти для вимірювання габаритів; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; пульти керування електричні; радари; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; реле електричні; решітки до пластин електричних акумуляторів; розніми контактні (електричні з'єднувачі); сирени; сигналізація світлова або механічна; сонячні батареї; термостати до транспортних засобів; трансформатори електричні; частотоміри.

07.02.2014 р. ОСОБА_1 подав заявку № m2014 01783 на реєстрацію комбінованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

25.06.2015 р. Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 9 класу МКТП та видала свідоцтво України НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_1 для наступних товарів:

Клас «9»: Акумулятори електричні до транспортних засобів; банки акумуляторів електричних; корпуси електричних акумуляторів; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; пластини акумуляторні; наснажувальні пристрої для акумуляторів; решітки до пластин електричних акумуляторів; інвертори електричні; батареї електричні; акумулятори електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; сонячні батареї; пускові кабелі (жильники) до моторів.

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ «Торговий дім «ІСТА» та ОСОБА_3, суд першої інстанції виходив з того, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком за свідоцтвом України НОМЕР_2 для таких самих та споріднених товарів і послуг, та він є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів.

Такого висновку суд дійшов, покладаючись на висновок експерта об'єктів інтелектуальної власності від 28.10.2015 р. № 85, відповідно до якого:

1. Відносно всіх товарів 09 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону знаку за свідоцтвом України НОМЕР_3, вказаний знак є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 09 класу МКТП.

Оцінюючи зазначений висновок, суд першої інстанції правильно вважав, що він складений відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі Правила), які розроблені відповідно до Закону та визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

На спростування висновку експерта ОСОБА_1 не надав належних та допустимих доказів. Його посилання на те, що суд першої інстанції вирішив питання про призначення експертизи за його відсутності у судовому засіданні, що позбавило його права ставити питання на вирішення експерта та призвело до неповноти висновків експерта є непереконливими з огляду на те, що в суді першої інстанції представник ОСОБА_1 не заявляв клопотання про призначення у справі додаткової експертизи у зв'язку з неповнотою висновку експерта, чи повторної експертизи у зв'язку з тим, що висновок експерта є необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи чи викликає сумніви в його правильності.

Статтею 303 ЦПК України визначені межі розгляду справи апеляційним судом.

За змістом частини 2 цієї статті, апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази неподання яких суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами, тобто зазначена норма визначає межі дослідження нових доказів судом апеляційної інстанції.

Оскільки представник ОСОБА_1 у суді першої інстанції не заявляв клопотань про призначення у справі додаткової чи повторної експертизи, і не заперечував, що судом йому роз'яснювалося таке право та ураховуючи, що подане ним клопотання про призначення повторної експертизи не містить переконливих доводів на підтвердження того, що висновок експерта є необґрунтованим і таким, що суперечить іншим матеріалам справи чи вимогам Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а грунтується лише на його оцінці висновку експерта, колегія суддів не убачає підстав для призначення у справі повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Посилання в апеляційній скарзі на не урахування судом першої інстанції того, що ОСОБА_1 з 2005 р. у виробництві акумуляторів почав використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», а тому він має право пріоритету на використання зазначеного позначення є безпідставним, оскільки з матеріалів справи убачається, що ОСОБА_3 подав заявку на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» 06.04.2006 р., тоді якОСОБА_1 подав заявку на реєстрацію комбінованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» 07.02.2014 р.

Надані ОСОБА_1 докази на підтвердження пріоритету використання ним позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема копії сертифікатів відповідності батарей акумуляторних свинцевих стартерних, а також копії договорів, дипломів, фінансових та інших документів, що видавалися, починаючи з 2005 р. самі по собі не свідчать про набуття зазначеним позначенням розрізняльної здатності, оскільки в матеріалах справи відсутні переконливі відомості як про кількість виготовлених та реалізованих виробів з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» до дати подання заявки ОСОБА_3, так і регіони їх розповсюдження.

Разом з тим, з наданих позивачами доказів убачається, що ТОВ «Торговий дім «ІСТА» є найбільшим в Україні виробником акумуляторів та акумуляторів електричних до транспортних засобів з 1995 р. Заводи ТОВ «Торговий дім «ІСТА» мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйона батарей. ТОВ «Торговий дім «ІСТА» отримав міжнародні сертифікати з екології виробництва ІSO 14001:2004 та менеджменту якості ІSO/ТS16949:2009. ТОВ «Торговий дім «ІСТА» має потужності виробляти батареї для легкого транспорту різних класів та типів, а також для сільськогосподарської техніки, постачає свою продукцію в країни Європи та Азії і постійно збільшує свої потужності та ринки збуту.

Що стосується доводів апеляційної скарги про неправильне покладення на ОСОБА_1 витрат ТОВ «Торговий дім «ІСТА» по оплаті судових витрат (судового збору та оплату експертизи об'єктів інтелектуальної власності, то вони також є безпідставними, оскільки суд здійснив розподіл зазначених витрат відповідно до положень ст.88 ЦПК України.

Ураховуючи наведене, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим. Доводи апеляційної скарги правильність висновків суду першої інстанції не спростовують, а тому вона не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313-315 ЦПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1відхилити, а рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28 грудня 2015 р. залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий: Судді: