УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ у складі:

Мазур Л.М., ЗакропивногоО.В., Писаної Т.О.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, за зустрічним позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5 до товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» про встановлення факту порушення прав та заборону вчиняти дії, за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» на рішення Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2016 року та касаційною скаргою ОСОБА_4 та ОСОБА_5, поданою представником ОСОБА_6, на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11 грудня 2015 року та рішення Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2016 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2014 року товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» (далі - ТОВ «Терра-Фуд») звернулось до суду з указаним позовом, у якому просило:

- визнати частково недійсним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 січня 2013 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 13 травня 2013 року № 339-Н про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1.» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03 квітня 2012 року, відносно товару 29 класу МКТП «масло»;

- визнати частково недійсними свідоцтва України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на знаки для товарів і послуг щодо товару 29 класу МКТП «масло» та обмеження такого товару 29 класу МКТП як «молочні продукти», виклавши його в такій редакції: «молочні продукти, крім масла»;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни та здійснити публікацію про такі зміни.

На обґрунтування позовних вимог ТОВ «Терра-Фуд» посилалось на те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для масла з масовою часткою від 72,5 % до 79,9 % перетворилось в загальновживане позначення, зокрема, використовується в ДСТУ 4399-2005 як вид продукції. Крім того, вказувало на відсутність розрізняльної здатності у словесних позначеннях, які зареєстровані за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, у зв'язку із чим просило позовні вимоги задовольнити.

У липні 2014 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулись до суду із зустрічним позовом, в якому з урахуванням уточнень від 30 жовтня 2015 року просили встановити факт порушення ТОВ «Терра-Фуд» в період з 22 листопада 2013 року до 29 жовтня 2015 року шляхом використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у складі словосполучення «масло солодковершкове ІНФОРМАЦІЯ_1» із шрифтовим виділенням цього слова, як мовний прийом, що призводить до введенням споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Люстдорф» (далі - ТОВ «Люстдорф»), якому ними були передані права на використання, як добре відомого знаку, так і знаків за свідоцтвами № № НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Зважаючи на вищевикладене просили заборонити ТОВ «Терра-Фуд» виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях для використання в зовнішньому оформленні продукції зі словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 11 грудня 2015 року позов ТОВ «Терра-Фуд» задоволено повністю.

Визнано частково недійсним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 січня 2013 року про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1.» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03 квітня 2012 року, а саме стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відповідні зміни щодо визнання рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 січня 2013 року про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1.» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03 квітня 2012року недійсним стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», шляхом викладення у бібліографічних даних знака «ІНФОРМАЦІЯ_1.» назви товару 29 класу МКТП «масло» в наступній редакції: «масло, за виключенням масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано свідоцтво України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1.» частково недійсним щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України № НОМЕР_4 частково недійсним щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1.» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_3 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «Терра-Фуд» вартість робіт за проведення судової експертизи в сумі 61 449 грн 60 коп.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

У задоволенні зустрічної позовної заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2016 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 задоволено частково, рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11 грудня 2015 року в частині: визнання недійсним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 січня 2013року та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні»; визнання свідоцтва України за № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг недійсним частково та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; про припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг частково та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі ТОВ «Терра-Фуд», посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення апеляційного суду в частині скасування рішення суду першої інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - ОСОБА_6, посилаючись на неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить повністю скасувати рішення суду першої інстанції та частково рішення апеляційного суду і ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні первинного позову та задовольнити позовні вимоги зустрічного позову.

Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційних скарг, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційні скарги підлягають відхиленню з таких підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до ч. 1 ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Задовольняючи первинні позовні вимоги, суд першої інстанції, врахувавши висновок експертів № 160/14 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11 вересня 2015 року, виходив з того, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, а саме масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %, що не відповідає умовам правової охорони на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_4, що передбачено абз. 2, 8 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та рішенню Апеляційної палати від 28 січня 2013 року щодо визнання знаку добре відомим; оскільки оспорюване позначення стало загальновживаним після подання відповідних заявок на знаки № № НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, суд першої інстанції дійшов висновку, що дія свідоцтв припинена на підставі ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції в частині припинення дії свідоцтв України на знак для товарів і послуг № № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 частково, апеляційний суд обґрунтовано погодився з висновком місцевого суду про наявність правових підстав для припинення дії оспорюваних свідоцтв України частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %», оскільки знаки для товарів і послуг за вказаними свідоцтвами складаються лише з позначень, що використовуються як назва для певного товару з характерними видовими ознаками та властивостями певного виду «масла коров'ячого» з визначеним складом жирності відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4399:2005, та яка використовується протягом тривалого часу з 2006 року і різними виробниками, тобто є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Разом з тим, враховуючи положення п. 4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до яких надання знаку статусу «добре відомий» надає йому такого захисту, який поширюється також на товари й послуги не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними і власником добре відомого знака, а інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням, апеляційний суд дійшов правильного висновку, що виключення з рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 січня 2013 року про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні частини товарів 29 класу МКТП «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» є таким, що порушує принципи правової охорони для добре відомих знаків для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у зв'язку з перетворенням знака в загальновживане позначення дія свідоцтва припиняється за рішенням суду, проте у даному випадку на час прийняття рішення Апеляційною палатою відповідне судове рішення відсутнє, а тому апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для визнання частково недійсним рішення Апеляційної палати, у зв'язку із чим відсутні підстави і для зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні».

При цьому знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 також є комбінованими, а тому не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновідомими як позначення товарів і послуг певного виду, а словесне позначення не є домінуючим, у зв'язку із чим апеляційний суд дійшов правильного висновку, що визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 та припинення дії свідоцтва № НОМЕР_1 суперечить вимогам п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відхиляючи доводи заявників щодо застосування строків позовної давності, суди попередніх інстанцій правильно вмотивували свої висновки тим, що перебіг строку позовної давності починається від дня, коли особа довідалася про порушення свого права, тобто від дня пред'явлення вимоги, яким в цьому випадку є день пред'явлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 позову до ТОВ «Терра-Фуд» про встановлення факту порушення з його боку прав інтелектуальної власності, а саме 13 травня 2014 року (а. с. 20 ,т. 1).

Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову суди попередніх інстанцій обґрунтовано виходили з того, що вказаним вище висновком судової експертизи встановлена нездатність позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» індивідуалізувати виробника товару при використанні його для маркування солодковершкового масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %, що виключає можливість введення споживачів в оману щодо особи виробника, оскільки позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» через його загальновживаний характер не спроможне викликати асоціації тільки з одним конкретним виробником.

Докази та обставини, на які посилаються заявники в касаційних скаргах, були предметом дослідження судами першої та апеляційної інстанцій та додаткового правового аналізу не потребують, оскільки при їх дослідженні та встановленні судами попередніх інстанцій були дотримані норми матеріального та процесуального права.

Доводи касаційних скарг не спростовують висновків суду першої інстанції в частині, яка не скасована апеляційним судом, та суду апеляційної інстанції, а зводяться до переоцінки доказів та незгоди заявників з висновками судів попередніх інстанцій щодо їх оцінки.

На підставі вищевикладеного та керуючись ч. 3 ст. 332 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» та касаційну скаргу ОСОБА_4, ОСОБА_5, подану представником ОСОБА_6 відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11 грудня 2015 року в частині, яка не скасована апеляційним судом, та рішення Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2016 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Колегія суддів: Л.М. Мазур

О.В. Закропивний

Т.О. Писана